" GRCTETAD P 1 SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de junio de 2019 Proceso: 302-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 613929-2015-DSD Expediente interno del Consultante: 00014-2017-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Cancelación por falta de uso marca figurativa Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 14-2017-S-5*4SECA-CSJLI-PJ de 02 de julio de 2018, recibido el día 5 del mismo mes y año vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 00014-2017-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto de 24 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno. “5 Demandante: NIKE INTERNATIONAL LTD. Proceso 302-1P-2018 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero Interesado: ELVIDIO ZEVALLOS MATOS B, ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la cancelación por falta de uso de la marca figurativa.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1, La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. L Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiose utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ollo durante los tres años conseculivos precedentes a la fecha en quo se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso do la marca también podlrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con baso on la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir do la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviesa registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando ol titular demuestre quo la falta de uso se dobió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. "Artículo 166.- Se entendorá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o sorvicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado hajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naluraleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cualos se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considorará usada una marca, cuando distinga oxclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. Ñ El uso de una marca en modo tal que dificra de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a A "DER detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación «del prosy Ugegistro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". 2 “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso do la marca correspondorá al titular del registro.

Ñ. ON a | NuRT Pl [( SECRETARIA ” || > DINA m og, 1.1. Ez: 1.3. Proceso 302-1P-2018 Procede la interpretación de artículo 165 y en cuanto a la petición de las siguientes normas, por ser materia controvertida, se interpretarán los artículos 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar el uso efectivo de la marca en el comercio y la carga de la prueba.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso, El uso efectivo de la marca La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. El uso de la marca de manera diferente a la registrada. La cancelación parcial Preguntas de la consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca figurativa, es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente? Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.3 El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones do auditoría que demuestren la rogularidad y la cantidad de la comorcialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros." De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 302-1P-2018 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.* El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:? a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra Proceso 302-1P-2018 persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación 2.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si el señor Elvidio Zevallos Matos no ha logrado acreditar el uso de la marca de productos figurativa, resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486. 2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 3.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde - siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3.

Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486% plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: e Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- aj “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos O E servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el - 1, mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo Sen cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cualos se ¿clúa su comercialización en ol mercado.

También se considerará usada una marca, cuando 5 3.4. Proceso 302-1P-2018 a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referisse— la norma cuando prescribe que debe distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según lo establecido en el párrafo antorior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma on que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se lendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente, Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional, Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo.

En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad, Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. Bienes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. P ' 6 Proceso 302-1P-2018 acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10,Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los l productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha.

E oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o pe 7 4 consumidores. rt Proceso 302-1P-2018 3.11.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca, 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13.Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.

Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 3.14. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o certificado de marca.

DE y ¿ Xx.. Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de ¿5 NYa naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o Pnseñas comerciales por causa de un terremoto. PA Proceso 302-1P-2018 Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana critica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 3.15, Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener 4.2. presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

El uso de la marca de manera diferente a la registrada. Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca figurativa no estaría siendo usada tal como fue registrada. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado: *El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”.9 AN Ver lnterpretación Prejudicial recaida en el Proceso 20-IP-2013 de 19 de junio de 2013.

(SAN | 9 Proceso 302-1P-2018 4.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica!0; y, 1 Sobre el particular, se debe tener en consideración que en el Proceso 310-1P-2016 de 3 de abril de 2017, el TJCA señaló lo siguiente: Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso, Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afocte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad.

Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serian irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serian sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: a) Si ol olemento relevante es el gráfico.

Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto, Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrian afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarian el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podria probarse el uso en el mercado.

Esto debe ser evaluado con gran cuidado. b) Si el clomento relevante es el denominativo, Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: i. Variación en la sílaba tónica: una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. il. Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaria una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. iii.

Variación en el orden do las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado, lv. Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habria una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: - — Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 10 44. 4.5. 4.6.

Proceso 302-1P-2018 b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Sila adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estariamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor, - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad, En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto marcario. - Analizar si la palabra es genérica, doscriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. - Analizar el grado de distintividad de la palabra toniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. 341 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 302-1P-2018 Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca figurativa en su conjunto. La cancelación parcial por no uso de la marca En el presente caso, se canceló parcialmente el registro de la marca figurativa, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) (o) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(-..J” (Resaltado agregado) Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual si acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

Y. a 12 5.5. 5:6. 6.1. 6.2. 6.3. JU Proceso 302-1P-2018 A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar, Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

Preguntas de la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los criterios a tenerse en cuenta para determinar que efectivamente se acredita el uso? Para contestar a esta pregunta la consultante deberá remitirse al Tema 3 del Apartado D de la presente interpretación prejudicial. ¿Qué relevancia tiene para el análisis la ubicación en el medio probatorio o modificación del signo analizado a fin de determinar el uso del mismo? ¿Qué se entiende por variación significativa del signo registrado? La Sala consultante deberá analizar el caso en concreto y verificar en base a lo desarrollado en el Tema 4, apartado D de esta providencia para dar respuesta a las dos interrogantes realizadas.

¿El nombre comercial en sí puede estar conformado o incluir elementos figurativos en su determinación como tal? El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los «consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante 13 Proceso 302-1P-2018 el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. En efecto, un nombre comercial puede estar compuesto por letras, palabras, gráficos, elementos figurativos, ya que puede ser denominativo, mixto o incluso figurativo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 00014-2017-01801-JR-CA- 26 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ll. 2 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO OS Ñ N A á ( Hernán go. Romero Zambrano” Hugd Ramiro Gómez Apac TRADO MAGISTRA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 14 Proceso 302-1P-2018 Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguílar Feijoó PRESIDEN SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15