(EN E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS El Oficio No. 2742 del 12 de julio de 2018, recibido vía correo electrónico el 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 364-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 09-39624 110010324000201500228 00 Acción de cancelación por notoriedad de la marca BLER (mixta) en contra de la marca BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta) Hernán Rodrigo Romero Zambrano 110010324000201500228 00; y, El Auto del 11 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Jn PE sy YS: ON yQ SON % e | a) | [E SECRETARIA ” || Behr Process Corporation Proceso 364-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero Interesado: Pintubler de Colombia S.A ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: Si la marca BLER (mixta) tendría la calidad de notoriamente conocida.

Si corresponde o no la cancelación de la marca BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta), por presuntamente contener una marca notoriamente conocida. Si las palabras PREMIUM PLUS ULTRA, son genéricas, descriptivas y de uso común para los productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, cuya interpretación procede por ser pertinente.

De oficio se procederán a interpretar los Artículos 170, 224, 228 y 230 de la Decisión 486?, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos. Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Articulo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancolación previstas en el articulo 165 y 169, on caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional compotente cancelará el registro do una marca, a potición del titular legítimo, cuando esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legistación vigente, al momento de solicitar el registro” Docisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 170.- Rocibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valor los alegatos y las pruebas que ostime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere oste artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partos, mediante rosolución.* "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinonte, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Sn Proceso 364-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. Cancelación por notoriedad de una marca. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, so tomará en considoración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferías, exposiciones u olros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que so aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la emprosa titular en lo que respecta al signo cuya 10) ) y) k) notoriedad so alega; tanto en el plano internacionatcomo-en el del-País Miembro en-el que-———— se protende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como aclivo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado lerritorio; la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almaconamiento por el titular del signo en el País Miembro en que so busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigQedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en ol extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores portinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales do distribución o comercialización del tipo de praductos o servicios a los que se aplique; o, €) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que soa conocido dentro de cualquiera de los sectoros referidos en los literalos anteriores.” O | Proceso 364-1P-2018 E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 1.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca BLER (mixta) tendría la calidad de notoriamente conocido y en virtud a ello se solicitó la cancelación de la marca BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición 1.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 1.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 14.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinentes, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. e) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. > El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 'l ed o [E SECRETARIA Proceso 364-1P-2018 La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 41.5.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique*.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda. es conocida más allá del sector pertinente*. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La -marca-renombrada, por-su- parte, no se encuentra regulada por_la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese pais miembro*.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, 4 Artículo 230 de la Decisión 486. 5 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

E Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pals miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. Q 1d NS / 151] p< IS (y SECRETARIA > $ Proceso 364-1P-2018 similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba?. La marca notoria extracomunitaria? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo!0, Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 1.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la-ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de _ conformidad con lo siguiente: 1.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación,, La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), as! como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). 9 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pals de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486., No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. 1. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pals de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. [E SECRETARIA > ES </ 17 Proceso 364-1P-2018 traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos-o- servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer si estaria incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de corresponder.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

LA DE y PA We ars Proceso 364-1P-2018 b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

D la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O -almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; Jj) los aspectos del comercio internacional; o, K) laexistencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 1.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 1.11, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”, DE Sobre esto se puedo ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. SEL 9 “N CN 8 RETARIA > 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 364-1P-2018 Cancelación por notoriedad de una marca - Pintubler de Colombia S.A presentó acción de cancelación en contra de la marca BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta) con fundamento en la notoriedad de su marca BLER (mixta), debido a lo cual se analizará este tema.

Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486. “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido, b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido En consideración a que en el proceso Pintubler de Colombia S.A afirma que su marca BLER (mixta) era notoria para productos de la Clase 02 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta) para la misma clase, que es confundible con su marca, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto.

Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando > Ne parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. i Proceso 364-1P-2018 2.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto, 2.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.7.4 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante*?. 2.8, Igualmente, al proceder-a-cotejarlos-signos-en conflicto, -se-—deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 2.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 28.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1 Ibidem. La Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples o providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de => DE => octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 pr Y (¿98 mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009.

MO - IN y Sr A lN= SECRETARIA > | XI)!: Ñ Na, O ES 10 Proceso 364-1P-2018 28.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. 2.8.5.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 29.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 2.10.De acuerdo con el Artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. 2.11.

A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte. 2.12. En el caso en análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca BLER (mixta) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta). c) Quea la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro 2.13.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. pi DE SUS Ñ 11 A Proceso 364-1P-2018 Prueba 2.14.A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. 2.15.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. a S No o k > titular de la marca BLER (mixta) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que fue notoria a la fecha en que se solicitó el registro del signo BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta). Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso la demandante argumentó que PREMIUM PLUS ULTRA son descriptivas, genéricas y de uso común por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, ol destino, ol valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(35)? Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas 12 3.5. 3.6.

ETE 3.8. 3.9. Proceso 364-1P-2018 características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 14 Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 0 Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.1$ La expresión genérica puede identificarse: cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. *6 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. '” De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.

Ibidem. Ibidem. 13 3.10. 3.11. 3.12. Proceso 364-1P-2018 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (-J" Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. $ No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el -grado de distintividad de-los-signos-en conflicto. == En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 110010324000201500228 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2018. jodo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 Proceso 364-1P-2018 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 'omero Zambrano Hugo'Ramiro Gómez Apac IGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. p HugoiRamiro Gómez Apac Luis Felipe A Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su' publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15