TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2019 Proceso: 325-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante; Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 95-23869 Expediente interno del Consultante: 11001032400020020030001 Referencia: Patente "3-[4-(2-AMINOETOX!)-BENZOIL]- 2-ARIL-6-HIDROXIBENZO[b]TIOFENO CRISTALINO” Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 2606 del 09 de julio de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020020030001, y;

El Auto de 1 de julio de 2019 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A, ANTECEDENTES pe PE YU an Y o y “Partes en el proceso interno QA N ay ARI /DEmandantes: PROCAPS S.A. = S SEC Proceso 325-1P-2018 GYNOPHARM S.A. (AHORA LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.) Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: ELI LILLY AND COMPANY Y/O ELI LILLY INTERAMERICA INC. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la patente *3-[4-(2-AMINOETOXI)-BENZOIL]-2-ARIL-6- HIDROXIBENZO[b]TIOFENO CRISTALINO” solicitada por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, cumple con los requisitos de patentabilidad, en específico con los requisitos de nivel inventivo y novedad.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?, los cuales se interpretarán por ser pertinentes. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. Novedad. El nivel inventivo y el estado de la técnica.

SIS y Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - "Articulo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, terigan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." “Artículo 2. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El ostado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de nn la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, L JE yr fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de a Pp" Y $ Patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” a Ñ - CN “Artículo 4.- Se considerará que una invención fiene nivel inventivo, si para una persona del oficio ¿ET Ar nomiálmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” 2 | 1] ' m 0 JJ 12. 1.3, 1.4.

Proceso 325-1P-2018 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, la Superintendencia de Industrias y Comercio consideró que la patente de invención "3-[4-(2.-AMINOETOX!)-BENZOIL]- 2-ARIL-6-HIDROXIBENZO[b]TIOFENO solicitada a registro por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 1 de la Decisión 344, que establece: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de U Ñ a Y == actividad productiva o de servicios.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en ol T ES > / / > ly La novedad de la invención, - Es el atributo que toda solicitud de invención debe posoor, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivol mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo, - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estada de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el rosultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este ordon de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trale, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la matería para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial. - Significa que un inventa pueda ser producido o utilizado en cualquier hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando neficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las iHyenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 72 po).

Proceso 325-1P-2018 obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2. Lanovedad 2.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 2 de la Decisión 344 dispone que: “Artículo 2.

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” 2.2.

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. 2.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”. 2.4. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace === irreversible.

Sm 0) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la Proceso 325-1P-2018 invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”*.

(negritas fuera de texto). 2.5. Según lo establecido en la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida*. 2.6.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento". 2.7. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 2 de la Decisión 344. 2.8. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención?, 2.9.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-1P-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). 5 Proceso 9-1P-2014. y BE Jo;

Ibidem, o” 7 BA VADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002, > neterencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 14 al, Il sECcRET ARÍA Ppoibso 9-1P-2014. Proceso 325-1P-2018 3. El nivel inventivo y el estado de la técnica 3.1. En el presente caso, la patente solicitada "3-[4-(2-AMINOETOXI!)- BENZOIL]-2-ARIL-6-HIDROXIBENZO[b]TIOFENO CRISTALINO” fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 3.2.

En relación con el requisito de nivel inventivo, el Artículo 4 de la Decisión 344 establece lo siguiente: “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 3.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 3.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.? 3.5.

A efectos de examinar el nivel inventivo, este se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por el solicitante de la patente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020020030001, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo _—— dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la OE S£omunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su o. > AN! AN Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 14 1-1P-2015 del 20 de julio de 2015. [[E SECRETARES Proceso 325-1P-2018 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 2. Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 1 | l Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGISTRADO +, De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ne. miro Gómez Apac Luis po Feijoó ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 325-1P-2018 |