TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 31 de julio de 2019 Proceso: 528-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de Origen: 00-077925 Expediente interno del Consultante: 11001032400020080002100 Referencia: Patente “INDOLINONAS SUSTITUIDAS EN POSICIÓN 6, Y SU PREPARACIÓN” Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N” 4149 del 18 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo dia, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020080002100, y;

El Auto de 1 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: BOEHRINGER INGELHEIN PHARMA GMBH 8 CO. KG. q ruananas: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y AL ZA DES SS COMERCIO - SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Proceso 528-IP-2018 B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Sila solicitud de patente de invención denominada “INDOLINONAS SUSTITUIDAS EN POSICIÓN 6, Y SU PREPARACIÓN” solicitada por BOEHRINGER INGELHEIN PHARMA GMBH £ CO. KG. cumple con el requisito del nivel inventivo. 2. Sila SIC cumplió o no con lo regulado en el Artículo 45 de la Comisión de Comunidad Andina al presuntamente no haber realizado un segundo examen de patentabilidad sobre el segundo pliego de reivindicaciones presentado por BOEHRINGER INGELHEIN PHARMA GMBH 8 CO.

KG. 3. Si la patente de invención denominada “INDOLINONAS SUSTITUIDAS EN POSICIÓN 6, Y SU PREPARACIÓN” solicitada por BOEHRINGER INGELHEIN PHARMA GMBH 8, CO. KG. cumplió con el requisito de claridad y concisión según lo regulado en el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales serán interpretados por ser procedentes.

De oficio se llevará a cabo interpretación del Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de tratar el tema de requisito de claridad y concisión de la patente. J Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 18.- So considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiento, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese dorivado de manera evidente «del estado de la técnica.” “Artículo 45.- Si la oficina nacional compotente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabitidad, podrá nofificar al solicitante dos o más veces conformo al párrafo precedonta, Si ol solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a posar do la respuesta —— subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente" BL O Degisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina. - e) NS Y) V3 AP ON.- Las reivindicaciones definirán la matería que se desea proteger mediante Ja patente.

E > il Deben ser laras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. SECRET > | ARIA IN a p) 2 We 7 /), =>// Proceso 528-1P-2018 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nivel inventivo y el estado de la técnica. Notificación de informes técnicos. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. San => E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

El nivel inventivo y el estado de la técnica 1.1. En el presente caso, la patente de invención “INDOLINONAS SUSTITUIDAS EN POSICIÓN 6, Y SU PREPARACIÓN” solicitada a registro por BOEHRINGER INGELHEIN PHARMA GMBH 8. CO. KG. fue denegada porque no habria cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 1.2.

En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubicso derivado de manera evidente del estado de la tócnica.” 1.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 3 Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea protogor sin referencia a olra reivindicación anterior. Una roivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea protegor 2 efíióndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se rofiera a dos o más Í, pL DE indicaciones antoriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple." fo 3 Dee referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio >) Op de 2015), - Ol Proceso 528-1P-2018 1.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios*: 1.6. a) b) d) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (1) (ii) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad rial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, ción Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en -pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). Proceso 528-1P-2018 Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaria que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

“( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona vorsada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica liene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debo buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )”.* - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ”.S VES A, De modo ferencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio e Y de20t5aN (E SECRETARIA ?|| A a Proceso 528-1P-2018 - ” Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado, Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.7 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: + ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2. Notificación de informes técnicos 2.1.

Teniendo en cuenta lo señalado en el presente proceso por el demandante sobre la no realización de un segundo examen de patentabilidad luego de haber presentado un nuevo capítulo reivindicatorio, resulta pertinente desarrollar el presente tema. 2.2. A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los Artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación: 2.3.

El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46%. Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces "Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del Artículo 45).

Ibidem El Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debo notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del e, Principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que 1074 “siempre que se pidan informes en el marco del Articulo 46 se debe dar traslado al solicitanto.

FA Proceso 528-1P-2018 2.4. El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 2.5. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. 2.6. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes. 2.7.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes. 2.8. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.

De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. 2.9. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.

PE AS a TS. SE. ¿ab 2.40,En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un > NS y e técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas K y - ya AE. Y” reilinidicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el SECRETARIA 5) R Proceso 528-1P-2018 procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico. 3.

Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión 3.1. En el presente proceso, la SIC señalo que las reivindicaciones de la solicitud del privilegio de la patente no cumplen con el requisito de claridad conforme al Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal virtud es pertinente analizar este tema. 3.2.

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.* 3.3. Debemos entender a las reivindicaciones como las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. 3.4. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto “( Jdeben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”.*0 3.5, Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección "absoluta", es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( )', en cambio, “ ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la oe pago 284-1P-2015 de 26 de agosto de 2016 y 187-IP-2016 de 24 de abril de 2017 AL o Ya 5% MN Alicia. "DERECHO DE PATENTES”. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Proceso 528-1P-2018 protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de “protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.** 3.6.

La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que 'definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.*? 3.7.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 3.8. Enel caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarian cumpliendo con el requisito de claridad. 3.9.

Enrelación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, establece: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30), para que: 1.

Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de palentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigiiedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara roivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas", 3.10, Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que "SALVADOR, Jovani, Carmen. “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE", Editorial Tirant lo A DA Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. E Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología, Genoma, España E Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004.

Pág. 48. Proceso 528-1P-2018 se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020080002100, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. YU R mero Zambrano CA “ergara Quintero Hern MAGISTRADO MAGISTRADO Hugo'Ramiro Gómez Apac MAGISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | Easy 1 Sn Hugo Ramiro Gómez MM Luis Felipe de Feijoó SECRETARIO RESIDENTE E | | Notifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación ul lal a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación Y S en la A Oficial del Acuerdo de Cartagena. / E | Proceso 528-1P-2018 — | ' SECRETARIA >] (q) O Qu? ES) 10 X 5% <PAD P ¡atte