PROCESO 560-IP-2018 — Comunidad Andina

ll il M = SECRETARIA > | NN (E Usa) SAEZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 560-IP-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 13-230559 11001032400020150048500 Signos involucrados |DEPUY SYNTHES (denominativo) / SYNTHESIS (denominativo), MEBASYN SYNTHESIS (denominativo), MUCOLID SYNTHESIS (denominativo), OMEPRAX SYNTHESIS (denominativo), PULMATROPINE SYNTHESIS (denominativo), SYNTHESIS LABORATORIOS (mixto), CIPROSYN SYNTHESIS (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 3893 del 9 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 135 Literales a) y b) y 136 Literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*11001032400020150048500, y; uto de 5 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la a an Opr Interpretación Prejudicial. se S og —*.

A Z) / 2 oy /) Proceso 560-1P-2018 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: DEPUY SYNTHES INC. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: Si el signo DEPUY SYNTHES (denominativo) solicitado por DEPUY SYNTHES INC., para identificar productos comprendidos en las Clases 5, 10 y 16 y servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible con las marcas SYNTHESIS (denominativa), MEBASYN SYNTHESIS (denominativa), MUCOLID SYNTHESIS (denominativa), OMEPRAX SYNTHESIS (denominativa), PULMATROPINE SYNTHESIS (denominativa), SYNTHESIS LABORATORIOS (mixta) y CIPROSYN SYNTHESIS (mixta), registradas a favor de LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S., para distinguir productos de la Clase 5 de la mencionada Clasificación Internacional de Niza.

Si el signo DEPUY SYNTHES (denominativo) es evocativo respecto de los productos comprendidos en las Clases 5, 10 y 16 y servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. Si el signo DEPUY SYNTHES (denominativo) es un signo de fantasía respecto de los productos comprendidos en las Clases 5, 10 y 16 y servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si el signo DEPUY SYNTHES (denominativo) es un signo derivado de las marcas SYNTHES previamente registradas por DEPUT SYNTHES INC. El análisis del signo solicitado DEPUY SYNTHES (denominativo) al estar conformado por denominaciones en inglés. Establecer si existe conexión entre los productos y servicios identificados por los signos analizados.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Proceso 560-IP-2018 la Comunidad Andina. Únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f) del Artículo 136 de la Decisión mencionada! por ser pertinentes. No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales a) y b) debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de analizar la conexión entre productos y servicios existentes en los signos analizados.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Marcas evocativas. Marcas de fantasía. Marca derivada. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. PISTAS y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercoro, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o sorvicios respecto de los cualos el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(iii) )) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; EF ? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, — “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros ulilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro do las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza dol 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. -——Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud á 5 1 "Hadisimilitudes los productos o servicios indicados expresamente." p A EA 9 a > pp 1 SECRETARIA Proceso 560-1P-2018 E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DEPUY SYNTHES (denominativo) y las marcas SYNTHESIS (denominativa), MEBASYN —SYNTHESIS — (denominativa), MUCOLID SYNTHESIS (denominativa), OMEPRAX SYNTHESIS (denominativa), PULMATROPINE SYNTHESIS (denominativa), SYNTHESIS LABORATORIOS (mixta) y CIPROSYN SYNTHESIS (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J” 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. ae LL SON > Ye Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de il 9 na y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. lO > | 5 | [F SECRETARIA * | IM qx] No ES y, le Sn Ibidem Proceso 560-1P-2018 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:! a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4, Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) b) z - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica, En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. DE q. Y Ss + 16 ) E SECRETARIA > Proceso 560-1P-2018 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:S (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas, (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Las DE y S.., Ys ll q B Ver inte tación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. [E SECRETARIA ” || xq | », E 6 Proceso 560-IP-2018 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado DEPUY SYNTHES (denominativo) y las marcas SYNTHESIS (denominativa) MEBASYN —SYNTHESIS (denominativa) MUCOLID SYNTHESIS (denominativa) OMEPRAX SYNTHESIS (denominativa) PULMATROPINE SYNTHESIS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto, Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden ¡e Se 5 [(= SECRETARIA ? | q) > 7 2 O // Proceso 560-IP-2018 salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica..

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que uno de los signos ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1D REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramalicales; p. ej, sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis.* Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCy16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). A! REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *1. m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos >Morfemas: mujer y -es. “23m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. oj., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. a) Bo R Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos conliene dos morfemas: ? 2 p la, primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de Y noviembre de 2018).

V [[F SECRETARIA e) Proceso 560-1P-2018 2.5 En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capitulos precedentes. | 2.6 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado DEPUY SYNTHES (denominativo) y las marcas SYNTHESIS (denominativa) MEBASYN SYNTHESIS (denominativa) MUCOLID SYNTHESIS (denominativa) OMEPRAX SYNTHESIS (denominativa) PULMATROPINE SYNTHESIS (denominativa). 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado DEPUY SYNTHES (denominativo) y las marcas SYNTHESIS LABORATORIOS (mixta) CIPROSYN SYNTHESIS (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*? 3.2.

Estos elementos, alíser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. '? 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan a Vel terpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio A 4 13: Ver Iintérpietación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013, [+ SECRETARIA Mí Proceso 560-1P-2018 causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. ** 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial**, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos!? consagradas en el párrafo 2.3 del Tema 2 de la presente Interpretación Prejudicial. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado DEPUY SYNTHES (denominativo) y las marcas SYNTHESIS LABORATORIOS (mixta) CIPROSYN SYNTHESIS (mixta) 4.

Marcas evocativas 4.1. Como en el proceso interno, la demandada adujo que el signo DEPUY SYNTHES (denominativo) es un signo evocativo, resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo””. 4.2.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algún grado se 14 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Mar Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015. S poli DE VE glegrtación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016. y De rod rn, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. " SECRETARIA >) 10 4.3. 4.4. 5.1. 5.2, 5.3. 5.4. Proceso 560-1P-2018 asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. ** Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. *? En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo DEPUY SYNTHES (denominativo) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Marcas de fantasía La demandada sostiene que las marcas en conflicto son de fantasía, con relación a los productos de las Clases 5, 10, 16 y servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.? Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. Marca derivada Dado que se alega que el signo DEPUY SYNTHES (denominativo) es un signo derivado de las marcas SYNTHES previamente registradas por DEPUT SYNTHES INC., corresponde abordar este tema.?! Ibidem.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derlvadas. La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha reas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.

La derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada 11 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Proceso 560-1P-2018 La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.?2 En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria? Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.?* Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 2 primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos.

No constituiria una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007. Al respecto, ver los procesos 59-1P-2012, 90-1P-2012, 198-1P-2013, 12-1P-2014, 156-1P-2015, 431-1P- 2015 y 439-1P-2015. referencial, ver Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. jas, Carlos.

Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 12 Proceso 560-1P-2018 Le Signos conformados por palabras en idioma extranjero 7.1. En atención a que el signo solicitado DEPUY SYNTHES (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 7.2.

Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 7.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 7.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 7.5.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 7.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 7.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la sificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 13 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Proceso 560-1P-2018 Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza Se alegó que existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.26 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?? Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 's de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud jlitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 14 b) Proceso 560-1P-2018 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filttantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 8.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, 8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios ertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque ertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de 15 Proceso 560-1P-2018 Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. 7 Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 8.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020150048500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. > -—£ecilia Luisa Ayllón Quinteros _Kúis Rafael Vergara Quintero cr PE SY HMAGISTRADA a MAGISTRADO a S SN 16 Proceso 560-1P-2018 Hernán Rod igo-Rómero Zambrano Hugo'Ramiro Gómez Apac ¡[AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | W | l | AS a F Hugo Ramiro Gómez Apa Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE -—— SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 560-IP-2018 | 17