(EN (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2018 Proceso: 17-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente de origen: 70147-96 Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2893 Referencia: Signo involucrado: DISEÑO (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 0052-2018-S-TDCA-DMO-AS* del 8 de enero de 2018, recibido físicamente el 10 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 89 y 135 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso N* 17811-2013-2893 y, El Auto de 7 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. ' Xavier Rosales Kuri apoderado especial de la COMPAÑÍA OFFSETEC S.A., mediante oficio solicitó al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1, resolver la causa atendiendo al siguiente -——- £uestionamiento: “¿Puede la autoridad en mención, modificar las características y el contenido del signo E ¡concedido en dicha resolución, al emitir el título de registro? (Art. 89 de la Decisión 344 de la Comisión 3 de 'Aquerdo de Cartagena)".

No obstante, la anterior inquietud no fue acogida por la autoridad nacional a. “orispll te en la solicitud de Interpretación Prejudicial, razón por la cual el Tribunal de Justicia de la 0 Comaúnid ad Andina no realizará ningún análisis al respecto. e = UI Proceso 17-1P-2018 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: COMPAÑÍA OFFSETEC S.A. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR ( PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 4.

Si la autoridad nacional competente puede modificar de oficio las características y contenidos del signo DISEÑO (mixto) solicitado por la COMPAÑÍA OFFSETEC S.A. 2. Si la denominación PÁGINAS BLANCAS es un término descriptivo respecto de los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 89 y 135 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Únicamente se interpretará el Artículo 89 de la Decisión 344? de la Comisión anteriormente mencionada por ser pertinente, No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que no es objeto de controversia el examen realizado por la autoridad competente respecto a una denominación de origen. 2 U. S Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, - 0, "Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente conrrelación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios PAR] Aphihcipalmente especificados.” HA mn TE 02] X Proceso 17-1P-2018 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 82 Literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena? para tratar el tema de marcas conformadas por denominaciones descriptivas.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. La modificación de la solicitud de registro de marca. 2. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La modificación de la solicitud de registro de marca. 4.1. La demandante argumentó que el Director Nacional de Propiedad Industrial modificó las características y el contenido del signo DISEÑO ( (mixto).

Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad. 41.2. El Articulo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el peticionario de un registro de marca podrá llevar a cabo la modificación de su solicitud inicial con relación a aspectos secundarios o realizar la limitación de los productos O servicios indicados en la petición inicial. 1.3.

Por otra parte, la Oficina Nacional Competente puede solicitar al peticionario la modificación de su solicitud siguiendo el procedimiento señalado en el Artículo 91 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no siendo procedente la modificación de oficio por parte de mencionada oficina. 4.4. De lo anterior surge una pregunta: ¿qué son los aspectos secundarios O accesorios? Una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y A =Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d,.

Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda serviren el comercio para designar Qui gn describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la ópoca ñ de firoducción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios E SECRETARIA pad los cuales ha de usarse. 6 3) ( O 8 - A DY Proceso 17-1P-2018 determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.* 4.5.

Los aspectos accesorios O secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas O mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino ta continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.* 4.6. Teniendo en cuenta lo anterior la Autoridad Nacional Competente debe dar aplicación a lo regulado en el Artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena conforme a los criterios señalados en el presente acápite. 2.

Marcas conformadas por denominaciones descriptivas 2.1. En el presente caso, se ha señalado que el signo DISEÑO (mixto) contiene términos descriptivos respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 2.2, Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos O conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan identificar.S 2.3.

El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )” Proceso 104-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1015, de 27 de noviembre de 2003. es De' modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. SECRETARIA > || Proceso 17-1P-2018 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos O figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 2.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en coníflicto.? 26.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2893, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo. dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Ss D 'n do referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. of * AR ¡De inodo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. p* Proceso 17-1P-2018 p Su y | A Herná: (Romero Zambrano Hugo' Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO "MAGISTR De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario | be y) vit Luis Felipe Aguilar Feijoó Hugo Ramiro Gómez Apa “PRESIDENTE SECRETARIO ) Notifíquese al Tribunal Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 17-1P-2018 — | 2 O [[E SECRETARIA >|