TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de septiembre de 2019 Proceso: 468-IP-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente de Origen: 640995-2015/DSD Expediente interno del Consultante: 5934-2017-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados JD JENNY DUARTE (mixto) / JD KIDS (denominativo) e INV, JENNY (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 5934-2017-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 21 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 5934-2017-0-1801-JR-CA-25, y;
El Auto de 8 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES FS / e ll SEC Demandante: JENNY SORAYA DUARTE SUAREZ Partes en el Proceso Interno Proceso 4681P-2018 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si el signo JD JENNY DUARTE (mixto) solicitado por JENNY SORAYA DUARTE SUÁREZ para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible con las marcas JD KIDS (denominativa) e INV. JENNY (mixta) registradas para amparar productos comprendidos en las Clases 25 de la citada clasificación. 2.
La relevancia de que el signo JD JENNY DUARTE (mixto) este compuesto por el nombre de la solicitante. 3. Si el signo solicitado JD JENNY DUARTE (mixto) es notoriamente conocido aun sin estar registrado como marca. 4. Si existe conexión entre los productos amparados por los signos analizados. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! los cuales se interpretarán, limitando la interpretación del Artículo 229 al Literal a), por ser pertinentes.
Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina. - *Artículo 136.- No podrán registrarse. como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
() “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de ET Miembro; pi y b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera dosuiquor pis ( Miembro; 1/2 Y c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fu ado cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposicionés.u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique: WE DD AAN Proceso 468-1P-2018 No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los demás literales del Artículo 229 de la Decisión 48 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia la negación de la calidad de notorio de un signo cuando no haya sido usado para distinguir productos, servicios, actividades o establecimientos en el País Miembro o no sea notoriamente conocido en el extranjero.
De oficio se interpretarán los Artículos 151, 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para analizar los temas de Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza y la marca notoria. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a Un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
(.)" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, — "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arregio de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes, Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como talen cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del Mipo de productos o servicios a los que se aplique; o, e) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de ostablaciminto, Actividad, " productos o servicios a los que se aplique.
E) Q> 2D Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dénto de cague de los sectoros referidos en los literales anteriores.” [ | EF arrcrr NIUE 1 / 7. 11. 1.2: 1.3. Proceso 468-1P-2018 Respuestas a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo JD JENNY DUARTE (mixto) y las marcas JD KIDS (denominativa) e INV. JENNY (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”: a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de gone ció de Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de rea 19 de mayo de 2018, 4866-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, Ñ 1.4. Proceso 468-1P-2018 confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser”: a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas”: a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. un Ibidem.
Ibidem. Proceso 468-1P-2018 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir a die de confusión y/o de asociación. 4 1.6. 2.2. 2.3, Proceso 468-1P-2018 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto, En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo JD JENNY DUARTE (mixto) con la marca INV. JENNY (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos, ? Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:? a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'? Como ejemplo tenemos el 40 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016.
Ibidem. 8 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2018. ES REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexgma: ¿1,.m. Ling, Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gremalicales; Ib. ej"Sol,-o que, Proceso 468-1P-2018 lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Siresultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:!? 31 12 poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enlerráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018), REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas; mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3, m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.* Disponible en: hitp-//dle.rae es/?%id=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018).
Y S «A En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recoja siguientes definiciones: /2 Q Q> El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien 2.4. 2:5: Proceso 468-1P-2018 (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*? c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.!** Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. $ Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. *$ an 44 Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 4 136 Jemio? de 2016, MS 0» Ú Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ibidem 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 468-1P-2018 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado JD JENNY DUARTE (mixto) con la marca JD KIDS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto, Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1$ Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (uma o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso, !* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 18 w Ver Interpretaciones Prejudiciales $29-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-19-2015.d6 10: de junto. de 2016. es Ja Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013. / lar > Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, li 3.6. 4.1. 4,2. 4.3, Proceso 468-1P-2018 a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos?! consagradas en el párrafo 2.3 del Tema 2 de la presente Interpretación Prejudicial.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado JD JENNY DUARTE (mixto) y la marca JD KIDS (denominativa).
Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios En el caso concreto, el signo JD JENNY DUARTE (mixto) está compuesto por el nombre y apellido de la solicitante JENNY SORAYA DUARTE SUÁREZ, siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos?: 4.2.1.
Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Los nombres comunes pueden ser distintivos y en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 21 Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios «; perfectamente aplicables a los nombres comerciales.
Ver la Interpretación $ octubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-1P-2014. | 4.4, 5.1. 5,2. Proceso 468-1P-2018 4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2.
Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3, Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.
Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.
Un ejemplo de un nombre común de "uso común” es “Claudia”. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común, Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presenté en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.
Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado JD JENNY DUARTE (mixto) es notoriamente conocido pese a no estar registrado como marca, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 2 Sobre esto se puede ver: hitto//www.wipo int/smeles/fag/tm fags q4.htmi. oxcamtro consultado as 11 de marzo de 2016. 5.3, 5.4. 5.5.
Proceso 468-1P-2018 En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente? b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?*, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?. 2 El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. e) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Articulo 230 de la Decisión 486. A La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.y/é Conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de Segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni/domercializan el Y producto o servicio identificado por la marca renombrada- ll h ape Proceso 468-1P-2013 La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoría en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro”.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio”, Y es que los "hechos notorios' se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba?.
La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?!. 8 a Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).
En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por ta autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486, No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.
La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo, Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un pals miembro de la Comunidad Ar E ina, ya:que el a pl 14 5.6.
Proceso 468-1P-2018 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.6.1, En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. E O» examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad, deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el fégistro, de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territario comunitarios andino: 5.7, 5.8. 5.9, Proceso 468-1P-2018 Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, Kk) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal intemes -de conformidad con el principio de complemento indispensable., 1 DE y LA de» Y (S 5.10.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un Signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatusisi sutitular no ¡7 Y 5.11, Proceso 468-1P-2018 realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?, La notoriedad del signo solicitado a registro* De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 5.12. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 5.13.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 5.14, En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. yO Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio ofi 0 El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial mi en nó R599s9, 24-1P-2015 publicada en la Gaceta Oficial No. 2712 del 18 de abril del 2016, || Proceso 468-IP-2018 5.15.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la 6.2. 6.3. 6.4. marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.9 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.35 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arregío de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no dteminaáóla teniid nia disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente, (Subrayado agregada) Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de a 18 b) Proceso 468-1P-2018 servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentíifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza, La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cual alguiera. de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los producto / de la Clasificación Internacional de Niza | Proceso 468-1P-2018 La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 7.
Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. pan 714.
Td: Proceso 468-1P-2018 “¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 4867”, en lo referido a: 7.1.1. ¿Qué Criterios se debe tener en el análisis de riesgo de confusión, referido a si dos productos pertenecen o no a un mismo género o tipo? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.1.2.
¿Cómo influye el tipo de consumidor al cual va dirigido el producto o servicio en el análisis de riesgo de confusión? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 numeral 1.4 Literal d) del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.1.3. Análisis del empleo del nombre propio de una persona como marca Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
¿Cómo debe interpretarse los Artículos 228 y 229 de la Decisión 4867, en lo referido a: 7.2.1. ¿Es posible analizar la condición de notoriedad de una marca sustentada por su amplio uso en el mercado pero que no se encuentra inscrita en el registro de marcas? De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero, razón por la cual es posible analizar la condición de notoriedad de una marca sustentada por su amplio uso en el mercado pero que no se encuentra inscrita en el registro de marcas 7.2.2.
¿Se puede hablar de notoriedad cuando el signo distintivo que alega esta condición no se encuentra registrado? De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero, razón por la cual se puede hablar de notoriedad cuando: el ¡signo distintivo que alega esta condición no se encuentra registrado, 21 Proceso 468-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 5934-2017-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. fael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán Ródrigo Romero Zambrano Hugo¡Ramiro Gómez Apac STRADO MAGISTI De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe A PRESIDENTE (e) SECRE A haha ar Fefjoó RIO Coi se a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su piiblca ia ( en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 468-1P-2018 |