TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de septiembre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 549-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 09-071037 11001032400020140000300 Signo involucrado SUPER CLEAN (mixto) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N” 3908 del 09 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020140000300; y, El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: andada: Productos Químicos Panamericanos S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Proceso 549-1P-2018 Terceros Interesados: Superclean Brands, Inc. Fabiola del Socorro Gaviria Garcés Azul K S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Siel signo SUPER CLEAN (mixto) el cual pretende distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Superclean Brands, Inc., posee o no distintividad intrínseca. 2. La relevancia de la conformación de signos en idioma extranjero, en vista de que el signo solicitado a registro está integrado por la expresión SUPER CLEAN, que significa "SUPER LIMPIEZA” o "LIMPIEZA SUPERIOR”. 3.
Si las palabras que conforman el signo SUPER CLEAN (mixto), serían expresiones evocativas respecto a los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Si las palabras SUPER y CLEAN son consideradas denominaciones descriptivas y de uso común para los productos comprendidos en la Clase 3 de la referida clasificación internacional, C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', el cual se interpretará por ser pertinente.
Ñ Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) b) carozcan de distintividad; dic: SA E DES consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para a Y Ly Sudescribir la calidad, fa cantidad, el destino, el valor, la procedencia goográfica, la época de AS jucción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o do los servicios Sy Qu los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorías idas a esos productos o servicios; j J 2 SECRETARIY Proceso 549-IP-2018 De oficio se interpretará el Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, concerniente a la conformación de marcas con denominaciones de uso común. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. 2.
Signos conformados por términos en idioma extranjero. 3. Marcas evocativas. 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. 4.1. La sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A. manifestó que no corresponde que se conceda el registro como marca del signo SUPER CLEAN (mixto), debido a que el mismo carecía de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: L.) b) carezcan de distintividad;
(Je 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto:* x Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..): 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trato en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
A, (2 Hp DE Y Y SS s CU Uez Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ne $ 4 Vel terprotación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. e: | | SEC RETARIA > || Proceso 549-1P-2018 a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 21. En atención a que el signo solicitado SUPER CLEAN (mixto) se encuentra conformado por la palabra en inglés "CLEAN", que significa LIMPIEZA y/o 2 ==_LIMPIO, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma Fape DE extranjero en la conformación de signos. DE G YES S gy e LA = R 3 Verhlerpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
SECRETARIA >|" '. 4 (9) NO yl NN XXI ] 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 549-1P-2018 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Asi, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del pais en el que se ha solicitado la marca por su ralz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacia de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Marcas evocativas n el proceso interno la sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A. ¡festó que el signo SUPER CLEAN (mixto) es evocativo respecto a los tos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de 32 3:3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2, Proceso 549-1P-2018 Niza; por su parte la SIC señaló que la palabra "CLEAN" corresponde a un superlativo y a un término anglosajón evocativo de "LIMPIEZA”, pero al encontrarse el signo solicitado en su conjunto, muestra distintividad, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.” Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.* En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SUPER CLEAN y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común En el presente proceso se alega que el signo SUPER CLEAN (mixto), conformado por los términos “SUPER” es considerado de uso común y la palabra "CLEAN" descriptivo, por lo que resulta pertinente desarrollar el presente tema. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la 4.3, 4.4, 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 549-1P-2018 misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (is) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.* De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(»..)" Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*? No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara Ne. referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. hterpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
Proceso 549-1P-2018 imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conílicto.*! 4.8.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020140000300, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del, Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO ) Hernán Ro (Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ARTS res nte Interpretación Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario.
E: y US Q ya Deo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. = x 7 8 F SECRETARIA <) 3) Proceso 549-1P-2018 Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE (E) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.