Ys ( SEC TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de setiembre de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 135-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 97-51418 11001032400020080022900 Cancelación por falta de uso de la marca "GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” (mixta) Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 1092 del 29 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020080022900; y, El Auto del 24 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. mt! Proceso 135-1P-2019 A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Bavaria S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1. — Si procede la solicitud de cancelación total por falta de uso de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta)' presentada por el señor José Vicente Martínez Enguidanos, 2.
Si procede la acción de cancelación por falta de uso en el supuesto que la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) tenga la calidad de notoriamente conocida. 3. Si Bavaria S.A. presentó suficientes medios de prueba que acrediten el uso real y efectivo de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta). C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.
Unicamente procede realizar la interpretación de los Artículos 165, 167, 224, y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por; Registrada en Colombia bajo el Certificado N* 210215, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro do una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su filular, por un ficencialario o otra persona autorizada para ello durante los tres años consoculivos precedentes a la fecha en que se inicio la acción de cancelación, La cancelación de un registro por falla de uso do la marca también podrá solicitarse como dofonsa en un procedimiento de oposición interpuesto con base on la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que ayole el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. ORD Md Proceso 135-1P-2019 estar en discusión la cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida.
No procede realizar la interpretación de los Artículos 136, 154, 155, 190, 191, 192, 225 y 226 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto dentro del proceso interno no es materia central de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado, el derecho al uso exclusivo TARIA 109. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a tino o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción O limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no so hubiese usado; para ello se lomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el lilular domuestre que la falta de uso se debió, entre olros, a fuerza mayor o 6aso fortuito” “Artículo 167.- La carga de la prueba dol uso de la marca corresponderá al titular del registro. Fl uso de la marca podrá demostrarso mediante facturas comerciales, documentos contables o cerlificacionos de auditoría quo demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, enlre otros." “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo noloriamente conocido ol que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el seclor partinente, independientemente de la manera 0 el medio por el cual se hubieso hecho conocido." "Articulo 228.- Para dotorminar la notoricdad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre vtros, los siguientes factores: a) otgrado de su conocimiento entra los miembros del sector pertinento dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) ol valor de toda inversión efectuada para promoverlo, y para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; o) las cifras do ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya noforiedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en cl que se pretende la protección;
Mol grado de distintividad inherento o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo on determinado tormtorio; Y) fa existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que so busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) — la existencia y antigúedad de cualquier regísiro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Vo Proceso 135-1P-2019 de una marca, el uso indebido de una marca, lo relativo al nombre comercial, ni el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido.
De oficio se interpretarán los Artículos 166 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, a fin de desarrollar el tema del uso efectivo de la marca y complementar el tema de la cancelación de una marca presuntamente notoria, ambos relacionados con los asuntos controvertidos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso.
Procedimiento. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 166.- Se entenderá quo una marca se encuentra en uso cuando los productos O servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los produclos a servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Tambión se considerará usada uma marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá fa protección que corresponda a la marca” “Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes” do referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales 0 potenciales del tipo de productos O sorvicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del lipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, e) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efoctos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro do cualquiera de los sectores referidos en los lilerales anteriores” 12: 1.3, 14. 45. 1.6. Proceso 135-1P-2019 La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente”.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización?.
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintivaS.
El primer párrafo del Articulo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente”: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. De mado referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial rocaida en el Proceso 495-11”-2015 del 23 de junio de 2016, Ibidem: Ibidem 21. 2ido 2.3.
Proceso 135-1P-2019 b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. s Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.
Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el demandado manifiesta en su contestación que ha venido utilizando la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) de forma continua e ininterrumpida, y, además, estuvo disponible en el mercado dentro del periodo exigido por ley, por lo cual, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema, La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.
Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486* plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naluraleza do los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo antorior. El uso de una marca en modo tal que diftera de la forma on que fue registrada sólo en cuanto a detalles u elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” 2.4, 2.5.
Proceso 135-1P-2019 a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”, b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacemos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (1) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado, Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA manifestó que tratándose do las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naluraloza de los produclos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Si el titular de la marca es el fabricanto, se deborá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento dol periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidaros y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, en esto evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo, En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante lodo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienos suntuarios y de alto valor económico.
Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 2.6. 2.7. 2.8. 2,9. Proceso 135-1P-2019 que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.
Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes oO servicios (en adelante, productos) identificados con su marca, Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas O transacciones que hubiera realizado.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.10.Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 2.11.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 2.12. 2:13. 2.14. 2:15. 2.16.
Proceso 135-1P-2019 En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, camavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un *no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor!%, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA estableció lo siguiente: Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una emprosa. en el campo marcario puede estar delerminado por el embargo de un título o certificado de marca.
Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ucasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto, E Wo 7 XA NIDAD, 3: 3.1. Proceso 135-1P-2019 presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno Bavaria S.A. argumentó que existió un error al cancelar la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) debido a que la misma ostenta el carácter de notoriamente conocida, por lo cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema 3.3. 3.4. de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual so hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente!!. o» El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber. a) Los consumidores reales o potenciales del lipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
AN 10 A? 3.5, Proceso 135-1P-2019 b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique??.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente*?. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros, La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro'* Ambas también rompen el principio de c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Artículo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada ra recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad 1 Proceso 135-1P-2019 especialidad, pero no con el mismo alcance.
La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos O servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente*?, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probalione), no son objeto de prueba!*.
La marca notoria extracomunitaria'? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y USO real y efectivo!?. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. 16 Y Andina o que la autoridad de propiedad industríal considere que la marca es renombrada: La marca notoria regulada en la Decisión 486 es prolegida respecto de aquellos productos O servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad do evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitaño de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su presligio o renombre (Uso parasitario).
En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, lambién es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pals de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486.
No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunilaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un pals miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, Unicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 12 3.6. 3,7, Proceso 135-1P-2019 En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13 Proceso 135-1P-2019 Prueba de la notoriedad 3.8.
La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) b) e) a) 9) h) J) Kk) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el dol País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
O, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular dol signo en ol País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 14 Proceso 135-1P-2019 3.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros, En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!*, La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 3.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 3.13.
Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos O servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 3.14.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”, al Sobra esto se puede ver la Interprotación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 2 Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. a Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no frac alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interprotación sistemática y telcológica de la norma sé puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está excepluada de la carga de uso impuesta para el resto de fos signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en fa misma linea de pensamiento. 15 Proceso 135-1P-2019 3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 3.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) cuyo titular es Bavaria S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación presentada por José Vicente Martínez Enguidanos, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020080022900, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. * Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de 5u conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daria pio para afirmar que Su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta do la carga do su uso en ol país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoña registrada no es objoto de cancalación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 48650 - "540 Melke Mendez, Ricardo.
"El uso obligatorio do la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogolá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107* “Si bion es suficiente para legitimar la intervención dentro de osta acción al presentar una solicitud de registro de una marca similar do la cual so pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a fas marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirto la norma facultaria a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamento dol prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado, Siendo más ospecíficos, quien se vorla afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aplilud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia" " "541 Toros Salinas, Carlos.
“¿Cabe la cancolación de registro por falta de uso rospeclo de una marca notoria? MANICHO, una historia digna da ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semostral, Enero de 2013, p.8." 16 Proceso 135-1P-2019 Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán. Hugo R. Gómez Apac DO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE (E) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1d