TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de septiembre de 2019 Proceso: 527-P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente de origen: 2016-197489 Expediente interno del consultante: 110013103001201607489 01 Referencia: Patente de Invención “SELLO MECÁNICO DE ALTA PRESIÓN PARA CABLES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN POZOS PETROLEROS” Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. C-2460 de 16 de octubre de 2018 recibido vía correo electrónico el 17 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 15 Literal d), 16, 18, 51, 52, 258 y 259 de la Decisión 486, El Oficio No. C-0125 de 23 de enero de 2019, en el que la referida Sala reitera su pedido de que este Tribunal interprete los Artículos 14, 16, 18, 51 de la Decisión 486, ya referidos en su Oficio C-2460 de 16 de octubre de 2018, igualmente solicita que de oficio se interpreten las demás normas que el Tribunal estime pertinentes para la resolución de la controversia. _ El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. > Y A th Proceso 527-1P-2018 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Solpetrocol S.A.S. Demandados: Betta Services S.A.S. Solimek S.A.S. Alejandro Urrego Lopera Juan David Ospina Medina ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: Si la solicitud de patente de invención “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN PRECURSOR DE ESTEROIDE SEXUAL DE DESHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)" cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, La posible infracción a los derechos de una patente de invención. Indemnización de daños y perjuicios por la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 15 Literal d), 16, 18, 51, 52, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales se interpretarán por ser procedentes Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 14.- Los Paises Miembros olorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos do la tocnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la tócnica. El estado de la lécnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una desenpción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado “dela técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya focha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o Proceso 527-1P-2018 a excepción de los Articulos 15 Literal d) y 51 de la Decisión 486, por no ser parte de la controversia lo que no se consideran invenciones y sobre el alcance de la protección determinado por las reivindicaciones.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad, 2. Lanovedad. 3. Elnivel inventivo y el estado de la técnica. 4. Acción por infracción de una patente de invención. 5. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. do prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40." “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona dol oficio normalmente versada en la matería técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” “Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: ¡) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importaro para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear ol procedimiento; o li) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento,” "Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
“Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientos: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, o, £) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ojorcicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptilud en el (empleo o la cantidad de los productos.” ú da 14. 12. 1.3, Proceso 527-1P-2018 6.
Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. 7. Respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación inclustrial”.
Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?.
La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está delerminada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antos de la presentación de una solicitud a prioridad reconocida.
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el ostado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera ovidonto el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la maleria.
Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, O si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se lrale, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la matería para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).
Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienos la exploten, por esto, sólo son susceptibles de: patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016).
Proceso 527-1P-2018 1.4, Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los 2d 23 2.4 requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema.
El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado dle la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40." Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”* Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. 3 ¿ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”, Editado por Abaledo Perrot. 1997. Pág. 150, Own 235 2.6 2.7 2.8 Proceso 527-1P-2018 b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.
( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.
(negritas fuera de texto). Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida?, Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento?, En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.
Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Articulo 16 de la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión CABANELLAS, Guillermo.
“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001, Págs. 702 a 704, (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). Proceso 9-1P-2014. Ibidem, * “SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 2.9 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5.
Proceso 527-1P-2018 de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención?. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido especificamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.
En relación a este requisito, el Articulo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente clel estado de la técnica.” Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.? Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las 3 3 Proceso 9-1P-2014.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julia de 2015. Proceso 527-1P-2018 Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios**: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.
La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 3.6.
Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (1) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? so Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.
Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, ¿, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: Y http: /Awew.comunidadandina.ore/public/patentes. pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). Proceso 527-1P-2018 (ii) Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado cle la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )”.** - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.
Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno poe es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. ” La excepción o 3; 4 Y: 2. Proceso 527-1P-2018 a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ” ? - * Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.13 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: + ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; e ¿deresolverlo en la forma en que se reivindica?; y + ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.
Acción por infracción de una patente de invención Dentro del proceso interno la compañía actora además de argumentar que los demandados infringen su derecho sobre la marca SMR BES (mixta), afirma que invaden su derecho sobre la patente concedida denominada "SELLO MECÁNICO DE ALTA PRESIÓN PARA CABLES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN POZOS PETROLEROS”, por lo que se analizará esta figura.
El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración 12 A u %13 Ya De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015. Ibid Sy, O 10 4.3. 44. 4.5. 4.6. Proceso 527-1P-2018 de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud, conforme lo dispone el artículo 50 de la Decisión 486.
“Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir dle la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el Pais Miembro.” El derecho al uso exclusivo del titular de la patente, le confiere la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: +. Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. + Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.
El Artículo 52 de la Decisión 486 hace mención precisamente al ¡us prohibendi en el siguiente sentido: “Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivinclica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o li) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada "ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y «comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no “autorizadas expresamente por el titular.
Esta facultad deriva del derecho 1 Proceso 527-1P-2018 de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.!* 4.7. El Artículo 52 además hace una diferenciación de los actos realizados en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. 4.8. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. 4.9.
Por su parte, si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. 4.10. De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. 4.11.Por otro lado, tenemos el articulo 240 de la Decisión 486 que dispone que: “Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.
A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección ce sus secretos empresariales.” 1% Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.
OM S) 12 Proceso 527-1P-2018 4.12.La disposición antes citada establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto!S: (1) (ii) Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado.
La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará, Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el Artículo 240.
Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendria con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: 4.12.1.1. Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.
Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el Artículo 16 de la Decisión 486. 4.12.1.2. O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.
Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. 4.13. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del Artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.
La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción.?* Proceso 152-1P-2011. Ibidem: 13 Proceso 527-1P-2018 4.14.El consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. 4.15.
La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.*” 4.16. También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente, tal y como se determinó anteriormente.
En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.*? 4.17.En relación con el asunto probatorio comentado, el consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”.
Esto quiere decir que el consultante deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado. También se advierte, que en el respectivo proceso el consultante puede hacer uso de las normas internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc.!* 4.18.La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida.
De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.? 5. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 5.1. SOLPETROCOL S.A.S., afirma que los actos realizados por parte de BETTA SERVICES S.A.S. JUAN DAVID (OSPINA MEDINA y ALEJANDRO URREGO LOPERA constituyen actos de competencia Mm Ibidem. 2% Ibidem.
“lbigem. ES 14 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Proceso 527-1P-2018 desleal, por aprovechamiento injusto de su marca, por lo que se analizará en este capítulo esta figura. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.?! En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.?? El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.2 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: *( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo). ”?4 21 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge, Apuntes sobre Competencia Desieal. Seminarios B. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GAGHARNA, Maria Consuelo. La Competencia Desleal, Editorial Temis, Bogotá, 1982, 15 Proceso 527-1P-2018 5.7. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina 5.8. 5.9. indica que se debe cumplir con lo siguiente:?* a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la victima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.?8 Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial, 5.10.
Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:?? a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, 25, De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 16 Proceso 527-1P-2018 darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 5.11.El análisis debe partir de "indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.?8 Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 5.12.Sin duda alguna, aprovecharse i¡licitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.
Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrian generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 5.13.A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 5.14.
La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. 5.15.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, 23 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. PL Ibidem. 20 Ibidem, 1 « Proceso 527-1P-2018 generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.*' 5.16.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial, +2 5.17.Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.
Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios a la parte demandada por la infracción de sus derechos de propiedad industrial. Para lo cual se hará referencia a los criterios establecidos en el Articulo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El mencionado articulo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. Ibidem. ibidem. 18 6.5 6.6. 7.1 Proceso 527-1P-2018. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (literal c del Artículo 243).
"En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas"*3, En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable**, Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso..
¿Puede un tercero que no acredita titularidad de una marca y una patente de invención impedir a terceros se obtengan de su uso? Para ejercer el derecho de impedir que otros usen la marca o la patente de invención (IUS PROHIBENDI) se debe acreditar el derecho respecto de la marca o de la patente de invención, conforme lo señalan los Artículos 52 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?", Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 116-IP-2004 del 13 de enero de 2005.
De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, “cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los palses miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a 0sos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego. exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria." Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto del 2015 y en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.
“Attículo 52.- La patente confioro a su titular ol derocho de impedir a terceras personas que no fengan su consentimiento, roalizar cualquiera de los siguientes actos: Sy 19 Proceso 527-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 110013103001201607489 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patento se roivindica un procedimiento; 1) emplear el procedimiento; o ñi) ojecutar cualquiora de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento ” “Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su lilular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cualos so ha registrado la marca; sobro productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir a modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; €) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales maternales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el litular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se prosumirá que oxisto mesgo de confusión; 8) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comorcial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; =-—f usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines Y no-comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigi 20 Proceso 527-1P-2018 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac AGISTI O De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario.
Des el Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Ag MM Feijoó PRESIDENTE (E) e RIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente | terpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21