TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de setiembre de 2019 Proceso + 154-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 15-152940 Expediente interno del Consultante: 11001032400020160039900 Referencia: Signo involucrado [ENSA SABORES Y ESENCIAS (mixto) Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 1211 del 5 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y Literales b) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020160039900; y, El Auto del 26 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Fábrica de especias y productos El Rey S.A. Proceso 154-1P-2019 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Productos Químicos Colombianos S.A.S. —PROQUICOL — ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el signo ENSA SABORES Y ESENCIAS (mixto) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sería distintivo respecto de los productos que pretende distinguir.
Si los términos “SABORES” y “ESENCIAS” que conforman el signo solicitado resultarían ser genéricos y de uso común respecto de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y Literales b) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'.
Procede la interpretación solicitada con excepción del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 134.- A ofectos de este régimon constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios on el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaloza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constiluir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación do palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; €) los sonidos y los oloros; 0) las letras y los números; 6) un color delimitado por una forma, o una combinación de coloros;
N) la forma de los productos, sus-envases o envolluras; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos quo: (..) b) carezcan de distintimdad, bad ñ consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea ol nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se lrale; pe 12, Proceso 154-1P-2019 por cuanto, no es materia de controversia el concepto de marca.
De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, para abordar el tema de los signos conformados por denominaciones de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno la Fábrica de especias y productos El Rey S.A. indicó que no correspondía otorgar el registro del signo ENSA SABORES Y ESENCIAS (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Articulo 135. - No podrán registrarse como marcas los signos que: (0) 9) consistan exclusivamente o se hubieran converlido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(.J7 Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 13. 1.4 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 4 5 Mer Interpretación Prejudicial 242-1P?-2015 del 24 de agosto de 2015. Far DE. Proceso 154-1P-2019 La distintividad tiene un doble aspecto”: a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.: b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas'. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan U ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrinseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. ZA. 2.2. 2:33. 2.4. 2.5. Proceso 154-1P-2019 Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el proceso interno la Fábrica de especias y productos El Rey S.A. argumentó que el signo solicitado ENSA SABORES Y ESENCIAS (mixto) estaría conformado por las denominaciones genéricas “SABORES” y “ESENCIAS”.
Asimismo, la SIC indicó que las denominaciones “SABORES' y "ESENCIAS" son de uso común, porlo cual, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. El Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(.J Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se tratef. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo”. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos O servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial O propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza?.
De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión Ibidem. Ibidem. 2.1. 2.8. 2.9. Proceso 154-1P-2019 de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (---) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(JP Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca?. No obstante, si la exclusión de los componentes genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto!" Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos o de uso común por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva, 2.10.
El que un término sea técnico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podria serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es. para el producto o servicio de otra clase. 2.11.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Provoso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
Proceso 154-1P-2019 conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020160039900, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Trib Hugd R. Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la preseñíte Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó MAGISTRADO (E) SECRETARIO Á Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación