TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de setiembre de 2019 Proceso E 232-1P-2019 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante z Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 13-258184 Expediente interno del consultante S 11001032400020150020300 Referencia: Signo involucrado MEKATO (denominativo) Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 2217 del 12 de junio de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N? 11001032400020150020300; y, El Auto del 22 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Ferris Enterprises Corp. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Y. EL, Proceso 232-1P-2019 —SIC— de la República de Colombia ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la irregistrabilidad del signo MEKATO (denominativo) solicitado a registro para proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de estar constituido por una denominación descriptiva.

NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser pertinente. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SIC negó el registro del signo MEKATO (denominativo) argumentando que está conformado por el término "MEKATO”, es decir, como los productos que pretende amparar el solicitante, que dan a entender de manera directa que el material de instrucción y las publicaciones tienen como contenido lo relacionado con este tópico, dándole información directa al consumidor acerca de las características de los productos a distinguir pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos quo: (--) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir on el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las exprosiones laudalorias referidas a esos productos o Servicios, 2 1.3. 1.4, 4.5. 1.6.

Proceso 232-1P-2019 a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.? El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente on un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos O de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos O servicios;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil?. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.* Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala 2) mayo de 2016. De mado referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 32/AP-2015 del 19 de 3 Proceso 232-1P-2019 consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020150020300, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO A | A | ero Zambrano Hugo R. Gómez A; MAGISTRADO ISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán Luis Rafael Vergara Quintero Luis-Felipé Aguilar Feijoó PRESIDENTE (E) SECRETARIO Notifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.