TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de setiembre de 2019 Proceso: 293-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante - Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente de origen: 32230/92 Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4726 Referencia: Signos involucrados CANADIAN CLUB WHISKY (mixto), CLUB (denominativo) y CLUB PREMIUM (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 2072-2019-TDCA-Q-VAR del 17 de julio de 2019, recibido físicamente el 22 de julio de 2019, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 71, 72, 73, 82, 83 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los Articulos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-4728; y, ! Las normas solicitadas en el Oficio 2072-2019-TDCA-OVAR del 17 de julio de 2019, fueron complementadas con las normas indicadas en el Auto emitido por el Tribunal consultante el 3 de E «mayo de 2007, mediante el cual, se suspende el procedimiento y se ordena solicitar Interpretación YN ¿¿Peejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
PAS) (3 y ON nx”, Oy my DAD POL a Proceso 293-1P-2019 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Compañía de Cervezas Nacionales C.A. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador Tercero Interesado: Hiram Walker £ Sons Limited CUESTIÓN PREVIA: La norma comunitaria en el tiempo En vista que el Tribunal consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de normas comunitarias previstas en las Decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de determinar la correcta aplicación de las mismas para resolver el proceso interno, deberá tomar en consideración lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que textualmente expresa lo siguiente: "PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por ol tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la prosente Decisión.” ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el signo CANADIAN CLUB WHISKY (mixto) solicitado a registro? por Hiram Walker 8 Sons Limited para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las marcas CLUB (denominativa) y CLUB PREMIUM (denominativa), previamente registradas por Compañía de Cervezas Nacionales C.A. para distinguir Solicitud de registro N* 32230 presentada el 19 de mayo de 1992.
Proceso 293-1P-2019 productos de las Clases 32 y 33 de la referida Clasificación Internacional. Si la marca CLUB (denominativa) era notoriamente conocida al momento de la solicitud de registro del signo CANADIAN CLUB WHISKY (mixto). NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 71,72, 73, 82, 83 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?, y de los Artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Articulo 71.- Podrán registrarse como marcas Jos signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceplibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los produclos O servicios idónticos O similares do otra persona.” “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 8) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior, b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o an formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional a técnica o un valor intrínseco mayor o diferente, al producto o al servicio al cual se aplican; da) Consistan oxclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el dastino, el valor, el lugar de origen, la época do producción u otros dalos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse, e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, on el lenguajo corriente o on el uso comercial dol país, sea una designación común o usual de los produclos o servicios de que so trate; 4] Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; 9) Sean contrarios a la loy, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; <h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedoncia, la naturaloza, el modo de fabricación, las características o cualidados O la aplitud para el emploo de los productos o servicios de que se [ralo; ) Reproduzcan o imilen una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjora susceptible de inducir a error respacto a los productos o servicios a los cualas se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o caractoristicas de los bienes para los cuales se usan las marcas;
D Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado a de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin parmiso de la autoridad competente del Estado o de la organización intomacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; kj Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional compelente en normas y calidades en fos Países Miembros; y, 1) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.” “Artículo 73.- Asimismo, no podrán rogistrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Proceso 293-1P-2019 Comisión del Acuerdo de Cartagena”. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, ¿ c) Sean idénticos o se asemejen a un Jena comercial regisirado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; a) Constituyan la reproducción, la imitación, la Iraducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país on el que solicita el registro o en el comercio subregional, o intemacional sujeto a reciprocidad; por los sectores inlerasados y que pertenezca a un torcero.
Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la claso, fanto en los casos en los que el uso del signo se destina a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legílimo titular de la marca notoriamento conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca noloriamente conocida, indopendientemente de la claso de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicablo cuando el poticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; y) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, fima, cancalura o retrato de una persona nalural distinta del poticionario o que sea identificado por la ganeralidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento do esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidados establecidas por la legistación nacional correspondiente; y, 9) Los lílulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajos ficticios O simbólicos que sean objelo de un derecho de autor correspondiente a (in tercero salvo que medio su consentimiento.
“Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábilos siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legitimo interós, podrá presentar observaciones a la concosión de la marca solicitada.” “Articulo 83.- La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por (la presente Decisión, estón comprendidas en algunos de los siguientes Casos: 8) Quo la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a Su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, a) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el Pais Miembro en el cual so tramita la solicitud de registro de marca” “Artículo 93.- La primera soticilud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato reciproco a las solicitudes provenientes de los Palses Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabicnte el derocho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena” Decisión 344 do la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 81,- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de represontación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceplible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos O comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similaros de olra persona." Proceso 293-1P-2019 “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) b) £) 9) 6) 9) h) Y) y) k) 1) m) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, Consistan on formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaloza de la función do dicho producto o del servicio de que se trate;
Consistan an formas que den una ventaja funcional o tócnica al producto o al servicio al cual se aplican; Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en ol comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones do los. productos o dle los servicios para los cuales ha de usarse;
Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o an el uso comorcial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate, Consistan en un color aistadamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular. sobro la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas o cualidades o la aplilud para cl empleo de los productos o servicios de que se trate; Reproduzcan o imiten una denominación de origen prolegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión rospocto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;
Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviacionos de denominacionos de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
En lodo caso, dichos signos solamenta podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; Los signos de conformidad con normas lécnicas, a menos que su registro ses solicitado por el organismo nacional competente en nomas y calidades en los Paises Miembros; Reproduzcan monodas o billetes de curso legal en el temitorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantilos, sellos, estampillas, fimbres o especies fiscales en genoral; y. Consistan on la denominación do una variedad vegotal protegida o de una esencialmente denvada de la misma.” “Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) b) c) a) 9) Sean idénticos o se asemejen do forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o rogistrada por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Sean idénticos o se asemojen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones intomas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiaro ¡nducirse al público a errar, Sean idénticos o se asemejen a un loma comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a ertor; Constituyan la reproducción, la imilación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo noloriamento conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o intemacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a tun tercero. Dicha prohibición será aplicablo, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esla disposición no será aplicable cuando el peticionario ses el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca nolonamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita cl registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida, Proceso 293-1P-2019 Únicamente procede realizar la interpretación de los Literales a), d) y e) del Artículo 73 de la Decisión 313, y Literales a) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344, por ser controvertida la distintividad extrinseca del signo solicitado por identidad o similitud con respecto de una marca notoria.
No procede la interpretación de los Artículos 71, 72, 82, 83 y 93 de la Decisión 313, por cuanto en el caso concreto no se controvierte la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado a registro; tampoco se cuestiona la forma ni el plazo para realizar observaciones en contra de la referida solicitud de registro, ni lo referente al derecho de prioridad para presentar solicitud de registro.
No procede la interpretación de los Artículos 81, 82 y 93 de la Decisión 344, por cuanto no se controvierte la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado a registro; ni se cuestiona la forma ni el plazo o término en el marco de observaciones presentadas en contra de la referida solicitud de registro. De oficio se realizará la interpretación del Articulo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, a fin de complementar el tema de la marca notoria.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos, 4] Consistan en ol nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del poticionario o que sea identificado por la genoralidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, 9) Los títulos de obras literarias, artísticas o cientificas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercera salvo que medio su consentimiento.” “Artículo 93.- Dontro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
A los efectos del presente artículo, so entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, lanto el titular de una marca idéntica O similar para productos Y servicios, respecto de los cualos el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero soliciló el registro de esa marca en cualquiera de los Palsas Miembros.* Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 84.- Para determinar si una marca os notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor coma signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intonsidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigúedad de la marca y su uso constante;
El análisis de producción y mercadeo «e los productos que distingue la marca” 2:39 1.1 1.2. 1.3. Proceso 293-1P-2019 Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoriamente conocida en las Decisiones 313 y 344, Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error, Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo CANADIAN CLUB WHISKY (mixto), solicitado a registro por Hiram Walker £ Sons Limited, es idéntico o similar con las marcas CLUB (denominativa) y CLUB PREMIUM (denominativa), resulta pertinente analizar los Literales a) de los Artículos 73 y 83 de las Decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena respectivamente, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a tina marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de torcoros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos Proceso 293-1P-2019 signos puede ser:* a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable o evidente. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del B Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proveso 73-1P-2006 del 18 de agosto de 2006.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias. entre las cuales se destacan las siguientes. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 do mayo Sn + Y de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2008.
Proceso 293-1P-2019 consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria.
Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmel es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y paulas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad EL 2.1% ZE, 23. 2.4. Proceso 293-1P-2019 únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado CANADIAN CLUB WHISKY (mixto) y las marcas CLUB (denominativa) y CLUB PREMIUM (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. 10 Proceso 293-1P-2019 particularidades de cada caso." 2 5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las Marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos'?: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a Un lexema modifica su definición. ** e Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 5 Ver Interpretación Projudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. a Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. e REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario do la RAE. Definición de lexema: “4, m Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, O que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráis” Disponible en' htto.//dle.rae.es/?id=NCut6 [D (Consulta: 08 de noviembre de 2018). $“ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: "4. m Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra Mmuyeres contiene dos morfomas: mujer y -eS- 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, NO, yO, el, -ar, -S, Gr0. IN 41 Proceso 293-1P-2019 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto,. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. > Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CANADIAN CLUB WHISKY (mixto) y las marcas CLUB (denominativa) y CLUB PREMIUM (denominativa). 3.
La marca notoriamente conocida en las Decisiones 313 y 344. Su protección y su prueba 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca CLUB (denominativa), de titularidad de Compañía de Cervezas Nacionales C.A., sería notoriamente conocida en la Comunidad Andina, se abordará el presente tema. 3. m Gram. Unidad minima de significado.
La terminación verbal -mos contiene dos morfemas persona, primera, y número, plural” Disponible en: hitp:!/dle.rae es/2id=Pol8j2 (Consulta: 08 de A noviembre de 2018) 12 Proceso 293-1P-2019 Definición 3.2. Si bien las Decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no puntualizan lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a Un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo'*. 3.3.
Los Literales d) y e) del Artículo 73 de la Decisión 313, y Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344, prohiben el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes. Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria 3.4.
Por una parte, el Literal d) del Artículo 73 de la Decisión 313 dispone que: “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujelo a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicablo cuando el poticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 3.5. Porotra parte, el Literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344 dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de lerceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (-) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un _ Para referencia revisar la Interpretación Projudicial dentro del Proceso 109-/P-2013 del 13 de septiembre de 2013. 13 3.6. 3.7, 3.8. 3.9, Proceso 293-1P-2019 tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (Y Las normas antes citadas prohiben el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.
La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en paises de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.
El Literal d) del Artículo 73 de la Decisión 313 y Literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la marca notoriamente conocidas**.
En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos, pero dentro del sector pertinente de la marca notoria. Signo similar a una marca notoriamente conocida Por su parte, el Literal e) del Artículo 73 de la Decisión 313 dispone que: “Articulo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los La marca notoria regulada en las Decisiones 313 y 344 cs protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el nesgo de dilución y el uso parasitario.
“> E 14 Proceso 293-1P-2019 siguientes impedimentos: (--) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el regisiro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(..)” 3.10. En este mismo sentido, el Literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344 dispone que: “Artículo 83- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 3.11.
Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión, 3.12 Cuando las normas enuncian que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no. Prueba de la notoriedad 3.13.No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la OA Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso. 15 Proceso 293-1P-2019 3.14.El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antiguedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 3.15.
Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular. 3.16. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular'”. 3.17.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca CLUB (denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de registro del signo CANADIAN CLUB WHISKY (mixto) por parte de Hiram Walker 4 Sons Limited, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4726, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del dl Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial dentra del Proceso 460-1P-2015 del 19 de =. agosto de 2016. 16 ($ a Voao PA Proceso 293-1P-2019 Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO e H GÓ: ¡AGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Ú uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE (E) iO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17