Á TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: 510-1P-2018 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno: 172575 del Consultante: 249/2016 Referencia: Signos involucrados BDO BANCO DE ORO (mixto) / CREDITO DE ORO (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio S/N recibido vía courier el 1 de octubre de 2018, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia mediante el cual solicitó interpretación prejudicial de los articulos 134, y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 249/2016.

El Auto del 16 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante; SOCIEDAD BDO INIBANK INC Proceso 510-1P-2018 Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)) DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es el eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado BDO BANCO DE ORO (mixto) y la marca registrada CREDITO DE ORO (denominativa).

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.! Procede la interpretación del artículo 136 literal a) por ser materia controvertida. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 134.- A efectos do esle régimon constituirá marca Cualquier signo que sea apto Para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse corno Marcas los signos susceptibles de ropresentación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca on ningún caso será obstáculo Para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación do palabras; las imágenos, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, omblemas y escudos; b) los sonidos y los olores; €) las letras y los númoros; d) un color delimitado por una forma, 0 una combinación de colores; e) laforma do los productos, sus envases o Gnvolluras;

Í) cualquier combinación de los signos o modios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio aloctara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 2) sean idénticos o so ásemejen, a una marca anteriormento solicitada para registro o rogístrada por un tercero, Para los mismos productos o Sorvicios, o para productos o servicios respecto de los cualos el uso de la marta pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; qua dd 12 Proceso 510-1P-2018 No procede la interpretación del artículo 134. al no analizarse los requisitos generales para el registro de una marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Respuestas a las preguntas formuladas por la consultante, ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BDO BANCO DE ORO (mixto) y la marca registrada CREDITO DE ORO (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asernejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

EJE Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 4/0-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

E 13. a) b) Proceso 510-1P-2018 El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:3 a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. “e Ibidem. Proceso 510-1P-2018 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios”: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. yá Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. VES AN A j p SECRETARIA x / =p o OY 1.5. 2.1. Proceso 510-1P-2018 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es Un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmot es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad Únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BDO BANCO DE ORO (mixto) y la marca registrada CREDITO DE ORO (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.* Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-JP-2015 de 10 de junio de 2016, pz Proceso 510-1P-2018 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. ' 2.3, Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.* 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 7 Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. 9 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 9 Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

AS DE > >: % 70P Q > SECRETARIA a 8 (9 ¡0 N DAD <= TR), N 10 “ Proceso 510-1P-2018 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos!!: (1 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!" Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. *2 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la. RAE. Definición de lexema: 1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfomas gramaticales; p. ej., sol. o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis." Disponible en: http:/ídie.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *1.m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a loxema, morfoma gramatical; p. ej, de, no, yo, el, «ar, -s, ero. 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La tarminación verbal mos contiene dos mortemas: persona, primera, y número, plural” Disponible en: hitp://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de- ol A noviembre de 2018) Proceso 510-1P-2018 imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más 2.6. 3,1, 3,2, fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BDO BANCO DE ORO (mixto) y la marca registrada CREDITO DE ORO (denominativa).

Respuestas a las preguntas formuladas por la consultante Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los elementos que deben considerarse para realizar el examen de registrabilidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN? El consultante debe tomar en cuenta los criterios expuestos en el Tema 1 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial. ¿Qué tipos de factores son los más principales que deben ser considerados para aceptar o rechazar una oposición? Para aceptar o rechazar una oposición, deberá el consultante analizar si los signos se confunden o no, si hay riesgo de asociación, si están dirigidos al mismo mercado, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

Fr DE y ES (E 3.3 Proceso 510-1P-2018 Adicionalmente, la autoridad nacional competente tiene la potestad de rechazar una oposición en los siguientes casos: Conforme al último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no proceden las Oposiciones contra la solicitud del signo presentado, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 15313, si tales Oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada, De acuerdo con el artículo 149 de la misma norma antes citada, la oficina nacional competente, no admitirá a trámite las oposiciones que estén incluidas dentro de los siguientes casos: a. Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición; b. Que la oposición fuere presentada extemporáneamente: Cc.

Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes, - De acuerdo a lo previsto por el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, ¿Cuáles son las características primordiales para establecer que una marca es idéntica o se asemejan o puedan causar riesgo de confusión o de asociación? El consultante debe tomar en cuenta los criterios expuestos en el Tema 1 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial, 3.4.

¿Cómo debe realizarse el análisis de las características y elementos 3.5. que contiene una marca con el mismo signo? El consultante debe tomar en cuenta los criterios expuestos en los Temas 1 y 2 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial. Cuando existe Oposición al registro de una marca, ¿Sólo debe realizarse el análisis de la DENOMINACIÓN o debe efectuarse un Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 153.- El tilular del rogístro, o quien tuviere legítimo interés, doberá solicitar la ronovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere logítimo interós gozarán de Un plazo do gracía de seis MéSes, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar Su ronovación. A tal electo acompañará los comprobantes de pago de las lasas oslablocidas, pagando conjuntamonte ol recargo correspondiente sí así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Durante al plazo reforido, ol registro de marca mantendrá su plena vigencia A efectos de la renovación No so exigirá prueba de uso de la marca y so renovará de ma, automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá re limitar los productos o servicios indicados en el registro original.” Proceso 510-1P-2018 análisis comparativo de la DENOMINACIÓN y DISENO simultáneamente? El consultante debe tomar en cuenta los criterios expuestos en el Tema 2 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial. 3.6, ¿Es razonable aceptar la oposición al registro de marca por existir solamente el elemento DENOMINATIVO, sin considerar el diseño o elemento GRÁFICO? Si bien una marca debe ser analizada en su conjunto, al tratarse de signos mixtos se deberá examinar qué parte predomina de acuerdo con las reglas señaladas en el Tema 2 de la presente interpretación prejudicial. 3.7.

¿Cuál es el procedimiento o la consecuencia jurídica, respecto al hecho de que el opositor al momento de interponer su oposición no haya solicitado el registro de la marca, conforme previsión del artículo 147 de la citada Decisión? Conforme lo dispone el artículo 147 de la Decisión 486 es una exigencia la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 249/2016, quien deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. PUN | 4 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Proceso 510-1P-2018 Lol De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario., N Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Reijoó PRESIDENTE (E) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente int rpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.