TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: 521-1P-2018 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente de origen: 07-535-RVM-RR Expediente interno del Consultante: 17811-2013-9059 Referencia: Signos involucrados BRAVA (denominativo) / BRAMHA (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3370-2018-S-TDCA-DMQ-DCH de 3 de octubre del 2018, recibido físicamente el 12 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134,135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 144, 145, 146, 150, 172, 224, 228, 230, 235 y 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-9059 El Auto del 16 de noviembre 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno NO Proceso 521-1P-2018 Demandante: CERVECERÍA UNIÓN S.A. Demandados: DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VOCALES DE LA PRIMERA SALA DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son: (1) El eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado BRAVA (denominativo) y la marca BRAHMA (denominativa).
(ii) Notoriedad de la marca BRAHMA, NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b), h), 144, 145, 146, 150, 172, 224, 228, 230, 235 y 273 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ' Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naluraloza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monoyramas, relratos, etiquetas, emblemas y escudos; €) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de coloros;
Proceso 521-1P-2018 f) la forma de los productos, sus envases o envolluras, g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: aj no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior, b) carezcan de distintividad;” “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemojen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o ensoña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(-.-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que scan los productos o servicios e los quo se aplique el signo, cuando su uso fuese susceplible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercoro o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Articulo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la focha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.
Si del examen de forma resulla que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente nolificará al solicitante para quo completo dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación." =Artículo 145.- Sila solicitud de regístro reúne los requisitos formales establecidos en el prosente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación” “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientos a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca, A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición, Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si as! lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud prosentada, dentro do los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 183, si talos oposiciones se basan en marcas que hubioren coexistido con la solicitada." “Articulo 150.- Vencido ol plazo establecido on el artículo 148, o si no se hubieson presentado oposiciones, la oficina nacional compotente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoría del registro de la marca mediante resolución." “Artículo 172.- La sutoridad nacional competente docretará de oficio o a solicilud de cualquier porsona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando so hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. z Proceso 521-1P-2018 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad rolativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efecluado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las accionos precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y poguicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios pare los cualos la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para 050S productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca." “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinanto, independientemento de la manera o ol medio por el cual so hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para detorminar la noloriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado do su conocimiento entro los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión goográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extonsión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor do toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los quo se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la emprosa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plana internacional como en el del Pals Miembro en el que se protende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor cantable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos do personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado terniorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamionta por el titutar del signo en el País Miembro en que se busca protección: í) los aspectos del comercio internacional; o, K) la oxistencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” "Artículo 230.- So considerarán como sectoros pertinentes de roforencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores realos o potenciales del tipo de productos o sewicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, €) los circulos empresariales que actúan en giros rolativos al lipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para ofoctos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores reforidos en los literales anteriores.” “Artículo 235.- Sin porjuicio del ejercicio de las causales de cancolación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o simig;
Proceso 521-1P-2018 Procede la interpretación de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad por ser temas controvertidos la confusión de signos y la notoriedad. No se interpretarán los artículos que a continuación se enuncian debido a la siguiente explicación: + Artículo 134, toda vez que no se analizará el concepto de marca y sus elementos. + Artículos 135 literales a) y b), ya que no está en controversia la distintividad intrínseca de una marca ni sus elementos. + Artículo 136 literal b), ya que de la revisión del proceso no está en discusión la existencia de un nombre comercial. + Artículo 144, al no estar en discusión el examen de forma de una solicitud de registro de marca. + Artículo 145, en consideración a que no se analiza la publicación de la solicitud. + Artículo 146, al no ser tema controvertido la figura de la oposición. + Artículo 150, por no se tema en discusión el examen de fondo de una solicitud de registro. + Articulo 172, toda vez que no se está analizando la figura de la nulidad de una marca, sino la nulidad de una resolución. + Artículo 235, por no ser el tema de discusión la cancelación por notoriedad de una marca. + Artículo 273, ya que no se analizará la figura de la Oficina Nacional Competente conforme a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN L Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente. al momento de solicitarse el registro.* “Articulo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de lá Propiedad Industrial.
Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” m on» 1.1. 12: Proceso 521-1P-2018 conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BRAVA (denominativo) y la marca BRAHMA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) Elriesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen 2 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
E / ll NS, ( ( SECRETARIA NO a > Proceso 521-P-2018 empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1,3, Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser? 14.. a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las ralces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio, Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan Una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada Uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor Ibidem. Ibidem. (3 (% A Ñ o NO SECRETARIA > a) Proceso 521-/P-2018 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (1) (ii) (ii) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su 1.5. 1.6. 24 2.2.
Proceso 521-1P-2018 alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación, Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BRAVA denominativo y la marca BRAHMA denominativa, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar, Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.” 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Ibidem.
Proceso 521-1P-2018 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario do la RAE.
Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en emterráis* Disponible en- http://dle rac.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE.
Definición de morfema: *3. m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej.. de, no, yo, el, -af, -3, -ero. 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: http-//dle rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018).
A» a = SECRETARIA > Ry, 2.4. 3.1, 3.2, 3.3. 3.4. Proceso 521-1P-2018 complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BRAVA y la marca BRAHMA. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria BRAHMA, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 3.5, Proceso 521-1P-2018 a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente?!. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente*3, La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. 34 17] 1 El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distibución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Artículo 230 da la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. nn Proceso 521-1P-2018 La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro!*.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente**, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio”, Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba!*.
La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo*?. 13 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitaño de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).
En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Articulo. 228 de la Decisión 485 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.
La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la baso, únicamente. de que la marca es notoria fuera del terrj comunitario andino. 7, Y S / fr 13 13 R = NO NO) DE pr vy S ga SECRETARIA L % 3 > ES 2/ SS S / = = 3.6.
Proceso 521-1P-2018 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica, En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio / 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 521-1P-2018 ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) elvalor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, D la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
Proceso 521-1P-2018 D los aspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 3.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular*?. La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 3.12.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 3.13.
Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son Usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 3.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera 12 20 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.
Que expresamente no.so encuentra regulada en ia Decisión 486. Proceso 521-1P-2018 tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el pals miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación??. 3.15.Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 488 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 3,16.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca BRAHMA cuyo titular es COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo BRAVA, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 21 Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunilaria andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y leleológica do la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria ostá exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comontarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. * Por olra parte, la calidad de notoria do la Marca no dependo de su uso en el país, sino de su conocimiento por parto de los sectores pertinentes.
Lo anterior daria pie para afirmar que su prolección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga do su uso en ol pals ( ) En esto orden de ideas, puede considerarse quo la marca notoría registrada no os objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protocción excopcional que le confiare la Decisión 486% * "540 Melke Mendez, Ricardo, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.
“Si bion es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitido la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta os el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiero y que está identificado con la marca de su proforencia*%** “541 — Torros Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falla de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una histona digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero do 2013, p.8” (E SECRETARIA NS NO A e. Es) > q S Proceso 521-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-9059, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y | pat Cecilia Lua Alec Glee Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A — | A | Hernán/Rodrigo.Reméro Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTR De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pregénte Interpretación Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario. ==> > e Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE (E) SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.