TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno Del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 121-1P-2017 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 167615 045/2016-CA Signos involucrados enseña comercial BANECO — (denominativo) / BANESCO (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 75/2017 del 12 de abril de 2017, recibido vía courier el 25 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), b) y j), 136 Literal a) y d), 138, 139, 148, 150, 168, 190, 191, 192,193, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 045/2016-CA; y, El Auto del 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite getresente Interpretación Prejudicial.
Proceso 121-IP-2017 A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: BANCO ECONÓMICO S.A. Demandado: SERVICIO. NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -SENAPI- DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Tercero Interesado: BANESCO HOLDING C.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si existe riesgo de confusión entre el rotulo comercial BANECO (denominativo) y la marca registrada BANESCO (denominativa). 2. La demostración del uso previo y constante del rotulo o enseña comercial BANECO (denominativa) por parte del BANCO ECONÓMICO 6S.A., respecto al registro de la marca BANESCO (denominativa). C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), b) y j), 136 Literal a) y d), 138, 139, 148, 150, 168, 190, 191, 192,193, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se interpretarán los Artículos 150, 190, 191 y 193' de la Decisión 486? anteriormente mencionada por ser pertinentes., Se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de la remisión regulada en el Articulo 200 de la Decisión Anteriormente mencionada, con el fin de tratar el tema del ámbito de protección de la Enseña Comercial, Decisión 486 do la Comisión do la Comunidad Andina “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una tividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. presa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constiluirnombre fal de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u 'signación inserta en un registro de personas o sociedades mercantiles. F SECRETARIA ] NO q) NO 2/ Ñ </ Ñ Y NS Y Sy > Proceso 121-1P-2017 No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literal a) y d), 135 Literales a), b) y j), 138, 139, 148, 168, 192, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no son objetos de controversia los requisitos de un signo para ser considerado como marca; las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad de una marca; el procedimiento de registro de una marca; la oposición en el marco de un examen de registrabilidad; el impedimento de utilizar el nombre comercial por parte de un tercero sin autorización; el derecho preferente originado en la acción de cancelación y la notoriedad de un signo. De oficio se interpretarán los Artículos 165, 167, 194, 200 y 276 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina para contestar las SE CR ET A R y A Jempresa o establecimiento designado con ese nombre; 7) Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir," “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Articulo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191." Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca tambión podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes do transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cualos la marca no se hubieso usado; para ello so tomará en cuenta la identidad o sirnilitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros." "Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en ===, alguno de los casos siguientes: DE JS pl LE y AS wando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; tando su so sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público re la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la 3 Proceso 121-IP-2017 preguntas realizadas por el consultante y tratar los temas de acción por cancelación de una marca, el registro de un nombre comercial norma aplicable a la enseña comercial, el principio de complemento indispensable y la enseña comercial, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN o La enseña comercial y su ámbito de protección. El registro de la enseña comercial.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial. Respuestas a las preguntas del consultante. e ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN m o 4. La enseña comercial y su ámbito de protección 1.1.
Enel caso de estudio, se solicitó por parte del BANCO ECONÓMICO S.A. la enseña comercial BANECO (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema. 1.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486* desarrolla la protección que se debe dar a la misma.
De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialico; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior” “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” DE "Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, Xd DE y U $ 'án regulados por las normas internas de los Países Miembros.” A 4 Déni ión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - [(é REN! ARÍ so lo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones SEC A al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” ¡A 2) 4 Proceso 121-1P-2017 de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 1.3.
Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. 1.4.
Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.
El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.
Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. 2. Elregistro de la enseña comercial 2.1. En virtud de que en el presente caso se ha solicitado el registro de la enseña comercial BANECO (denominativa) por BANCO ECONÓMICO S.A., es pertinente analizar este tema, 2.2.
El Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula lo siguiente: "Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro." 2.3. Razón por la cual, en virtud de la remisión expresa realizada por la norma andina, se procede a analizar los artículos referentes al registro del nombre comercial. << dE la práctica las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros Y | subregión andina y en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la E $ mS ión 486 optan por pro al nombre comercial o enseña comercial a 2.5. 3.1. 3.2.
Proceso 121-1P-2017 nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho exclusivo del nombre comercial que radica en los dos siguientes aspectos: ¡) Que el registro o depósito tendrá un carácter declarativo. ii) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial o enseña comercial se adquiere a partir del primer uso en el comercio.
Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de esta facultad administrativa, también prevé una especie de condiciones de registrabilidad que deberán considerarse si se procede a realizar el registro de un nombre comercial o enseña comercial; así el Artículo 194 de la Decisión 486 señala que no podrá registrarse como nombre comercial o enseña comercial un signo que esté comprendido dentro de las siguientes causales: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial o enseña comercial anterior.
El Artículo 195 de la norma precitada, establece también que estas condiciones deberán ser examinadas por la oficina nacional competente de forma obligatoria. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486.
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del regístro de la marca mediante resolución”.
MÁ APN Y > a > | | | 3.3, 3.4. 3.5. 3.6. 3: Proceso 121-1P-2017 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486".
El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto.
La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Lo señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados*.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. nterpretación Prejudicial 242-1IP-2013 de 20 de febrero de 2014, lbígdeln.
AP] 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 121-1P-2017 Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Para dar respuestas a las preguntas de la Sala consultante 10.1 y 10.2, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 11, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembrosf, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 4.8, 4.9. Proceso 121-1P-2017 interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado!?. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, asi como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado!!. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares*?. 4.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 4.114. a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos!?, En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Paises Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. > Proceso 121-1P-2017 4.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 5.
El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial 5.4. Con el fin de dar respuesta a las preguntas de la Sala consultante el Tribunal Interpretará el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que prevé lo siguiente: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” 5.2.
Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”**, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. 5.3.
Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: “( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, portanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' ( ) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, sí bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”*", 5.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos 14 NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos.
En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. ==Número 34, 2011, pp. 109 -139. En: htto-//vww.isonomia.itam.mx/docsfisonomia34/Isono 345.pdf go: 21 de febrero de 2017). $ veb| Y terpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-1P-2012 del 25 de abril de 2013, que cita la Int tación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2004 del 6 de octubre de 2004, SECRETARIA >| 0 Proceso 121-1P-2017 regulados por la legislación comunitaria andina. 5.5.
Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”'*. 5.6. Es decir, los Paises Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 5.7.
No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria?” 6.
Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.| 6,1.
¿El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 3 y 4 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.2. ¿Cómo debe entenderse a la autonomía e independencia de las oficinas competentes de registro marcario en cada país miembro? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, AA DE + ES Qu 16 “5 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 111-IP-2014 del 23 de septiembre de 2014. > Y ZN E w CVer Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto de 2015 e SEC RETA RIA inlerpretación Prejudicial recaida en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo de 2013.
E 1A ] 51 Proceso 121-1P-2017 6.3. ¿En la aplicación del art. 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la protección al “nombre o rotulo comercial”, alcanza solamente al nombre comercial o también a cualquier signo que identifique la actividad comercial de una empresa? Para responder esta pregunta, con el fin de orientar claramente a la Sala consultante, se explicará las diferencias que existen entre la marca, el nombre comercial, la enseña comercial y la razón o denominación social.
La marca es aquel signo distintivo que tiene la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado!$. Su protección exclusiva se adquiere con el registro ante la autoridad competente del país donde se quiere proteger; es decir, su registro es constitutivo del derecho marcario**?. La marca puede ser denominativa, figurativa y mixta y existen también las llamadas marcas no tradicionales como la tridimensional sonora, táctil, olfativa, etc.
El nombre comercial es el signo distintivo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.
El nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Su protección se adquiere con el primer uso. A diferencia de la marca, el registro de un nombre comercial es de carácter declarativo.
No obstante, el registro del nombre comercial permite una protección en todo el territorio del país miembro. Asimismo, el nombre comercial se encuentra vinculado a la figura de la enseña comercial. Mientras que el nombre constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento.
En ese sentido, la enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y su protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial?%, lo que significa principalmente que, a La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado,” se Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 154..
El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” isión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — == ulo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones SECRETARI A dd 'as al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro." €) 12 SS Proceso 121-1P-2017 efectos de su protección, no es necesario su registro sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el mercado. 6.4.
¿En el marco del art. 191 Decisión 486 de la Comunidad Andina el derecho al uso exclusivo del nombre comercial está determinado por su primer uso solamente, ¿o es el uso permanente del nombre comercial el que genera este derecho? A pesar de que el caso en concreto se refiera al riesgo de confusión entre una enseña comercial y una marca previamente registrada, se aclara que el Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso y conserva con el uso constante, real y efectivo en el mercado.
El uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este derecho exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo. 6.5. ¿Para determinar el derecho preferente en favor del que presenta oposición de un nombre comercial, es suficiente que la Oficina Nacional aplique una Interpretación Prejudicial ajena al caso en su favor? ¿Son necesarios considerar otros requisitos? El derecho preferente únicamente se predica de la cancelación de una marca por no haber sido utilizada en el mercado.
En el entendido que la autoridad competente pregunta si es posible la aplicación de una Interpretación Prejudicial ajena al caso objeto de análisis, cabe mencionar que en caso de que un órgano jurisdiccional de única o última instancia solicite una Interpretación Prejudicial dicha autoridad tiene la obligación de seguir la Interpretación auténtica mencionada que emite el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el caso en concreto, no existiendo la posibilidad de aplicar una Interpretación Prejudicial ajena al mismo. 6.6 ¿Para declarar probada una demanda de oposición y denegar el registro de un nombre o rotulo comercial (decisión confirmada en las instancias administrativas de alzada y jerárquica), estando pendiente una demanda de cancelación de denominación tramitada paralelamente contra el opositor; no es preciso y determinante que concluya la demanda de cancelación interpuesta (en trámite) para luego confirmar con la Resolución Jerárquica lo resuelto en alzada? La norma andina no se pronuncia sobre el particular, razón por la cual para dar respuesta a esta pregunta el consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial E == (5 ES 7, 'yLa valoración de la prueba en el marco de la Decisión 486 de la Q “Gomunidad Andina de Naciones, está sujeta a los principios / Q (6 SECRETARIA 5] No q) 13 NO, 2/ AS e, Oy DAD E Proceso 121-1P-2017 administrativos de verdad material, racionalidad, proporcionalidad e in dubio pro actione? La valoración de la prueba está a cargo de la autoridad nacional competente la cual debe estar regida por los principios consagrados en la regulación nacional en virtud del principio de complemento indispensable de los países miembros.
Para referencia de la pregunta el consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.8. ¿La cancelación del signo, rotulo o nombre comercial por falta de uso, en el marco de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, está sujeta a término (tiempo determinado de no uso del signo, rotulo o nombre comercial), a efecto de que al cumplimiento de este término, caduque el derecho de oposición? La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no establece la figura de cancelación para el nombre comercial debido a que conforme a lo regulado en el Artículo 191 de dicha decisión el derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina cuando cesa su uso o cesa las actividades de la empresa o establecimiento, sin necesidad que se entable una acción por cancelación. Por último, respecto al rotulo o enseña comercial el Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, remite su protección a las disposiciones relativas al nombre comercial siendo aplicable el mutatis mutandi, lo referido en el párrafo anterior respecto a la acción por cancelación en el nombre comercial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 045/2016-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ! | ( Cecilia Luisa AA Entes Luis Rafael Vergara Quintero ASPE Ss MAGISTRADA MAGISTRADO [SZ » os pen 14 SECRETARIA Proceso 121-1P-2017 MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario. / A Cuieráfal Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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