MN (Ela) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 240-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 09-70122 11001032400020110005600 Signos involucrados EL SOBRECITO DEL AMORR (denominativo) / Lema Comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 1922 del 25 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico el 1 de junio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 134, 135 Literal b) y 136 Literales c) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020110005600, y;

El Auto de 5 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. _ A, ANTECEDENTES — FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Proceso 240-1P-2018 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -— SIC — DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: KNORR-NAEHRMITTEL KTIENGESELLSCHAFT ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si existe o no riesgo de confusión entre el signo solicitado EL SOBRECITO DEL AMORR (denominativo) y el lema comercial registrado CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo) registrado a favor de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 2. Si la palabra AMOR es de uso común para amparar los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Si el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo) es o no notorio. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) y 136 Literales c) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el Artículo 136 Literales c) y h) de la Decisión 486! anteriormente mencionada por ser pertinente.

No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que B. e. 1 am FAL DE Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(+ ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcnpción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar (23 un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos a servicios; un Y”, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor % comercial o publicitario.” Proceso 240-IP-2018 no es objeto de controversia la definición de marca y la distintividad intrínseca de una marca.

De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literal g), 175, 177, 178, 179 224, 228, 230 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, Y % G SN los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; es a: > Sy SY Y Dap PyYS Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

( )" “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus rospectivas legislaciones racionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca." “Articulo 177.- No podrán registrarso lomas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” “Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.” “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocico el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factoros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otras eventos do los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; o) lascifras de ventas y de ingresos de la empresa litular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretendo la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado termtorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; /) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: las personas que participan en los canales de distnibución o comercialización del tipo de roductos o servicios a los que se aplique, o, Proceso 240-1P-2018 para tratar los temas de la conformación de marcas por palabras de uso común, lema comercial y marca notoria.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. 5. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. >» E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado EL SOBRECITO DEL AMORR (denominativo) y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal c) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-..) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”: b) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

As DES ES > > ara efectos de roconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera eS los sectores referidos en los litoralos anteriores.” Y ye ' Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de. 3916, 468-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. eri 5 Proceso 240-1P-2018 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser”: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas*: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su a FA DE 2 S 4 Y Ngem.

DA IN (3 ¡E ídem. SECRETARIA >|| ya y) Y b) a) Proceso 240-1P-2018 unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos 1.5. 1.6. 2 22: 2:3: Proceso 240-1P-2018 o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad Únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado EL SOBRECITO DEL AMORR (denominativo) y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto”.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado?. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas?: Proceso 240-1P-2018 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición'*.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.? Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). Us REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “1 m. Gram. Unidad mínima eislable en el análisis morfológico, La palabra mujeres contiene dos ==. morfemas: mujer y -es. pl De y Mm. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., do, no, yo, el, -8r, -S, -ero.. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfomas: SON, primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta; 08 de norembre de 2018).

SECRETARIA >| 2.4. 3.1. 3,2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 240-1P-2018 e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado EL SOBRECITO DEL AMORR (denominativo) y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo).

Palabras de uso común en la conformación de marcas En el presente caso la SIC señaló que la expresión AMOR es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(.)" En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.*? En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.

Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 240-1P-2018 las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.** Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.** No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*5 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo, Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10.Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso 3.41. común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el LU SO TAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Edilorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, MES O encitecón Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. apónIbdo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.

Jj) 10 Proceso 240-1P-2018 cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales 4.1.

En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo) registrado por FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y el signo EL SOBRECITO DEL AMORR (denominativo) solicitado por KNORR- NAEHRMITTE KTIENGESELLSCHAFT, en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. 4.2.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Articulo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 4.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos!* ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.” 4.4.

Enatención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente””: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).. El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Articulo 177 de la Decisión 486). ES, Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-1P-2013 del 6 de marzo de 2013, 186- AS JP-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-1P-2014 del 30 de abril de 2014.

PS C CAN Yon Vel Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 160-1P-2011 del 14 de marzo de 2012. | SECRETARIA > ) j SS // SÍ 1 Proceso 240-1P-2018 4.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 4.6.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad??. 5. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 5.1.

Como en el proceso interno se discute que si el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativo), base de la oposición, es o no notorio, el cual está asociado con la marca notoria EL REY (denominativa y mixta) cuyo titular es la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado 5.2.

En atención a que el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la notoriedad respecto a toda clase de signos distintivos. Las disposiciones normativas en la materia correspondientes a la marca comercial se aplican también al lema comercial, teniendo la autoridad nacional competente que realizar un análisis separado respecto de cada signo, por lo tanto, a continuación se incluirá el marco teórico referido la marca notoria para que la Sala consultante lo utilice, mutatis mutandis, al lema comercial en lo que fuere aplicable.

Definición 5.3. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XIl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 5,4. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conociclo”. 5.5.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: DES S pe” MUS SN Ai y 1 A h o (er Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 132-1P-2004 del 1 de diciembre de 2004 | | J) 12 y! SECRETARIA o y Pp SS Up SJ iDan PN.-L Proceso 240-1P-2018 a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente*?. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros, c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 5.6. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?*. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. hd El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ll Artículo 230 de la Decisión 486. e DE ?: a oe 4¿$ marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida E) “Grácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de $? idores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el pródiipto o servicio identificado por la marca renombrada.

SECRETARIA > || Proceso 240-|P-2018 La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro? Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio”. Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba.?* La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de a Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. bee La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario), y En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial, Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. 25 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir TT AA el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el Hip D 4) examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar ¡caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de E DA Y larse de un signo que era conocido por el solicitante. no podrá impedir el registro de un signo la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. SECRETARIA d 5.7. 5.8. x Proceso 240-1P-2018 mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.7.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.7.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.7.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.7.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

AN 15 Proceso 240-1P-2018 Prueba de la notoriedad 5.9. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.10.El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente b) c) d) e) 9) h) J) Kk) dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional, o, la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 5.11.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de y conformidad con el principio de complemento indispensable. a, El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy Q Ys e 2 se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no ña <fealiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de a SECRETARIA eps publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la ] 16 Proceso 240-1P-2018 notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?”.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 5.13. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?* como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 5.14.

Sila marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un pals miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 5.15.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”, 21 28 29 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.

Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoría está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op, Cít., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento. = Por otra patte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoría registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%," *540 Metke Mendez, Ricardo.

"El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la 17 Proceso 240-1P-2018 5.16. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 5.17.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el Lema Comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR (denominativa y mixta) cuyo titular es la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY SAA., era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo EL SOBRECITO DEL AMORR (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020110005600, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA LuisiElafael Vergara Quintero MAGISTRADO Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.” “Si bien es suficiente para logitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud do rogístro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de pemmitirlo la norma facultarla a que cualquier tercer interesado se aproveche indobidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que Hr. DE está identificado con la marca de su proferoncia*"". PE JysS >. OS 541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de Q y EN una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Reviow, = x | E f | Enero de 2013, p.8.

SECRETARIA ” | ON Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, XX Jj / 9) 18 Proceso 240-IP-2018 Hugo Ramiro Gómez De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario. A / f le Ñ pa. pS NA t 0 YN lu iS Rafael Vergara Quintero Luis oigo Aglilar Feijoó PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 240-IP-2018 | z) Ñ %, 1) 19 Ñ Y AS Ni DAD pS 4