VES ÓN ES a | SECRETARIA > sa) UA a TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: 258-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente de origen: SP-04-5201 Expediente interno del consultante: 17811-2018-00346 Referencia: Patente de invención "2-PIRIDIN-2-ILAMINO)- PIRIDO [2,3-D]PIRIMIDIN-7-ONAS” Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 02375-2019-TDCAQ-SR del 13 de agosto de 2019, recibido fisicamente el 21 del mismo mes y año, mediante el cual, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2018-00346; y, El Auto del 25 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. eS / Proceso 258-1P-2019 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Warner-Lambert Company LLC.
Demandados: Director Ejecutivo Encargado del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI—] Vocales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI Procurador General del Estado de la República del Ecuador ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si la solicitud de patente de invención "2-PIRIDIN-2-1LAMINO)-PIRIDO [2,3-D]PIRIMIDIN-7-ONAS” solicitada por Warner-Lambert Company LLC. cumpliría con los requisitos de patentabilidad, especificamente con el requisito de nivel inventivo.
La autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones, teniendo en cuenta que el demandante alega que la misma solicitud de patente ha sido concedida en otras oficinas de patentes. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o do procedimiento, on todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles do aplicación industrial. * “Artículo 18.- Sc considerará que una invención tiene nivel invontivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la matoría técnica correspondiente, esa invención no hubiese resullado obvia ni so hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 1,1 12 1.3, Proceso 258-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
El nivel inventivo y el estado de la técnica. La autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, el IEPI consideró que la patente de invención solicitada por Warner-Lambert Company LLC. no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceplibles de aplicación industrial”.
Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial? La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está dotorminada por la ausencia de la tecnología reivindicada on el estado de la técnica; es decír, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una deserpción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antos de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.
En el ordenamiento juridico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en rolación con el estado de la técnica a nivol mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar sí con los conocimientos técnicos que existían «l momento de la invención, sa hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para ura persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
En este orden de ideás, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio on el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos lécnicos en fa matería para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica ol invento no sea consecuencia clara y directa do dicho estado, sino que signifique un avance o sallo cualitativo en la colaboración de la regla lécnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto da 2016).
Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda sor producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las 1,4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5.
SECRETARIA Proceso 258-1P-2019 Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente solicitada por Warner-Lambert Company LLC. fue denegada porque no habría cumplido especificamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.
En relación con este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada on la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera ovidente del estado de la tócnica.” Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica * Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016) De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015.
A *. S 7 SÍ 2.6. Proceso 258-1P-2019 señala los siguientes criterios”: a) b) a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.
En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante, Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (1 (ii) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la tócnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp 76-78. Disponible em htto//www.comunidadandina.orq/public/patentes.pdt. (Consulta: 18 de agosto de 2016). (ii) Proceso 258-1P-2019 Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
“( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )".* - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.
Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. * La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas Ibidem.
ERA 3.1, 3.2. Proceso 258-1P-2019 caractorísticas ”.$ - ” Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiento, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”./ - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: e. ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; + ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y + ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Teniendo en cuenta que, en el presente proceso, Bayer Intellectual Property GmbH alegó que la misma solicitud de patente ha sido concedida Perú, Chile, Cuba, Costa Rica y Perú, el Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. Sobre el tema, el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro.
Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141A1P-2015 del 20 de julio de 2015.
Ibidem. 33. 34. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 258-1P-2019 el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidadó. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado? que si bien las oficinas nacionales competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro, Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiese sido presentada oposición. En el caso de que sea presentada oposición fundamentada, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ella, así como acerca de la concesión o denegatoria de la patente de invención?*".
Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. Con ello no se está afirmando que la oficina nacional competente de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite?” Procoso 362-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016.
Proceso 71-1P-2007, de fecha 15 de agosto de 2007. Proceso 362-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. Proceso 258-1P-2019 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2018-00346, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ( | ¡ e hs l A peo Cecilia Lulsa Ayllón Quinte Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO. l 1 Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE (E) SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presénte Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.