EN, ¿ Sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS; 332-1P-2019: Interpretación Prejudicial: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia: 92-337198 11001032400020100015200: Cancelación por falta de uso de la marca "KENZO" (denominativa) Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 3543 del 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020100015200; y, El Auto del 27 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 332-1P-2019 A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Héctor Humberto Cáceres Mora Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si procede la solicitud de cancelación total por falta de uso de la marca KENZO (denominativa) presentada por el señor Héctor Humberto Cáceres Mora, 2. Si los medios probatorios presentados por Kenzo S.A. resultaron ser pertinentes y suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca KENZO (denominativa). C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. ! 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional compotonte cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no so hubiese utilizado on al menos uno de los Paises Miembros, porsu titular, por un licenciatario o otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicio la acción de cancolación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarso coro defensa en un procedimiento do oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antos de transcurridos tros años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agole el procedimiento de registro do la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o sorvicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello so tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando ol titular demuestre que la falla de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso forluilo.” “Artículo 166.- So entenderá que una marca se encuentra en uso cuando Jos productos o servicios Z D E que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo Y pS + 2 [€ p ( SECRETARIA ” Wo] j 1,2, 1.3.

Proceso 332-1P-2019 De oficio se interpretará el Artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, a fin de complementar el tema de cancelación de marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno el señor Héctor Humberto Cáceres Mora solicitó la cancelación por falta de uso de la marca KENZO (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente?. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el esa marca, en la cantidad y dol modo que normalmente corresponde, foniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efoctúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga oxclusivamente productos que son exportados desde cualquiera do los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo antorior. El uso de una marca en modo tal quo difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a dotalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al litular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comercialos, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comorcialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 436-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2729 del 22 de abril de 2016. 14 1.5. 1.6, Proceso 332-1P-2019 mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización?. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva$, El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso, De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente”: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 4165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio 5 — pl DE IS De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 495-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016. bidem.

Ibídem. UN 2.2. 2.3. 3.1, 3.2. Proceso 332-1P-2019 del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Kenzo S.A. ha logrado acreditar el uso de la marca KENZO (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Teniendo en cuenta el objeto controvertido en el presente proceso, la SIC manifestó que Kenzo S.A. presentó suficientes pruebas que acreditan que ha venido utilizando la marca KENZO (denominativa) de forma continua e ininterrumpida, y, además, estuvo disponible en el mercado dentro del periodo exigido por ley, por lo cual, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486” plantea los supuestos bajo Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Proceso 332-1P-2019 los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado?, b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos Y servicios quo ella distingue han sido puestos en ol comercio o so encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corrosponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efoctúa su comercialización on el mercado, También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palsos Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que dificra de la forma en que fue ragistrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” De modo referencial, ver Intepretación Prejudicial N* 191-1P-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3083 del 7 de setiembre de 2016, mediante la cual, el TICA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidados para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento dol periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intemedianos y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anteñor, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que asl se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comorcializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado, b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante lodo el año. Este tipo de transacción se puedo tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 332-1P-2019 carácter distintivo. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Articulo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Proceso 332-1P-2019 3.10.Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como 3.11: uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los paises de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 3.14.

¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no” inflexible, pues ello significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor”, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 33-1P-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3111 del 20 de octubre de 2017, en la que el TICA estableció lo siguiente: Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una emprosa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o certificado de marca Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas Proceso 332-1P-2019 un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana critica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no, 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020100015200, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Proceso 332-1P-2019 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán Rfúfigo Romero-Za brano MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilari Feijoó PRESIDENTE (E) SECRETARI Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10