TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del consultante Referencia Magistrado ponente VISTOS 333-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 06-97381 11001032400020100025400 Signo involucrado BOTELLA (tridimensional)' Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 3544 del 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020100025400; y, El Auto del 27 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial., A continuación, una reproducción del signo tidimensional solicitado a registro Proceso 333-1P-2019 A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante E Bavaria S.A. Demandada $ Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo BOTELLA (tridimensional) solicitado a registro por Bavaria S.A., cumpliría con los requisitos para ser considerado como marca. 2. Si el signo BOTELLA (tridimensional) solicitado a registro por Bavaria S.A., es distintiva intrínsecamente respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir. 3.

Si el signo BOTELLA (tridimensional) solicitado a registro por Bavaria S.A., constituiria una forma usual para los productos o envases de la Clase 32 de la Clasificación Intemacional de Niza que pretende distinguir. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Unicamente procede realizar la interpretación del Artículo 134, y de los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por ser pertinentes. E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naluraleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una merca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes. figuras. simbolos, gráficos. logotipos. monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; a) las letras y los números; e e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; a la forma de los productos, sus envases o envolluras; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” 9 SON UA 1:2 1.3. 1.4 1.5.

Proceso 333-1P-2019 No procede realizar la interpretación de los demás literales del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto únicamente se encuentra en discusión la iregistrabilidad del signo por la supuesta falta de distintividad intrínseca y por presuntamente constituir una forma usual de los productos que pretende distinguir.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La marca tridimensional. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que Bavaria S.A., contrariamente a lo señalado por la SIC, argumentó que el signo BOTELLA (tridimensional), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado a registro, sí cumpliría con todos los requisitos para ser considerado como marca, resulta pertinente analizar el tema propuesto.

Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: *( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Esindicadora de la procedencia empresarial. carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto a del servicio de que se trate: 1.6. 17: 1.8. 1.9.

Proceso 333-1P-2019 c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido ar DE JN caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan (2 o IN x AN A. po > « > Proceso 333-1P-2019 referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15, Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135.

La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. A £ “47. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los ga cats mencionados, para luego, determinar si el signo no está f/2 (1d E AN 5 SECRETARIA >| Ni 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3,1.

Proceso 333-1P-2019 inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. La marca tridimensional En el presente proceso, se discute si el signo BOTELLA (tridimensional) solicitado a registro por Bavaria S.A., cumpliría con los requisitos para ser considerado como marca; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.

Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.? En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.* Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con caracteristicas tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.? Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.S La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto que la SIC denegó el registro del signo BOTELLA (tridimensional), por cuanto vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, al no ser lo suficientemente distintivo respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Intemacional de Niza que pretende distinguir, se procederá a desarrollar el presente tema.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem, Z Qe modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015. a nterpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 333-1P-2019 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(-J La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.” La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan dificiles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de este tipo de distintividad -intriínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de setiembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N” 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2018. 'er Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de setiembre de 2015 Proceso 333-1P-2019 3,7.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente, En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 3.8.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 4. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales 4.1.

En el proceso se ha hecho referencia a que el signo BOTELLA (tridimensional) solicitado por Bavaria S.A. consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; 4.2.

La norma trascrita prohíbe el registto de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios, Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos. *? 4.3.

Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.** 0 De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 133-1P- 2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2604 del 14 de octubre de 2015, p. OS 10.

LD 733 IS Ver Interpretación Prejudicial N* 141-1P-2018 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la 2 AN Gaceta Oficial N* 2868 del 10 de noviembre de 2016 / R [2 ES l SECRETARIA > >| ? 4.4, 4.5. 4.6, 4.7. 4.8. Proceso 333-1P-2019 Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:*2 a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 1? El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.** Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Sila forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ibidem. => DE manera referencial, ver interpretaciones Prejudiciales números 209-1P-2015 de fecha 21 de Y de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2615 del 26 de / y octbbíe de 2015; y 509-1P-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del p2 Acuer de Cartagena N” 3047 del 26 de junio de 2017.

(E SECRETARIA: E No T/ 9 NO ==) NO y (+ o Proceso 333-1P-2019 (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Sila forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020100025400, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y Cecilia Luisa Ayllór Quinteros ¡ el Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO rn Hugo R. Gómez Apa 10 Proceso 333-1P-2019 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. uis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE (E) Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11