TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: 342-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el cantón Guayaquil de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 09802-2015-00802 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 0742-TDCAG-2018 del 14 de junio de 2018, recibido vía courier el 12 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el cantón Guayaquil de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 09802-2015-00802, y;
El Auto de 1 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandantes: AMÉRICA MOVIL S.A.B DE C.V. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL COMPAÑÍA OTECEL S.A. Proceso 342-1P-2018 B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la COMPAÑIA OTECEL SAA. infringió los derechos de propiedad intelectual de AMERICA MOVIL S.A.B DE C.V. al realizar una campaña publicitaria con las expresiones "CLARA" y "CLARITA" las cuales presuntamente desprestigian la marca notoria CLARO (mixta).
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de la cual se interpretarán únicamente los Artículos 155 y 276 de la Decisión anteriormente mencionada! por ser pertinentes. No se interpretarán los demás artículos de la Decisión 486 en razón de que la controversia únicamente radica en la determinación de la existencia de la infracción de derechos de propiedad industrial.: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cualos se ha registrado la marca; sobro productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de fales productos; €) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con ol titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registra un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del WN valor comercial o publicitario de la marca, o un aproyechamiento injusto de su prestigio.” AN Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, Serán regulados por fas normas intemas de los Paises Miembros.” SECRETARIA ”| 14, 1.2. 1.3: Proceso 342-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.
Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial En razón a que en el proceso interno se discute la legalidad del contenido de la publicidad realizada por OTECEL S.A. el Tribunal considera pertinente analizar el presente tema: El Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé lo siguiente: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”?, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: “( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde puecden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' ( ) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas nomativos. En; Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
ISONOMÍA - Rovista de Teoría y Filosofía del Derecho. Número 34, 2011, pp. 109 -139. En: htto:/Avww isonomia.itam.mx/docsfisonomia34/Isono 345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017). A) y 1.4, 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.2. Proceso 342-1P-2018 anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.3 En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraidos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”.* Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos Uu obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u_ otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.* Acción por infracción de derechos.
Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno el demandante señala que OTECEL S.A. infringió sus derechos de propiedad intelectual al utilizar las expresiones "CLARA” y “CLARITA” en una campaña publicitaria, por lo que es pertinente analizar el presente tema.
El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que metivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-1P-2012 del 25 de abril de 2013, que cita la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 121-1P-2004 del 6 de octubre de 2004. — Yer Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 111-1P-2014 del 23 de septiembre de 2014, (y o DE TS Ad DNntorpratación Prejudicial recaida en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto de 2015 e E niéspretación Prejudicial recalda en el Proceso 67-1P-2013 del 8 de mayo de 2013.
SE crEt ARIVerÍnbfortación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2018. XI) Proceso 342-1P-2018 2.3. El Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) d) e) 1 aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;
O sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o dle su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 2.4.
Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la 2.5: demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes caracteristicas”: a) (1) (ii) b) (1 (ii) Proceso 342-1P-2018 Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.6.
El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Supuesto | Es titular de una marca que distingue productos.
Es titular de una marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos. Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre Ñ o productos. Aplica o coloca la marca | Marca protegida para o signo idéntico o servicios aplicada o semejante sobre productos vinculados a los servicios que colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre Proceso 342-1P-2018 distingue la marca productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida.
Es titular de una Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o productos o servicios productos o semejante sobre aplicada o colocada servicios. envases, envolturas, con una marca o signo Supuesto ll! embalajes o idéntico o semejante acondicionamientos de sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 2.7.
Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma 2.8. 2.9. cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización? Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.
Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.
Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito?.
El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los 9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario do la RAE. Definición de acondicionar: *1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr, Méx. y Ven. Entrenar a un deportista, 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo Consulta; 12 de noviembre de 2018).
TLRÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis. y Eomentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. | Proceso 342-1P-2018 productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto lll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen dol supuesto Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue después de que se supresiones o productos. hubiese aplicado o modificaciones después Supuesto | colocado la marcao | de que hubiese sido signo idéntico o aplicada o colocada con semejante una marca o signo directamente sobre idéntico o semejante productos. sobre productos.
Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue después de que se supresiones o servicios. hubiese aplicado o modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o aplicada o colocada con Supuesto Il semejante sobre una marca o signo productos vinculados | idéntico o semejante a los servicios que sobre envases, distingue la marca envolturas, embalajes o protegida. acondicionamientos de productos.
Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue la marca después de | supresiones o productos o servicios. | que hubiese sido modificaciones después aplicada o colocada | de que hubiese sido la marca o signo aplicada o colocada con Supuesto lll idéntico o semejante | una marca o signo sobre envases, idéntico o semejante envolturas, sobre envases, embalajes o envolturas, embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de de productos. productos. 2.10.
En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores - inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y =, su garantia de calidad que corresponden al titular de la marca, y también $ desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los “cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios Po / 8 Vinao Y Proceso 342-1P-2018 para los cuales esta se ha registrado'”, 2.11.Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.12.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 2,13, La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 2.14.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo, 2.15.
La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 2.16.
Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 2.17. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.
Por lo tanto, proscribe los actos == de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que 7 pala DE y TOR: MA 10 LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Es y + Eomentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. z SN Proceso 342-1P-2018 reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 2.18.
Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (11) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 2.19.
Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales, Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 2.20.
Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'*. 2.21.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.
En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 2.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos.
La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final, 2.23. La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 2.24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.
AN a ) a) Wer Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017. e > mn SECRETARIA > || a, 10 Proceso 342-1P-2018 2.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión*?, AAA E DS De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. q y " Ñ: modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de E ayo de 2013.
CRETARIA 1 “ Proceso 342-1P-2018 2.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 2.28.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 2.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica!*, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.
Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad juridica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 2.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 2.31.
Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Loy del Procedimiento Administrativo General. En: Revista “Derecho 4 ¿GN 3 DE E 7 Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho £ Sociedad conformada por estudiantes de la Ga ) > ¿Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N” 37, pp. 268 y [7 y (A FS SECRETARIA dl 12 Proceso 342-1P-2018 conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.
En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 2.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años**, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 2.33.
Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.
La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 2.34.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo, Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.
En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 2.35.Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción ZA DE SS Fa pode E HS == GS > Y Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo Q Py E 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de 2 Y "acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren le SECRETARIA Mófado de mala fo. 5 Proceso 342-1P-2018 (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 2.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 2.37.
El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia O demanda. 2.38.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.39.
Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraria la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 2.40.
El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir..En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la 'enombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la ¿protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas pil 14 Proceso 342-1P-2018 adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”**. 2.42.
En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida, 2.43.
Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización. 2.44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta. 2.45.
Asi, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. 2.46.
El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 4..2.47.
Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca 6 MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 15 Proceso 342-1P-2018 notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 2.48.En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca. 2.49, Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma””. 2.50. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”**, 2.51. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, “Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 2.52.Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.29 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial.
ZN PE (4 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de > Y didjembro de 2015. Es a > (4) 18 died referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo TA 20115, SECRETARIA“ S/) / 16 Proceso 342-1P-2018 2.53.Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.54.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 09802-2015-00802, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A Cecilia Luisa AyHór Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A Hernán fi ro Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRAD 17 Proceso 342-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario. afael Vergara Quintero Luis Felipe Ayuilar Feijoó PRESIDENTE (a) SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 342-1P-2018 | 18