TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS: 407-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/14-080837 11001032400020160052800 Patente de Invención “SERVIDOR DE SUBASTAS IMPLEMENTADO POR COMPUTADOR PARA LLEVAR A CABO SUBASTAS SOBRE UNA RED DE COMPUTADORES” Hugo R. Gómez Apac El Oficio N” 4056 del 30 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 2 de octubre de 2019, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 14, 16, y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020160052800; y, El Auto del 5 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 407-1P-2019 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Jeon-Gab Lee Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si la patente “SERVIDOR DE SUBASTAS IMPLEMENTADO POR COMPUTADOR PARA LLEVAR A CABO SUBASTAS SOBRE UNA RED DE COMPUTADORES” solicitada por Jeong-Gab Lee, cumple con los requisitos de patentabilidad, en específico con el requisito de novedad. 2. La autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones, teniendo en cuenta que el demandante alega que la misma solicitud de patente ha sido concedida en oficinas de patentes de otros países.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Articulos 14, 16 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.” "Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes do la fecha de presentación de fa solicitud de patente o, en su caso, do la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de fa técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prosentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviose examinando, siempre que dicho contenido esté incluido — > en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en <S L ¿artículo 40. pS 0m) asticuto 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que > nácumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la SECRE patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de TARIA Proceso 407-1P-2019 Procede realizar únicamente la interpretación de los Artículos 14 y 16 de la citada Decisión por ser pertinentes, 2. No se realizará la interpretación del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia la notificación de informes técnicos.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. La novedad. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. a Ni E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por Jeon-Gab Lee no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3, Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?. sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” 2 La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que eslá determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral a escrita, por -——- su ulilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o A AL DE S prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de » “Ulos inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel Nundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). 3 RET Nivel Inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado ¡ 16,] Proceso 407-1P-2019 1.4.

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

Lanovedad 2.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por Jeon-Gab Lee debido a la falta de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40." 2.2.

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". 2.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, so necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento na sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). - =- Aplicación Industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado on cualquier QA = y actividad productiva o de servicios.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el ? ¡£sho de que la concesión de una patonte estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando ” ficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las ñ o. que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 do 9 de septiembre de TARA ? Proceso 407-1P-2019 empleado y el resultado obtenido no era conocido.'* 2.4.

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.

(negritas fuera de texto). 2.5. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida? 2.6.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento?, 2.7. En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier 5 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrat. 1997. Pág. 150. + CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”, Tomo 1, Editorial St Heliasta, Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de AAL DE 2004). GS op. “SProceso 9-P-2014. 7d 5 Ibidem. "ECRETARIA >) y 5 2D Ary pa Proceso 407-1P-2019 otro medio, en cualquier lugar del mundo””.

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486. 2.8. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención?. 2.9.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. 3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 3.1. Tomando en cuenta que el demandante alegó que la solicitud de patente presentada fue concedida en otras oficinas de Patentes, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 3.2.

Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es asi como el Capitulo ll, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 3.3.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones?. 3.4. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería 5 SALVADOR, Jovani Carmen.

Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. LD En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. > / * Proceso 9-1P-2014. 9 De'modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 407-1P-2019 el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Paises Miembros*.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Paises Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro”!. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado*?, Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado'?. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007.

Ibidem. A Bé.modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Proceso 407-IP-2019 las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares!*. 3.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos**, 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020160052800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Proceso 407-1P-2019 ¡E A Cecilia Luisa Ay Quinta MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO | y | Hugó.R. Gómez Apac MAGISTR, De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Felipe Aguilar Feijoo” Hugp R. Gómez Apac PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. <AL DES SS “E pa p SA A Xx) Y, SS A ” (9) Dan pus