a ”m sÍ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: Asunto; Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 641-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 05 -111552 11001032400020100053800 El depósito de la enseña comercial EL CORTE INGLES (mixta) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 4405 del 7 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal h), 194 Literal b), 225 y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020100053800, y;

El Auto de 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: y, Demandada: DE, “Us an PON a FODETADIA LUKETARIA EL CORTE INGLÉS SAA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE Proceso 641-1P-2018 COLOMBIA Tercero Interesado: GARMEN S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Sies procedente la nulidad del depósito de la enseña comercial EL CORTE INGLES (mixta) depositada a nombre de GARMEN S.A. 2. Si el nombre comercial EL CORTE INGLÉS de propiedad de la sociedad EL CORTE INGLÉS S.A. ostenta la calidad de notorio. 3. El alcance de protección de la enseña comercial EL CORTE INGLÉS (mixta) depositada a nombre de GARMEN S.A. 4.

Elalcance de protección del nombre comercial EL CORTE INGLÉS de propiedad de la sociedad EL CORTE INGLÉS S.A. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal h), 194 Literal b), 225 y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se interpretarán el Artículo 225 de la Decisión antes mencionada! por ser procedente.

No procede la interpretación de los Artículos 136 Literal h), 194 Literal b) y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto no constituye materia controvertida en el presente caso el impedimento de registro de un signo para constituirse como marca al contener un signo notoriamente conocido; las causales reseñadas por la norma andina para no conceder el registro de un nombre comercial y la remisión en los signos distintivos notoriamente conocidos.

De oficio se procederá a interpretar los Artículos 190 al 193, 200, 224, 228, 230 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin peruicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la prolección contra la competencia desleal del Pais Miembro.” a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. +, Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre “9 comercial do una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra signación inserta en un registro de personas o sociedades mercantiles. a Proceso 641-1P-2018 Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir." “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primor uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” “Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tondrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191." “Articulo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pals Miembro “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, ammplilud y extensión geográfica do su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; £) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cuilquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en ol del País Miembro en el que se pretende la protección;

Y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresanial; h el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 0) la existencia de actividades significatwas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protocción; 7) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existoncia y antigúedad do cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre olros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del lipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresaniales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. = Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de Lp DES cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores." « AS > QA e 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, regulados por las namas internas de los Paises Miembros.” SECRETARIA | Proceso 641-1P-2018 tratar lo referido al nombre comercial, la protección de la enseña comercial. la presunta notoriedad del nombre comercial y el principio de complemento indispensable.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN O El nombre comercial. Caracteristicas y su protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. El depósito de una enseña comercial. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. y. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nombre comercial. Características y su protección 1.1.

Enel presente caso se discute las facultades que otorga el nombre comercial EL CORTE INGLES a favor del EL CORTE INGLES S.A,, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 1.2, El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.* 1.3.

El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como * cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial 1.5. Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes*: > El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. R A Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-1P-2013 del Y de junio de 2013. Wef Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009.

AA Ni a Ñ OM ' Dy ÍDAr Ay 1.6. ELA Proceso 641-IP-2018 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.* 1.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”,S —— = yy gel 12 de julio de 2000. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-93, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 Proceso 641-1P-2018 1.9.

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”? 1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 1.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 2.

La enseña comercial y su ámbito de protección En atención a que en el caso en concreto se cuestionó la nulidad del depósito de la enseña comercial EL CORTE INGLÉS, se procede a analizar el Dejate tema, a "RES Ver intecgrdlación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998. UREUTARIA ”] 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 641-1P-2018 La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486% desarrolla la protección que se debe dar a la misma.

De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: a Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.

El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.

Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. El depósito de una enseña comercial En el presente caso la empresa EL CORTE INGLÉS S.A. solicitó la nulidad del depósito de la enseña comercial EL CORTE INGLÉS (mixta), en E ¿Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Anículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relafivas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro.” Proceso 641-1P-2018 consecuencia, resulta pertinente analizar el presente tema. 3.2.

El Artículo 200 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 3.3. En virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los paises miembros optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos: (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo.

(ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere solo a partir del primer uso en el comercio. 3.4. La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse u n derecho de propiedad industrial, tales como, la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 3.5.

Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Titulo X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca. 3.6.

Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial. 3.7. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486.

Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial, sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad. 3.8. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el Artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la 5 naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos “5 procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la ¿legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable. | » || Proceso 641-IP-2018 3.9.

El depósito de una enseña comercial no es lo mismo que su registro y al no estar la figura del depósito regulada en la norma andina, en virtud de remisión expresa realizada por la norma comunitaria, su trámite y regulación se hará conforme a la norma nacional de los países miembros. 3.10.Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiguen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 3.11.

Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad nacional competente deberá remitirse a lo regulado en la norma interna de los países miembros respecto a la figura de la nulidad del depósito de la enseña comercial, en virtud del principio de complemento indispensable regulado en el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el nombre comercial EL. CORTE INGLÉS de propiedad de la sociedad EL CORTE INGLÉS S.A. ostentaría la calidad de notorio, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, En atención a que el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la notoriedad respecto a toda clase de signos distintivos, las disposiciones en la materia correspondientes a la marca comercial se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, a continuación se incluirá el marco teórico referido la marca notoria para que la Sala consultante lo utilice, mutatis mutandis, al nombre comercial en lo que fuere aplicable.

Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos, 4.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese j > Sin Feconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, fe > A E Independientemente de la manera O el medio por el cual se hubiese hecho (3 man.

B| onocido." SECRETARIA A ) Ma e Proceso 641-1P-2018 4.4. Dela anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique*%, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente**. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres paises miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. 2 El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 10 Articulo 230 de la Decisión 486.; 2222.

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida ADE / Prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores 0a Y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o 4 icio identificado por la marca renombrada. ” M, 10 Proceso 641-1P-2018 La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro??, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente*?.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio".

Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba!!. La marca notoria extracomunitaria!? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.'* Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o 14 15 16 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), asi como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina—- en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y. a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de - N/A e de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo e la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 41 4.6. 4.7.

Proceso 641-1P-2018 si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12 Proceso 641-1P-2018 Prueba de la notoriedad 4.8.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) b) c) d) 9) h) J) Kk) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular clel signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. ECRETARIA >) AS El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy.. se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no s,yealiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de 13 Proceso 641-IP-2018 ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!”. 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el nombre comercial EL CORTE INGLES cuyo titular es la sociedad EL CORTE INGLES S.A., era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento del depósito de la enseña comercial EL CORTE INGLÉS (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el depósito de la enseña comercial materia de discusión configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020100053800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luiéa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO, Hugo'Ramiro Gómez Apa MAGIST 14 Proceso 641-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.

Já: ergara Quintero Luis Fals Aguilar! Feijoó. RESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 641-IP-2018 | 15