TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expedientes de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 679-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República de Ecuador 13-1301-RV-1S-RR-16 17811-2017-00744 Signo involucrado AMAZON (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 3609-2016-TDCA-DQ del 29 de octubre de 2018, recibido fisicamente el 15 de noviembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 78, 134 Literal b), 137, 144, 145, 172 inciso segundo, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2017-00744, y;
El Auto de 19 de septiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Ufa ' [E SECRETARIA >| INDUSTRIAL DEL TRÓPICO INDELTRO S.A. Proceso 679-1P-2018 Demandados: DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PRIMERA SALA DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y OBTENCIONES VEGETALES. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
Tercero Interesado: COLPLAST SA. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si procede la nulidad del registro de la marca AMAZON (mixta) la cual identifica productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza por haberse efectuado de mala fe.
NORMA A SER INTERPRETADA El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 78, 134 Literal b), 137, 144, 145, 172 inciso segundo, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión anteriormente mencionada' por ser pertinente.
No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 78, 134 Literal b), 137, 144, 145, 258 y 259 debido a que no es objeto de controversia la notificación al titular de la patente en el marco de acción de nulidad, el concepto de marca, el examen de forma realizado por la oficina nacional competente en lo referente a la distintividad intrínseca y extrínseca; la Docisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicilud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubioso concedido en contravención con lo dispuesto en los articulos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relaliva de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción presenbirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios confonne a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para "Jos cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y segliminarán del registro de la marca.” Proceso 679-1P-2018 publicación posterior al cumplimiento de los requisitos formales; y los actos de competencia desleal.
D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Lanulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe
1.1. INDUSTRIAL DEL TRÓPICO INDELTRO S.A. solicitó que se declare la nulidad de la marca AMAZON (mixta) dado presuntamente que el registro se lo realizó con mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema. 1.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” 1.3.La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (1) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. 1.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.? 1.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un Véase; de modo referencial, Proceso 67-1IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18. Proceso 679-1P-2018 postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.? 1.6.
Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.* 1.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.? 1.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad.
El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.* 1.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.” 1.10.
La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.? 1.11.De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego a Ibidem. A Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. A Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Ibidem. Y Vé3$0, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. AN Proceso 679-1P-2018 todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado.
En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.? 1.12.El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.*% 1.13.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.
Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olimpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.*! 1.14.En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 1.15.
De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca AMAZON (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2017-00744, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el 7 Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.
Proceso 679-1P-2018 Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
A] ES An Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis-Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA _" MAGISTRADO y Go 0) | Hernán Rgdrigo Romero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac GISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la A Y / j LA LS En la == -úls Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Agua? Feijoó PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.
PROCESO 679-IP-2018 | SS, ANYS a YS F AN ye Y AN IF SEC ol a, Pre y - ( o RE7 ARla > Wal y NA SS)