TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 413-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Delegatura para asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio — SIC - de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 18-081636 Referencia: Acción por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente;

Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 1003-204 del 8 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a fin de resolver el proceso interno N”18-081636.

El Auto de 19 de agosto de 2019 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS Demandado: CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S. Proceso 413-1P-2018 B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S. infringió los derechos de propiedad intelectual de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS al presuntamente utilizar signos similares a las marcas registradas a su favor.

C. NORMA A SER INTERPRETADA El consultante no especificó la norma objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, no obstante, en atención a la controversia objeto del proceso interno, se interpretará el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! debido a que la controversia únicamente radica en la presunta infracción de derecho de propiedad industrial por el uso en el comercio de un signo idéntico o similar al previamente registrado.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 2. Respuesta a la pregunta del consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1.

Dado que en el presente caso se discute el uso del signo con la denominación CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S. el cual sería similar a la marca CLUB GANADERO (mixta) de titularidad de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS, resulta necesario analizar el presente tema. 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine ' Decisión 486 de la Comisión do la Comunidad Andina. — “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: di 8), usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o > A 'servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del ú ogistro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se A que existe nesgo de confusión; Proceso 413-1P-2018 la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?. 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Cc) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente == señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se hs GPL DE ¿Encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la ON lo = SECRET ARTE ispretacin Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

Proceso 413-1P-2018 Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor! con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido Literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 4 Prevé una protección especial con relación al principio de ' 5 especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de », 4 De modo referencial, ver Proceso 346-1IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. p 4 Proceso 413-1P-2018 los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.7.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión?*. 1.8.

En ese sentido, en atención al Literal d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: "Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el litular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 1.9.

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.10.Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, 5 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de - Mayo de 2013. pl DE 'ANespecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones rs > "Clasificación en la Loy del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho € y Ss dad”, editada por ta Asociación Civil Derecho 8 Sociedad conformada por estudiantes de la Fadullad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y Proceso 413-1P-2018 puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada.

Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.11.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.12.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 1.13.

En cambio, respecto del plazo de cinco años”, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización e del último acto que consuma la infracción. SA DE JN UNS.

QA 2 Doéstas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo y es de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de 'acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren SECRETARIA ' cíado de mala fe. XI 6 Proceso 413-1P-2018 1.14.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.

La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.15.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.16. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.17.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.18.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia O demanda. 1.19.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado (2 en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Proceso 413-1P-2018 1.20.

Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2. Respuesta a la pregunta del consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por el consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.

“¿Cómo se analiza la infracción de una marca que contiene elementos genéricos?” Cabe señalar que el análisis que se realiza en el marco de una acción por infracción no es igual al realizado en el examen de registrabilidad de la solicitud de un signo, no obstante, para efectos orientativos, la denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de una expresión genérica, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.? Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. '% Para complementar los anterior, el consultante deberá remitirse al Tema 1 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. o Ver Proceso 551-1P-2018 del 11 mayo de 2017.

Publicada en la Gaceta No. 3052 de 26 de junio de ¿pL DE 7,2017. 17 y ? Ibidem. < ) E 10. Ibidem, SECRETARI: 9) e) 8 Ta, (Y, VIDAL Les Proceso 413-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el Proceso Interno 18-081636, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. pl mM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A Hernán Rólrigo Romeró Zambrano Hugo Ramiro Gómex Apac MAGISTRADO MAGISTR De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

JS god Hugo acidos ómez Ápac Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación