TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de diciembre de 2019 Proceso; Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 78-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 13-094460 11001032400020150012100 Signos involucrados PANDA EXPRESS (mixto) / PANDA EXPRESS COMIDA ORIENTAL (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 0871 del 11 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 12 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 136 Literal a) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*11001032400020150012100.

El Auto de 8 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. Demandante, demandado. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno = Demandante: Demandada: PANDA RESTAURANT GROUP INC. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Proceso 78-1P-2019 Tercero Interesado: JAVIER DAVID PEREZ B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

Si en el examen de registrabilidad del signo solicitado PANDA EXPRESS (mixto) es aplicable la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial. 2. Siel signo PANDA EXPRESS (mixto) es confundible con la marca PANDA EXPRESS COMIDA ORIENTAL. (mixta), registrada a favor de JAVIER DAVID PEREZ, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Si la SIC es autónoma a la hora de realizar el examen de registrabilidad del signo PANDA EXPRESS (mixto) solicitado por PANDA RESTAURANT GROUP INC. 4. Siel signo PANDA EXPRESS (mixto) constituye un signo distintivo notoriamente conocido. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', los cuales proceden por ser pertinente., Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o rogistrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto dle los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entro otros, los siguientes factoros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro b) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro y » a S ye Ej” AS Ta.duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique la apar” a) ol valor do toda invorsión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, | É activiciad, productos o servicios a los que se aplique Proceso 78-1P-2019 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de tratar el tema del signo distintivo notoriamente conocido.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3. Comparación entre signos mixtos. 4. Autonomía de las oficinas nacionales. 5. La notoriedad del signo solicitado a registro. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular on lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se protonde la protección 1] el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; q) el valor contable del signo como activo empresarial 9) ol valor contable del signo como activo empresarial h) el volumen do podidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado temitorio i) la oxistoncia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección 5) los aspectos del comercio internacional k) la oxistencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registra del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” ? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector portinante, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

“Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 2 Das personas que participan on los canales de distribución o comercialización del tipo de CN! / ¿Productos o servicios a los que se aplique.

E) los cítculos empresanales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, Para efectos de reconocerla notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los litorales anteriores.” 11 1.2. 1.3, Proceso 78-1P-2019 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacia del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial En atención a que el demandante señala que la SIC, a la hora de realizar el examen de registrabilidad del signo PANDA EXPRESS (mixto), debe darle aplicación preferente a la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial prevaleciendo sobre la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema.

Primacía del ordenamiento juridico comunitario andino Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)* de cada uno de los Países miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera.

Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un País miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría “negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los Ver Interpretación Prejudicial 669-1P-2015 del 17 de febrero de 2017.

Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: "Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es duoño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso intemacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [ ] Lo que rosultaría entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posterior”, obstáculos constitucionales.

Tales actitudes soñalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho intemo, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional.” - (Subrayado agregado) "CEN PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acorvo Comunitario.

Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina: y su ordenamiento jurídico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76. 1.4, 1.5. 1.6.

Proceso 78-1P-2019 Países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan”.£ Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términosf: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir sí no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales O básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno ” (Subrayado agregado) En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-1P- 87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.

Textualmente, señaló lo siguiente: *2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento Jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas O nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.

Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la validez plena' de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que pueclan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros ” En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Paises Miembros para la regulación de determinadas actividades juríidico- económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. ? 7. a Sentencia de la Acción de Incumplimiento recaída en el Proceso 7-Al-98.

Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 2-IP-90 de 20 de septiembre de 1990. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 399-1P-2015 de 28 de noviembre de 2016. LS 1.8. 1.9: Proceso 78-1P-2019 Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países miembros, el derecho comunitario conserva — por aplicación de sus caracteristicas “existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia — la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.? Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los Países miembros.

La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Paises miembros.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1.10. En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado 1:14, precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países miembros, de manera que alli donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.

Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Articulo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal? impone a los Paises miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.12.

Adicionalmente, el principio de primacia del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a Ibidem.. ¿Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - “Artículo 4.- Los Paises Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegúrar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. -Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” Proceso 78-1P-2019 su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario. 1.13.

En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos paises.

Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Paises miembros por propia iniciativa, como el del Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.14.En virtud de los referidos principios de autonomía y primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países miembros.

En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Países miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países miembros son parte del mismo. *! 1.15.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Palses miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario. 10 nu De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002 y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002.

Ibidem, 2 21 Proceso 78-1P-2019 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PANDA EXPRESS (mixto) y la marca PANDA EXPRESS COMIDA ORIENTAL (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a tina marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor??. a) El riesgo de confusión: puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación: consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Proceso 78-1P-2019 teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser!3: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas**: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de.. productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?5: Ibidem, Ibidem.” | Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.

Proceso 78-1P-2019 (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto o servicio del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad, 2.5, Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 26.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad: y icamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, púes el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, inclúidos sobre los productos o servicios amparados por los signos en conflicto, En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión 10 Ss 3,2. 3.3.

Proceso 78-1P-2019 respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo PANDA EXPRESS COMIDA ORIENTAL (mixto) y la marca PANDA EXPRESS (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.!* Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente!”: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!* (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'* Como ejemplo tenemos el Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016. Ibidem, -.

Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. > “REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej.. ter, en enterráis.* Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 11 Proceso 78-1P-2019 lexema deport en: deport-e, deportivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?2 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso?!: 20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexemna, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -oro. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado, La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural” Disponible en: htip://dle rae.es/?%id=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2018 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes 0: definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Elconcepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 12 Proceso 78-1P-2019 (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.?? c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?* 3.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.?* 3.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto,?S Los coloros: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. VerlInterpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2015, Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ibidem: 13 3.6. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Proceso 78-1P-2019 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Teniendo en cuenta que PANDA RESTAURANT GROUP INC. alega la inobservancia de la procedencia del registro marcario del signo PANDA EXPRESS en otros países, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro, Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 11, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomia se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones?*, Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países miembros”, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado pais, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Ñ y AN De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015, De modó referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007. 14 Proceso 78-1P-2019 Países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?%, 4.7 Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado?”*. 4.8 Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, asi como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado%. 4.9 Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares**. 4.10 No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos??, 23 Ibidem. 2 De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015. A, Í: 3 a 2 Ibidem, 15 Proceso 78-1P-2019 4.11 En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 4.12 Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

La notoriedad del signo solicitado a registro Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado PANDA EXPRESS (mixto) es notoriamente conocido pese a no estar registrado como marca, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las = AS caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores = *U SN la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 16 Proceso 78-1P-2019 5.5.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 5.6.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020150012100 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayll ñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 17 | Proceso 78-1P-2019 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Lao Luis Felipe AN SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 78-IP-2019 | 18