MAN (sa) Nros TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 26-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú Expediente de Origen: 349392-2008 Expediente interno del Consultante: 341-2015 Referencia: Signo involucrado GRAND DIPLOME (denominativa) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 341-2015-SCSP-CS/PJ del 28 de enero de 2019, recibido via correo electrónico el 29 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 341-2015.
El Auto de 8 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. Demandante, demandado. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno 55 7; Demandante: LE CORDON BLEU INTERNATIONAL BV. a “ Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA RAN COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA y S Ni ASUNTOS CONTROVERTIDOS y Proceso 26-1P-2019 ! PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI — DE LA REPUBLICA DE PERÚ ! | De la revisión de los documentos remitidos par la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: LE Si el signo GRAND DIPLOME (denominativo) es distintivo intrinsecamente respecto de los servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. - Si el signo GRAND DIPLOME (denominativo) corresponde a un signo descriptivo respecto de los servicios que identifica.
La relevancia de que el signo GRAND DIPLOME (denominativo) se encuentre conformado por denominaciones en francés. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina! el cual procede por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de tratar el tema de irregistrabilidad de signos descriptivos.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: L..) b) carezcan de distintividad.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: consistan exclusivamente en un signo 0 indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos a de los servicios para los cualos ha de usarse dicho signo O indicación. inchuidas las expresiones laudalonas referidas a esos produciós O Servicios, 1.1. 1.2. 4.3, 1.4. 1.5. 7 | Proceso 26-1P-2019 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno INDECOPI argumentó que no corresponde conceder el registro como marca del signo GRAND DIPLOME (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad intrínseca; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad.
(12 La distintividad es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho Articulo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia 3 “¿Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.6.
NE 1.8. 21. 2.2. 2.3. 2.4, | Proceso 26-1P-2019 empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. ! Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente, En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.
En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrinseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado GRAND DIPLOME (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en francés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Asi, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raiz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015 Proceso 26-1P-2019 2.5.
Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 2.6.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacia de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 2.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 3.
Signos conformados por denominaciones descriptivas 3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que GRAND DIPLOME (denominativo) es una denominación descriptiva respecto de los productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2.
Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. * 3.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. un <a y E) Q = a ha Proceso 26-1P-2019 (e. Je 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca, 3.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto,3 3.6.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 341-2015 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispues o en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | j ( PA AN > YI ? GE Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO SE 4 Qe modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.
SECRETARIA 2 +2) 255 'DAD_ z Démodo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Sy 6 oy 1% | Proceso 26-1P-2019 Hugo Ramiro Gómez Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 26-IP-2019 |