TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de diciembre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 348-1P-2019 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2016-043490 Infracción de los Derechos de Propiedad Industrial Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio No. 1003-283 del 29 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 03 de septiembre del mismo año, mediante la cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno No, 2016-043490, y;

El Auto de 07 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES pe Y “Demandante Demandante: | SEC € | o Al HO 4.- Partes en el Proceso Interno Frisby S.A. Tk 1.2. Proceso 348-1P-2019 Demandado: Ricardo Marroquin Manjarrez ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta infracción por parte del señor Ricardo Marroquin Manjarrez sobre los derechos de propiedad industrial de titularidad de Frisby S.A., por el uso del signo FRIKY como marca y enseña comercial presuntamente similares a sus marcas y enseña comercial FRISBY, notoriamente conocidas.

NORMA A SER INTERPRETADA El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se restringe al Literal e), por tratarse de infracción a una marca notoria. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

Respuesta a la pregunta formulada por la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno Frisby S.A., alega la presunta infracción de los derechos de propiedad industrial por parte del señor Ricardo Marroquin Manjarrez, por el presunto uso no autorizado del signo FINKY, como marca y enseña comercial, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) 6) usar en ol comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o do su titular; 1.3. 1.4. 1.5: Proceso 348-1P-2019 propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto? El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos oO servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la Ver Interpretación Prejudicial recaida en ol Proceso 263-1P-2015 del 25 de fobrero de 2016, ¿IA Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.

Proceso 348-1P-2019 infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.6. El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida.

Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 1.7.

En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 1.8.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.9.

Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización. 1.10. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta. 1.11.Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan + YA MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 4 Proceso 348-1P-2019 originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. 1.12.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.13.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 1.14.En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos O servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca. 1.15.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma?. 1.16.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de Proceso 348-1P-2019 de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”?. 1.17.

Para los casos especificos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.18.Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.19.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo 2.1. notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Respuesta a la pregunta formulada por la consultante.

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por el Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

"¿Cuáles son los criterios de comparación que se deben aplicar al momento de cotejar una marca mixta y un signo mixto?" Para responder la pregunta este Tribunal se remite al análisis del tema realizado en el Proceso 125-1P-2017. “En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso 6 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. Proceso 348-1P-2019 concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicio comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. *! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: El 1 “ Vor Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej, sol, o quo, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCui6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario do la RAE. Definición de morfoma: “1 m. Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. '2:m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3, m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: hórsona, primera, y número, plural” Disponible en: http//dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de Asu lA rieviembre de 2018). $) Proceso 348-1P-2019.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso??: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los li En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al, efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de ceolores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de ¿diferenciación del signo solicitado a registro.

Proceso 348-1P-2019 rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. '3 c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.** Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 1? Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.*6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.” En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolver el proceso interno 2016-043490, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. li Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015.

Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015. Proceso 3481P-2019 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

NN | [A y Cecilia Luisa Ayitón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Y ) — ¡PU lá XK ¡0 A Hugo ¡ro Gómez “buls Felipe Aguilar o PRESIDEN: SECRETARIO Notifíquese al Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10