TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de diciembre de 2019 Proceso: 424-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2018-278967 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N* 1003-331 de 2019 del 07 de octubre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2018- 278967; y, El Auto del 07 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Promotora Turística del Caribe S.A, Protucaribe S.A. Demandado: Operadora Apartahotel las Américas Limitada Proceso 424-1P-2019 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la entidad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1, La presunta infracción de los derechos de propiedad industrial pertenecientes a la sociedad Promotora Turística del Caribe S.A. Protucaribe S.A., por parte de Operadora Apartahotel las Américas Limitada por el supuesto uso de signos con las denominaciones LAS AMERICAS y HOTEL LAS AMERICAS, los cuales serían similares a sus marcas HOTEL LAS AMERICAS TORRE EL MAR (mixta), LAS AMERICAS RESORT Y CENTRO DE CONVENCIONES (mixta), HOTEL LAS AMERICAS CASA DE PLAYA (mixta), HOTEL LAS AMERICAS PALACE GLOBAL RESORT (denominativa) que protegen servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y HOTEL LAS AMERICAS RESORT, SPA 8 CENTRO DE CONVENCIONES (mixta) que distingue productos y servicios de las Clases 16, 25, 35, 41 y 43 de la referida Clasificación. Si corresponde o no la prescripción de la Acción por Infracción de Derechos.
Si la sociedad Operadora Apartahotel las Américas Limitada tiene derecho al uso y protección del nombre comercial APARTAHOTEL LAS AMERICAS (mixto) y la enseña comercial APARTAHOTEL LAS AMERICAS (mixta). Si durante 28 años han coexistido de manera pacífica las marcas HOTEL LAS AMERICAS TORRE EL MAR (mixta), LAS AMERICAS RESORT Y CENTRO DE CONVENCIONES (mixta) HOTEL LAS AMERICAS CASA DE PLAYA (mixta), HOTEL LAS AMERICAS PALACE GLOBAL.
RESORT (denominativa), HOTEL LAS AMERICAS RESORT, SPA 8 CENTRO DE CONVENCIONES (mixta) con la enseña y nombre comercial APARTAHOTEL LAS AMERICAS (mixto). Si la palabra HOTEL es considerada de uso común para los servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y si la expresión LAS AMERICAS es conocida como una denominación genérica y de uso común para los mismos servicios de la referida clasificación. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial 2 Proceso 424-1P-2019 del Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', el cual se interpretará por ser pertinente.
De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literales f) y g), 190 al 193, 200 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por ser Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el dorecho do impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (3: d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (-J% Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina *Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--); f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial, Puedo constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades morcantilos.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial so adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o dol establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular, Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. “Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente, El rogístro o depósito tendrá carácter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191.” “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro." “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” j 3 DARAN m 1.1 1.2. 13 Proceso 424-1P-2019 materia de controversia la conformación de marcas con denominaciones genéricas y de uso común, el nombre y enseña comercial y la prescripción de la acción por infracción de derechos.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio, El nombre comercial. Características y su protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. Coexistencia pacífica de signos. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común. Absolución a las preguntas formuladas por la entidad consultante.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”.
El Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.); d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo ce confusión; (..). Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 Ver Interpretación Proejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.4. 1.5.
Proceso 424-1P-2019 Literal d) de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial, (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial.
Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Proceso 424-1P-2019 conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.6.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión'. 1.7.
En ese sentido, en atención al Literal d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: "Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 1.8.
La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la De' modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo. de 2013, » | 6 Proceso 424-1P-2019 infracción por última vez.
Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.9. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica”, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.
Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada, Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.10.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.11.
Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018, Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En: Revista “Derecho 4 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 4 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. Proceso 424-IP-2019 1.12. En cambio, respecto del plazo de cinco años*, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción, - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.13.
Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.
La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado, 1.14.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.
En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.15.Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, asi como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.16.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe. 8 Proceso 424-1P-2019 acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.17.
El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. 1.18.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.19.
Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2. Elnombre comercial. Características y su protección 2.1.
En el presente caso la sociedad Operadora Apartahotel las Américas Limitada manifestó ser titular del nombre comercial APARTAHOTEL. LAS AMERICAS (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 2.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.? 2.3.
El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” 2.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013.
Proceso 424-1P-2019 identifican al empresario, Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.
Características del nombre comercial 2.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes!': - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.: - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.
Protección del nombre comercial 2.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial, Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 2.7.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. 10 2.8. 2.9.
Proceso 424-1P-2019 derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.'' Este Tribunal también ha manifestado que: *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.*? Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin seresenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”, 13 2.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso 2.11. real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 del 12 de julio de 2000. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998. 1 Os Proceso 424-1P-2019 2.12.Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.13.
Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre 3,1. 3.2. 3.3. comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.
La enseña comercial y su ámbito de protección En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud que la sociedad Operadora Apartahotel las Américas Limitada señaló ser titular de la enseña comercial APARTAHOTEL LAS AMERICAS (mixta). La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486!* desarrolla la protección que se debe dar a la misma.
De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.
Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relatiyas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” A] 12 3,4. 4.2. 4.3. 44.
Proceso 424-IP-2019 empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario.
La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado.
Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.
Coexistencia pacífica de signos. La sociedad Operadora Apartahotel las Américas Limitada señaló que durante 28 años han coexistido los signos en conflicto en la prestación de servicios hoteleros, sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado, En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas” o "coexistencia pacífica de signos".
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 13 4.5. 4.6. 4.7.
Proceso 424-1P-2019 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.
No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común Para dar respuesta a las preguntas planteadas por la entidad consultante, se procede a analizar este tema. 14 5.2. 5.3. 5.4, 5:5. 5.6.
Proceso 424-1P-2019 El Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--.) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate, 5 La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.*$ Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.*” De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (2.2 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(> 15 "e 17 % Ibidem. Ibidem. Ibidem. 15 57. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11 Proceso 424-1P-2019 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*? No obstante, si la exclusión de los componentes genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. ** Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase..En tal sentido, se debe determinar si las marcas, enseñas y nombres comerciales está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Absolución a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las FOÑA Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
De:módo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.: 16 Proceso 424-1P-2019 normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 6.1 “En el marco de un proceso por infracción marcaría ¿qué criterios se aplican para realizar el cotejo marcario entre el signo registrado (mixto) y el presuntamente infractor cuando el primero tiene expresiones genéricas y/o de uso común?” En respuesta a la pregunta, este Tribunal se remite al Tema 7 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.2.
"¿Qué se entiende por una expresión genérica y/o de uso común en una marca?” La respuesta se encuentra desarrollada en el Tema 7 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, 6.3. “¿Qué nivel de protección tienen las expresiones genéricas o de uso común en una marca?” La contestación a la pregunta se encuentra expuesta en el Tema 7 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.4.
“¿En el momento del cotejo marcario, con base en qué criterios el juez de infracción puede determinar cuáles elementos son genéricos y/o de uso común dentro del signo registrado?” En respuesta a la pregunta, este Tribunal se remite al Tema 7 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la entidad consultante al resolver el Proceso Interno 12018-278967, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | y mM 0 A Ne __— —__— Cecilia Luisa AyHÓn Quinteros Luis Ráfael Vergara Quintero MAGISTRADA eS MAGISTRADO e 17 Proceso 424-1P-2019 rigo Romero Zambrano GISTRADO Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hugo Ramiro Gómez Abac Luis fúlto UA Eotos *PRESI SECRET KRIO Notifíquese a la entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18