TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de diciembre de 2019 Proceso: 298-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial (Facultativa) Consultante: Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 110013103016201400660 00 Referencia: Acción reivindicatoria Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 2018-01789 del 08 de noviembre de 2018, recibido vía courier el 02 de agosto del 2019, mediante el cual el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110013103016201400660 00; y, El Auto del 07 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Consorcio Metalúrgico Nacional Ltda. COLMENA Demandados: Fábrica Industrial de Perfiles S.A.S. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Juzgado consultante e 1.2. Proceso 298-1P-2019 respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la reivindicación de diseño industrial "SOPORTE METÁLICO" en favor de Colmena Ltda. NORMA A SER INTERPRETADA El Juez consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser procedente, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486.

Competencia para conocer la acción reivindicatoria. El concepto de autoridad nacional competente en la Decisión 486. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486 Dado que en el proceso la demandanle solicita la reivindicación del Diseño Industrial “SOPORTE METÁLICO", es pertinente analizar el Artículo 237 de la Decisión 486.

El Artículo 237 de la Decisión 486 señala: “Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo_ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 237.- Cuando una palente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado U oblenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en peruicio de olra persona que también tuvioso tal derecho, la persona afectada podrá reivndicarlo ante la suloridad naciona! compelenle pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámile o el derecho concedido, n que se le reconozca como cosolicitante o cotitutar del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiose solicitado u obtenido en peguicio de otra persona que también luviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le conozca como cosolicitante o cotitular del derecho Si la legislación interna del Pais Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y poguicios Este acción presenbe a los cuatro años contados desde la focha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse O usarse On e, als por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire artes No proseribirá la acción y obtuvo el derecho lo hubiese soficitado de mala fe. 3 Proceso 298-1P-2019 derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes.

No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.” (Énfasis agregado) 1.3. De acuerdo con lo establecido en la norma antes citada, la acción reivindicatoria únicamente procede respecto de una patente, un registro de diseño industrial y un registro de marca, es decir, no procede respecto de otros derechos de propiedad industrial. 1.4.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es menos cierto que sobre estos se pueden hacer diversos actos dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable prever una figura que recupere o rescate derechos.

En el derecho civil, la figura de la acción de reivindicación tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar los plenos derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los derechos de propiedad intelectual? 1.5. En el marco comunitario andino se estableció la figura de la reivindicación, pero bajo presupuestos específicos que se determinarán a continuación: El Artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas.? 1.5.1.

Para las patentes y diseños industriales: procede la acción reivindicatoria en dos supuestos: - Que la patente o el diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a ello. - O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a ello. Para el primer caso, se interpone con el propósito de que la 2 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014. 1L 3 Ver' Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de pp y 2014, Pliblicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2427 del 11 de diciembre de pe 2014. *- [ SECRE 1 eIA >| 3 Proceso 298-1P-2019 solicitud o el derecho que fue concedido sea transferido al demandante; y para el segundo, con el objeto de que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho. 1.6.

La acción reivindicatoria tiene las siguientes características:* - Legitimación activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviera derecho a solicitar el diseño industrial o a obtenerla. - Legitimación pasiva: se demanda al solicitante o al titular del diseño industrial. - Objeto: Con el ejercicio de la acción pretende la restitución de la solicitud o del derecho para que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o cotitular del derecho.

Es preciso señalar que la acción reivindicatoria no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuó con fraude a los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de mala fe. - Procedimiento: como no está regulado por la normativa comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción. - Indemnización de perjuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa interna del País Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios.

Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se deben aplicar los presupuestos básicos previstos en el Artículo 243% que regula el asunto en relación con la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. 1.7. La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción que se calcula teniendo en cuenta el plazo que expire primero entre: i) Los cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro de marca, y li) Los dos años desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2427 del 11 de diciembre de 2014.

S Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se formará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: E a) el daño emergente y el lucro cesante sufiido por el titular del derecho como consecuencia de la E infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, ¿6) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” > 4 1.8. 1.9, 1.10. 2 22 Proceso 298-1P-2019 Países Miembros de la Comunidad Andina.? En este último caso si bien la norma se refiere a "el país”, el Tribunal estima que el uso debe entenderse en cualquiera de los Paises Miembros debido a la repercusión comunitaria de la norma estudiada.

Además de lo anterior, la norma excluye dicho término de prescripción al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala fe.” El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe. Para el caso particular, la mala fe podría estar marcada por la intención de explotar una marca sin brindar al demandante ninguna participación económica.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.? En el presente caso, se deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los anteriores presupuestos procesales de la acción reivindicatoria.? Competencia para conocer la acción reivindicatoria. El concepto de autoridad nacional competente en la Decisión 486 La persona afectada podrá presentar acción reivindicatoria en relación con el registro de un diseño industrial ante la "autoridad nacional competente” pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.!? Cabe advertir que la "autoridad nacional competente" para conocer de esta acción no se limita a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si asi lo dispone la legislación interna de los paises miembros.

Esta posición está en concordancia con el Artículo 273 de la Decisión 486 que establece que: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de a Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2427 del 11 de diciembre de 2014. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2034, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2427 del 11 de diciembre de 2014, Proceso 298-1P-2019 la Propiedad Industrial”.

(subrayado agregado).'' En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Juez consultante al resolver el Proceso Interno 110013103016201400660 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | 7 j > || / ) Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA a Hernán Ro4f ambrano Hugo MAGISTRADO Ñ Ñ MA > | AA Pa Luis Felipe Aguilar Feijoó- SECRETARIO Notifíquese al Juez consultante y remítase copia de la presebis Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 2” Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2427 del 11 de diciembre de 2014. 6