TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de febrero de 2020 Proceso: 115-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subaspecialidad en Tems de Mercado de la Corte Superior de Justicia (e Lima de la República del Perú Expediente de Origen: 553420-2013 Expediente interno del Consultante: 14814-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Infracción de los derechos de propiedz.d industrial Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zarnhrana VISTOS El Oficio No. 14814-2015-O-S-58SECA-CSJLI-PJ del 19 de marzo del 2014, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad ci: Temas de Mercado de ¡a Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal d), 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno No. 14814-2015-0-1801-JR-CA-23, y;

El Auto de 06 de septiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A ANTECEDENTES q” Partes en el Proceso Interno Demandante: Phonix S.A.C. 5 > Proceso 115-1P-2619 Demandado: Instituto Nacional ae Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectuzl (INDECOP!) de la República del Perú Tercero Interesado: Phonix World S.A.C. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controverticus son los siguientes: La presunta infracción por parte de Phonix S.A.C., sobre los derecho:.

(: propiedad industrial de Phonix World S.A.C., por el uso indebido de::: marca y nombre comercial PHONIX. La prescripción para presentar demanda por infracción a los derechoz «':. propiedad industrial.: NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artícil': 155 Literal d), 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de ti Comunidad Andina!.

Procede la interpretación solicitada. De oficio se realizará la interpretación de los Artículos 190, 191 y 192 de::: Decisión 486? a fin de abordar el desarrollo de la figura del nor“. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe nesgo de confusión; (JP “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podré actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 115-IP-2018 comercial, por tratarse de una infracción a los derechos de propiedad industrial de este último. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección En el presente caso se alega la presunta infracción al nombre comercia! PHONIX (denominativa), por lo que en este acápite se analizará la figura del nombre comercial. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas eri cl Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.3: El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al. nombre comercial como Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que ¡identifica a un empresario (person natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación: “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad * económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u ota - designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será) aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013. 1.5. 1.6.

¡e Proceso 115-1P-2019 social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o cl establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes*: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial da un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es dci, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nomt:e:s: comerciales. o. El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural «. la. razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntica «,. esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciélec diferentes de ella.: - El- nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razóri o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muc+ ie nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema (“+ protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al usa exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o cl depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 del 12 de julio de 2000. Dr 1.8. 1.9. 1.10. Proceso 115-IP-2019 Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir [para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. 6 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior «cl nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con. anterioridad ( )..La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercis:l para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puecte provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba cn favor del usuario”.? La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uxo real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada Ps.

Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta pati: demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, 0 certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad da la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros..Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, las siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta 6 distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportár, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se Ibidem, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998.

E3, 1) 2, e llas 2.3. 2.4. Proceso 115-IP-2019 presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue-el signo. - Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de infracción sobre un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamento se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de ura marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno se alegó la infracción de los derechos de propiedad industrial por parte de la Phonix S.A.C. sobre los derechos de propiedad industrial de Phonix World S.A.C., por uso indebido de sus marcas y nombres comerciales, por lo cual resulta pertinente el desarrollo elel presente tema, El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determina: la existencia o no de infracción contra las marcas u ntros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para ol efecto?.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinz, el cual establece lo siguiente:? “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de. cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la. materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, el Tribunal consultante deberá aplicar lo desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en lo que fuere aplicable. a 2.5. 2.6.

Proceso 115-IP-2019 demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV (Artículos 238 al 244) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características!0: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacta en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin cl consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna. lo permite, las autoridaciz £. s competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficia la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: () Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que “con sus actos pueda, de maneri inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta is una disposición preventiva, pues no es necesario que: !:: infracción se verifique, sino que basta que exista la posibili': *! inminente de que se configure una MEE a los referi.iti- derechos. Del Literal d) del Aríanlo 155 se infiere que el titular de una marca pcdrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación cai: cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiest generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor!! con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. Proceso 115-1P-2019 La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio “de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé aus si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactament« iguales.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo. 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte- dí.l conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económicr,. y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dich identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión??.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, ec: debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 48€ de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contadó:- desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o én tado caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013. 2.11.

Proceso 115-IP-2019 doctrina jurídica!3, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada.

Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto cs duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme. al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andini, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tivo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contactos desde que se cometió la infracción por última vez. 2.12.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamerite desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tómó: conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. [in consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho dk: propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánca, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 2.13.

En cambio, respecto del plazo de cinco años!*, dicho plazo se empezará «: computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de 14 Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista "Derecho é Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 4 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

Proceso 115-1P-2019 realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 2.14.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que-ci denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo qu: busca es generar certeza O seguridad jurídica en el mercado. 2.15.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa «) conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos. años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia 0 cese de la infracción. 2.16.

Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conduct: constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dictió' derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción: (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.: 2.17.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 2.18.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o 10 2.19, 2.20. 2.21. 2.22. 3.1. 3.2. Proceso 115-1P-2019 demanda.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o enseña comercial y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad no es absoluta, sino relativa, pues l2 Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de un signo distintivo, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157 y 158 de dicha norma.** Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso er e! mercado de un signo por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión * en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.** Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Supuestos de uso indebido de un signo idéntico o similar a una marca registrado o como en el presente caso a un nombre comercial. La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. Las condiciones para que un signo usado en el comercio sin la debida autorización, pueda considerarse idéntico o semejante a una marca registrada, teniendo en cuenta que se trata de empresas vinculadas.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. 11 Proceso 115-1P-2019 El Tribunal para orientar a la Sala Consultante desarrollará los criterios y reglas para el cotejo de signos: Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:1? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. * b) Fonética: Se refiere a la cemejanza de los sonidos de los signos cn conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de' la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar «i existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos, gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos «e! dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deb::4 observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 13 Y a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Ni 18 Ibidem. Ibidem: 12 d) Proceso 115-1P-2019 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir. el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo” de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?*: (1) (ii) (ii) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/a servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyá nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado ¡.or la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetic importante para el análisis de confundibilidad de signos qu: diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo t.! entendido de que puede variar o graduarse según el tipo «ic - producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta: el mismo nivel de atención al adquirir productos esaniólsos que * al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumicc; más informado y atento que el consumidor medio, ya que elic!t. los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos gr calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se hx: nstruido claramente de las características y cualidades de los productos oO servicios que desea "adquirir.

Sabe detallus: estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de li: población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de: restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 3.3, Los criterios y reglas para el cotejo de los signos en conflicto. Y 19 Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 13 Proceso 115-1P-2019 La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en la respuesta a la pregunta 3.2. de la presente Interpretación Prejudicial. 3.4.

El inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción. La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo de los párrafos 2.26 al 2.37 del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el: Tribunal consultante al resolver el proceso interno 14814-2015-0-18301-JR-CA- 23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de * la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada po: el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Herrián Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados.Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de28 de febrero de 2020, conforme consta en el Acta 02-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14