TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, 28 de febrero de 2020 Proceso. Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del consultante Referencia Magistrado ponente VISTOS 539-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 11001032400020130003800 11001032400020130003800 Acción de nulidad relativa de la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMIPANY (denominativa) Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 5147 del 5 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Contencioso de lo Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los Literales b), d) y f) del Artículo 136 y Artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020130003800; y, El Auto del 23 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES l S vl) NX Demandante Partes en el proceso interno Geoproduction Oil and Gas Company of Colombia Proceso 539-lP-2019 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia, ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si la SIC debió negar el registro de la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa) por cuanto resultaría confundible con el nombre comercial GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA.

Si la SIC debió negar el registro de la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa) por cuanto fue presuntamente solicitada sin autorización de la empresa Geoproduction Oil and Gas Company of Colombia, por parte de los señores Gildardo Pérez Téllez y Jorge Molina Garnica,! quienes fungían como Representante Legal Principal y Primer Suplente del Representante Legal, respectivamente, de la referida empresa al momento de la solicitud.

Si la SIC debe declarar la nulidad relativa de la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa) por haber sido obtenida presuntamente de mala fe. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales b), d) y f) del Artículo 136 y Artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.

Procede la interpretación de los Literales b) y Mediante Contrato de Cesión de Derechos de Propiedad Industrial suscrito el 9 de junio de 2012, el señor Jorge Molina Garnica cedió sus derechos sobre la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa) al señor Gildardo Pérez Téllez, quien es el actual titular de la referida marca. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un á rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de “confusión o de asociación; d) sean, idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el LULA solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente aulgrizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

Proceso 539-1P-2019 d) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinentes. No se interpretará el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto en el caso concreto no se advierte la infracción a otro derecho de propiedad industrial. De oficio se llevará a cabo la interpretación prejudicial de los Artículos 190, 192 y 193 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina?, para tratar el concepto de nombre comercial y desarrollar el tema sobre la acción de nulidad relativa de una marca. 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -, “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. » Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.” “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto __en. el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los, cinco años.contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que unjesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. *Clrando' dAd la de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la“márca fue registrada, se declarará da nulidad únicamente para esos productos o servicios, y: se eliminarán del registro de la marca.” OSSZ 3 Lado JA JAS Proceso 539-1P-2019 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Elnombre comercial. Características y su protección. 2. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3. — Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. 4.

Lanulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nombre comercial. Características y su protección 1.1. En el presente caso se alega la confusión entre una marca y el nombre comercial GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 4.2.

El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.* 1.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “..cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, O a un establecimiento mercantil.” 1.4.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial 1.5.-Las-principales características del nombre comercial son las siguientes$: 0 Ap Yer Interpretación Prejudicial N? 40-1P-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta 14 Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2248 del 13 de noviembre de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial N” 96-1P-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1796 del 18 de enero de 2009. Proceso 539-1P-2019 - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del: nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesá el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 1.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.? 1.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: “ la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. 5 Mer Interpretación Prejudicial N” 45-IP-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 581 del 12 de julio de 2000.

Proceso 539-1P-2019 Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” 1.9. Conforme a las indicadas disposiciohes, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “ que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con, el nombre comercial, entre otros. s 1.11.Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 1.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registto de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. y Ibídem. >| 3 Ver Interpretación Prejudicial N* 3-1P-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial delAcguerdo de Cartagena N* 338 del 11 de mayo de 1998. s O 6 2 dl 2.2.

Proceso 539-IP-2019 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa) y el nombre comercial GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF- COLOMBIA (denominativo) son confundibles o no, por lo cual, es pertinente analizar el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las, circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio. de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.

Proceso 539-IP-2019 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:10 a) b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a'la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Jl Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!! a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibídem.

Ibídem. d) Proceso 539-1P-2019 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!?: (1) (ii) (iii) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente “informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.;: Mm El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban. _2.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al /analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en 12 Ver Interpfétación Prejudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta 11D _ Ofiejal'del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017. 9 2.6. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 539-IP-2019 conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos en conflicto, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta * manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486.

Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular La demandante argumentó que el registto de la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa) no debió ser otorgada al encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el literal d) del Artículo 136, toda vez que el demandante señaló que durante varios años los señores Gildardo Pérez Téllez y Jorge Molina Garnica desempeñaban el cargo de Representante Legal Principal y Primer Suplente del Representante Legal, respectivamente; por lo cual se alega que la marca fue presuntamente solicitada sin autorización de la empresa Geoproduction Oil and Gas Company of Colombia.

En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea” om haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro!o en el extranjero. + ES importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera ifcluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en 10 Proceso 539-1P-2019 el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros.

En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado?3, 3.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en'el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación!!, 3.6.

En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta!*; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse?*, 3.7.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona. expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno!?”. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios 3 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2097 del 26 de setiembre de 2012; y 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2863 del 10 de noviembre de 2016. 4 Ver Interpretación Prejudicial N* 547-1P-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2863 del 10 de noviembre de 2016. 18 Real Academia de la Lengua Española.

“Diccionario de la lengua española”, Edición del Tricentenario; “representante”, tercera connotación. http://dle.rae.es (Consulta: 2 de febrero de 2020). so Ver, Interpretación Prejudicial N* 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012, publicada en la Gaceta. > Oficial'del' Acuerdo de Cartagena N* 2097 del 26 de setiembre de 2012. 112 ”p Ver Interpretaciónes Prejudiciales números 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012, publicada en j la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2097 del 26 de setiembre de 2012; y 547-1P-2015 “p.del:9/de:Septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2863 2 del 10 de noviembre de 2016.

ES 11 Proceso 539-IP-2019 pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada??, 3.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en - contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. 4.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe 4.1. Geoproduction Oil and Gas Company of Colombia solicitó que se declare la nulidad de la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa) por mala fe en la solicitud del registro. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: ' “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” 4.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (1) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.

(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. 4.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.** 18/15 Ver Intérpretación Prejudicial N* 547-1P-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2863 del 10 de noviembre de 2016. 19 Ver Interpretación Prejudicial N* 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2533 del 8 de julio de 2015. 12 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Proceso 539-IP-2019 El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.?0: Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.?2 Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.2% La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.?* 20 21 22 Ibídem.

Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial N* 12-1P-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2602 del 10 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N* 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficiálidel Acuerdo de Cartagena N* 2533 del 8 de julio de 2015. Mbltiem. 13 Proceso 539-1P-2019 4.10.La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.?5 4.11.De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno * puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.?8. 4.12.El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.2? t 4.13.Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.?8 4.14.En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que Ver Interpretación Prejudicial N* 12-1P-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2602 del 10 de diciembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2533 del 8 de julio de 2015. =Abídem. Ibídem. j 14 * Proceso 539-IP-2019 pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 4.15.De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY (denominativa), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020130003800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Gustavo García Brito Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO MAGISTRADO ] | J Hernán Rodrigo Romero Zambrano Hugo.R. Gómez Apac MAGISTRADO VA 'STRADO ) De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 15 Proceso 539-1P-2019 ) Hernán Rodrigo Romero Zambrano Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Nota Secretarial: Se deja constancia que los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hernán Rodrigo Romero Zambrano, aprobaron la presente Interpretación Prejudicial pero no pudieron firmarla a causa del estado de emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 16