PROCESO 01-IP-2020 — Comunidad Andina

AS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 01-IP-2020 Interpretación prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador SP 97-2240 17811-2013-15146 Patente de invención “FORMULACIONES EN AEROSOL DE FUROATO DE MOMETASONA SIN CLOROFLUOROCARBUROS” Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 3551-2019-TDCA-DMQ-COO del 3 de enero de 2020, recibido físicamente el 6 de enero del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República de Ecuador solicita interpretación prejudicial del Artículo 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los Artículos 18, 34 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-15146; y, El Auto del 10 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante Schering Corporation Proceso 01-1P-2020 Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador Miembros de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industria y Obtenciones Vegetales del IEP1 Procurador General del Estado de la República del Ecuador ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el IEPI al negar la patente "FORMULACIONES EN AEROSOL DE FUROATO DE MOMETASONA SIN CLOROFLUOROCARBUROS” a través de la Resolución N” 05-355 habría violentado los principios del ordenamiento comunitario andino. Si la patente “FORMULACIONES EN AEROSOL DE FUROATO DE MOMETASONA SIN CLOROFLUOROCARBUROS” solicitada por Schering Corporation, cumple con los requisitos de patentabilidad, en específico con el requisito de nivel inventivo.

Los alcances de la modificación de la solicitud de la patente “FORMULACIONES EN AEROSOL DE FUROATO DE MOMETASONA SIN CLOROFLUOROCARBUROS”. La autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones, teniendo en cuenta que el demandante alegó que la misma solicitud de patente ha sido concedida por otras oficinas de patentes de otros países.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los Artículos 18, 34 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 4 de la Decisión 344 y de los Artículos 18 y 34 de la Decisión 488*, por ser pertinentes.

Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ní se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 1.1. 1.2. Proceso 01-IP-2020 No procede realizar la interpretación del Artículo 243 de la Decisión 486, por cuanto el objeto de controversia es la negativa de la patente mas no la infracción de derechos de propiedad industrial de dicha patente.

De oficio se realizará la interpretación del Artículo 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?, a fin de desarrollar el tema de la modificación de la solicitud de patente dentro de dicha Decisión y proporcionar al Juez mayores elementos normativos a su disposición para la resolución del presente caso. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo.

El nivel inventivo y el estado de la técnica (Decisión 344). El nivel inventivo y el estado de la técnica (Decisión 486). Modificación de solicitud de patente. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo En el presente caso el demandante alegó que el IEPI al negar la patente “FORMULACIONES EN AEROSOL DE FUROATO DE MOMETASONA SIN CLOROFLUOROCARBUROS” a través de la Resolución N” 05-355 habría violentado los principios de supranacionalidad, preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo propios del ordenamiento jurídico comunitario andino, por lo que resulta pertinente desarrollar este tema.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha consolidado, a través de su jurisprudencia, la aplicación de principios jurídicos como el de preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata del ordenamiento Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ní se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” "Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.” Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.” 3 1.3. 1.4. Proceso 01-1P-2020 jurídico comunitario andino?, a. El principio de preeminencia Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)! de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir sí no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno ” (Subrayado agregado) Oswaldo Salgado Espinoza, El ABC del Derecho para la Integración. El Surco de la Neo-Integración. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas - EDISLAT, Cuenca, Colección 1 - Sendero Suramericano del Siglo, 2010, p. 113.

Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: “Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [ ] Lo que resultaría entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados intemacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori, obstáculos constitucionales.

Tales actitudes señalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional.” (Subrayado agregado) En: Pierre Pescatore, Aspectos Judiciales del Acerro Comunitario.

Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por Fabián Novak Talavera, La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76. Ver interpretación Prejudicial N* 2-IP-90 de fecha 20 de septiembre de 1990.

Proceso 01-IP-2020 b. El principio de aplicación inmediata Por su parte, el principio de aplicación inmediata asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así, se refiere a las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan en los países miembros. El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tratado de Creación del TJCA) que establece lo siguiente: “Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.” La jurisprudencia de este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Así, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-Al-96, citando a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente: “La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida.

Ello supone que la norma comunitaria tiene efectos en el orden interno, sin requerirse su incorporación al derecho nacional por acto interno y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla.” (Subrayado agregado) En este mismo pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó la importancia de este principio precisando que la sola suposición de que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de los países miembros, antes de su aplicación interna, conduciría a negar la existencia misma de un derecho comunitario andino. Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del derecho comunitario andino depende, entre otros principios, del atributo de aplicación inmediata de sus disposiciones.

En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino para los países miembrosf, en los siguientes términos: SA N 1,5. 1.6, ¡A 1.8. 1.9. A DE Y Hi » 6 - SE O 9, Este eitario fue esbozado en la Sentencia de la acción de nulidad N* 2-N-86 de fecha 10 de junio 1987, y ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales N* 29-1P-95 de fecha 8 de noviembre -RETARÍÉS 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 242 del 22 de enero de 1997 30- IP-: -a8e fecha 8 de noviembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 241 =) 5 Proceso 01-IP-2020 “ ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andino ” (Subrayado agregado) 1.10.

Asimismo, en la Interpretación Prejudicial N* 2-1P-88, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio anterior precisando que los países miembros se encuentran prohibidos de formular reservas oO desistirse a aplicar las disposiciones comunitarias, escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se señaló lo siguiente: " Estos [se refiere a los Estados Miembros] frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprometidos 'a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación” como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar un País Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna manera, las desnaturalice, y ello en virtud de la primacía que tiene la norma comunitaria.

La posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la integración.” (Subrayado agregado) 1.11.Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata implica que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son automáticamente incorporadas a la normativa interna de cada país miembro a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que sea necesario pasar por A un procedimiento de aprobación, recepción o incorporación previo.”, ani DE le SS (9 y UN A del 20 de enero de 1997; y, 32-IP-95 de fecha 8 de noviembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial: del Acuerdo de Cartagena N” 241 del 20 de enero de 1997. pu Í 2) [— SECRETARIA - 19) 7 Excepcionalmente, conforme al segundo párrafo del Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal q pe Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones requerirán ser incorporadas al derecho interno, ny 9%) Ñ San PP e Q Proceso 01-IP-2020 1.12.Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente. 1.13.En sintonía con lo señalado previamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando que las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, los cuales no se derivan del común de las normas de derecho internacional.$ 1.14.En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por regla general, son de aplicación incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno de los países miembros y, en esa medida, constituyen mandatos imperativos cuyo cumplimiento no puede ser omitido o ignorado por sus destinatarios. c. Elprincipio de efecto directo 1.15.

Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio de efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así, el principio de efecto directo se relaciona con las acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria. 1.16.

Por su parte, el principio de efecto directo se encuentra contemplado en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.” 1.17.Al respecto, en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 3-Al-96 este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente: “Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria.

En otras palabras que sus efectos 'generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los cuando así lo disponga su propio texto. Dicha incorporación se llevará a cabo mediante acto expreso en el cual se debe indicar la fecha de entrada en vigor de la norma en cada país miembro. -. Leonor Perdomo Perdomo, El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de ¿aAL LES ID Aonstitucionalidad.

En PERDOMO PERDOMO, Leonor y otros. Revista Estudios de Derecho “Comunitario Andino, Universidad Internacional SEK, 2014, p. 25. 0» 8 Siincia C - 137 de 1996. Corte Constitucional de Colombia. Véase en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-137-96.htm Proceso 01-IP-2020 ordenamientos estatales”, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales.” (Subrayado agregado) 1.18.

Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo, desde la fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina, los ciudadanos de los países miembros se encuentran facultados a exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria promoviendo las acciones que corresponda ante los tribunales competentes. 1.19.La jurisprudencia de este Tribunal? ha afirmado que existe una conexión estrecha entre el principio de aplicabilidad directa (también llamado de aplicación inmediata) y el de efecto directo.

De manera textual, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente: “Entre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los Países Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subregión se sientan protegidos con y en los derechos que esas normas les confieran.

Es la forma legal de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales. En conclusión ( ) al pasar a formar parte del ordenamiento jurídico andino, son de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los órganos del Acuerdo y los particulares.” 1.20.En atención a ello, por el principio de aplicación directa y el de efecto directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio cumplimiento tanto para los países miembros como para sus ciudadanos, los cuales se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda. 2.

El nivel inventivo y el estado de la técnica (Decisión 344) 2.1. Teniendo en cuenta que la solicitud de patente denominada “FORMULACIONES EN AEROSOL DE FUROATO DE MOMETASONA SIN CLOROFLUOROCARBUROS” presentada por Schering Corporation fue denegada por carecer de nivel inventivo, corresponde analizar el presente tema. 2.2. En relación con el requisito de nivel inventivo, el Artículo 4 de la Decisión -—— 344 establece lo siguiente: A RS Sl y y Sy “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para US AN una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica d a 1 h Y SF "RE Y > 9 Sentencia de la acción de incumplimiento N* 3-Al-96 de fecha 24 de marzo de 1997, publicada en NS laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 261 del 29 de abril de 1997. xp NU, Y oap NA 8 Proceso 01-IP-2020 correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 2.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 2.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.10 2.5.

A efectos de examinar el nivel inventivo, este se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 3.

El nivel inventivo y el estado de la técnica (Decisión 486) 3.1. En el presente caso, la patente solicitada por Schering Corporation fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 3.2. En relación con este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 3.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los =—- conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se, SAL DE ¿hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado 9 p iese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es e) E SEO RETARy r Interpretación Prejudicial N? 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Ñ Ls o del Acuerdo de Cartagena N? 2588 del 5 de octubre de 2015. e) %, IS) o Moa DP SY Proceso 01-IP-2020 decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 3.4.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios??: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. a De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N” 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2588 del 5 de octubre de 2015.

SY 12 (SSecretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf (Consulta: 15 de febrero de 2020).

SY / 10 Proceso 01-IP-2020 3.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: () Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. (8 - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello e l (9) sE “RETARIA píaem.

NO) y Ñ => 11 NU, oy NON RS Proceso 01-IP-2020 implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ”.*% - “ Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.18 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: e. ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?,; e ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y + ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 3.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará de acuerdo a lo desarrollado en el párrafo 2.5. del presente acápite. 4. Modificación de solicitud de patente 4.1. El Tribunal considera oportuno referirse al presente tema, toda vez que para un correcto análisis del tema de la presentación de solicitudes divisionales, es necesario comprender los alcances de la posibilidad de modificación de las solicitudes de patente. 4.2.

De acuerdo con los Artículos 34 de la Decisión 486 y 17 de la Decisión 344, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar —— supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a o. o... qee.

¿aL DE ervaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa. y YN QQ Ú 14 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N* 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2588 del 5 de octubre 2015. Ee “RETA R fcin Ñ Wo) % pa Y S 12 W OY NX DAD o) / Rh | (9) V Proceso 01-IP-2020 4.3.

La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla. 4.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina!* señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada.

Indica también que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones: - Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente. - Que cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas. 4.5.

Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-IP-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro: - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente, o por voluntad propia en cualquier momento del trámite. - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. - De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486). ¿BA DE IN Que Oficina] Mternacional de la Organización Internacional Mundial de la Propiedad Intelectual, Manual Y para el'exámen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los SF “RE aíses de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina - Organización Mundial TA 14 Propiedad Intelectual - Oficina Europea de Patentes, Quito, 2004, pp. 89-90. ( fa Ñ NO Na S 13 NXUdap PS Proceso 01-IP-2020 4.6. El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguiente!”: i) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita. ii) Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Artículo 34 de la Decisión de la 486. iii) Otras de naturaleza similar.

Asimismo, se admitirá la «subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes: i) La corrección de un defecto gramatical o de suma, tales como, colocar mal el nombre del solicitante, error en cuanto a la fecha, errores tipográficos, entre otros18, ii) La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.

Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud. 4.7.

Asimismo, de conformidad con el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica. 4.8.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance == de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción A PLDE Ss originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial dy ¡bfde, p.34, =< BEN ul Ver.Ihterpretación Prejudicial N* 489-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicado en la Gaceta ARTAñial del Acuerdo de Cartagena N* 2783 del 19 de agosto de 2016. 14 Proceso 01-IP-2020 con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”? 4.9.

Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin de determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad rechazará las reivindicaciones correspondientes.

Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad deberá determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si, por el contrario, se trata de una ampliación del objeto a patentarse. 4.10.Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. 4.11.De igual manera de acuerdo con el último párrafo del Artículo 17 Decisión 344, el solicitante podrá, en cualquier momento antes de la publicación, pedir el cambio de su solicitud a otra forma de protección de propiedad industrial, para proteger la nueva creación que se pretende proteger. 4.12.En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional para "FORMULACIONES EN AEROSOL DE FUROATO DE MOMETASONA SIN CLOROFLUOROCARBUROS” implicaba una modificación de la patente que no calzaba con los supuestos a tener en cuenta en el contexto de la presentación de una solicitud divisional. 5.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 5.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. pe 7 ¡E SF7 5s ( o F RETARI er; Interpretación Prejudicial N* 25-1P-2002 de fecha 8 de mayo de 2002, publicado en la Gaceta X lo] ficial del Acuerdo de Cartagena N' 796 del 24 de mayo de 2002.

ING 15 Proceso 01-IP-2020 Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad?0. 5.3.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 5.4. Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado?! que si bien las oficinas nacionales competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 5.5.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro. 5.6.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiese sido presentada oposición. En el caso de que sea presentada oposición fundamentada, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ella, así como acerca de la concesión o denegatoria de la patente de invención”, 5.7.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. 5.8.

Con ello no se está afirmando que la oficina nacional competente de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas 20 Ver Interpretación Prejudicial N* 362-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2814 del 28 de setiembre de 2016.

Y GAL AL DE” S Ver Interpretación Prejudicial N* 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicado en la Gaceta “aia del Acuerdo de Cartagena N* 1553 del 15 de octubre de 2007. > A ze ¡AS Prejudicial N* 362-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicado en la Gaceta SEA Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 2814 del 28 de setiembre de 2016. 16 N No S O Proceso 01-IP-2020 que obran en cada trámite”.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N* 17811-2013-15146, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J- TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO y A J PESA MA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17