Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del consultante Referencia Magistrado ponente VISTOS 613-1P-2019 Interpretación prejudicial Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 14-23418 11001032400020150027000 Signo involucrado DIARIO DE SANTANDER (mixto) Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 5469 del 19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Literales b), e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020150027000; y, El Auto del 10 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante Demandada Galvis Ramírez y Compañía S.A. Superintendencia de Industria y Comercio SINS Proceso 613-1P-2019 —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Adrián Serrano Prada y Rafael Serrano Prada ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el signo DIARIO DE SANTANDER (mixto) sería lo suficientemente distintivo para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si el signo DIARIO DE SANTANDER (mixto) solicitado a registro por Adrián Serrano Prada y Rafael Serrano Prada sería irregistrable por ser presuntamente un signo descriptivo en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir. Si el término “DIARIO” que integra el signo en conflicto, sería descriptivo y genérico para los productos de Clase 16 que pretende distinguir.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales b), e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos por la procedencia geográfica.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1 consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 1.1. 1,2 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 613-IP-2019 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad Dado que en los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo DIARIO DE SANTANDER (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 por cuanto no sería suficientemente distintivo para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se procederá a desarrollar dicho tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab ¡nitio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la S Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de setiembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1 2.2 2.3 Proceso 613-1P-2019 procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad —intrínseca— se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registtado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Signos descriptivos por la procedencia geográfica Debido a que en el proceso interno se discute si el signo DIARIO DE SANTANDER (mixto) solicitado a registro por Adrián Serrano Prada y Rafael Serrano Prada resultaría irregistrable por ser presuntamente un signo descriptivo en cuanto a la procedencia geográfica de los productos y servicios que pretende distinguir, este Tribunal considera pertinente referirse a este tema.

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, al tenor de la prohibición contemplada en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, no podrá ser registrado.* El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es del caso que el registro del signo en cuestión Ver, Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de setiembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 314-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta | Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2772 del 19 de agosto de 2016. 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 Proceso 613-1P-2019 conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.? En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.” Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas Teniendo en cuenta que en el proceso interno Galvis Ramírez y Compañía S.A. argumentó que el término “DIARIO” que integra el signo en conflicto sería descriptivo y genérico para los productos que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.£ Ibídem.

Ibídem. De'modo referencial, Ver Interpretación Prejudicial N* 110-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2624 del 6 de noviembre de “2015. 3.5 3.6 3.7 3.8 Proceso 613-IP-2019 Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.*0 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.!! En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020150027000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto 9 10 Mm Ibidem. Ibídem. Ibídem. Proceso 613-1P-2019 del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06- J-TJCA-2020. - —_ Y ( k SN Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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