(sa! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: AL Vagi o Ponente: y 5 o | CR». 3) Í (9) — lo TARA » NO y/ NO y 722-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 10-042222 11001032400020130041600 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos KLEAN (mixto) / AZUL KLEAN (mixtos) Literales b) y e) del Artículo 135, y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 Y y > La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos Signos conformados por denominaciones descriptivas. Signos conformados por palabras en idioma extranjero Gustavo García Brito Proceso 722-IP-2018 VISTOS El Oficio N* 5002 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el día 19 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y e) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N? 11001032400020130041600;

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Azul K S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Kemtek S.A.S. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo KLEAN (mixto) solicitado a registro? por Leandro Alberto Sacro Saavedra seria distintivo para identificar alguno de los productos que pretende proteger. 2. Si el signo solicitado a registro KLEAN (mixto) resultaría confundible con las marcas AZUL KLEAN (mixtas)?, cuyo titular es Azul K S.A. 3. Si el signo KLEAN (mixto) solicitado a registro sería descriptivo para identificar los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. o...

MAL DES 4. Sieltérmino KLEAN aludiría a la palabra “clean” en inglés, que significa S e e 107 EN A 8 1 ¿frara distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. / añ || lo ECRgr "4 2 Pata distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. | S Ra E) E 2 NA E > A Ns “An ANO Proceso 722-1P-2018 limpio.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y e) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Literal e) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486%, por ser pertinentes.

No se interpretará el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no son objeto de la controversia las características de aquellos signos que no son susceptibles de registro como marca. De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486*, con la finalidad de desarrollar el tema de la irregistrabilidad por falta de distintividad intrínseca de un signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamenta en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(y “Artículo 136.- No podrán registrarse camo marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o s9 asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

TUS = E. ¿an ALO ecisión 488 do la Comisión de la Comunidad Andina. - e » AN A 2» Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que; SEC CAN (9) RE7 DK) || carezcan de distintividad; pl MES MS ] 3 N Ao Sy Proceso 722-1P-2018 5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. El tercero interesado alegó en la contestación de la demanda que el registro del signo KLEAN (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en consecuencia, se desarrollará el presente tema. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; 1.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* 1.3.

La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab ¡nitio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad A b 5 “e er Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta NN del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. A DAN O Por. S + Interpretación Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta T, ARA 5 fe del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. | e) Sa 4 4 4 Z 6.

Ta.8, 1. Proceso 722-1P-2018 adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.” El análisis de este tipo de distintividad -intriínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro KLEAN (mixto) y las marcas AZUL - KLEAN (mixtas) serían confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1 Vet Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta icial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015. y) 5 2.2. 2.3, Proceso 722-1P-2018 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar sí entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-2015 de fecha »,10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de E. julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo A de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016, Olbliem.

Proceso 722-1P-2018 idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*" a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!!: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que S y al comprar pasabocas para fiestas.

A.l A 4 ¡Interpretación Prejudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta icial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017. Proceso 722-1P-2018 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 2.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al 2.6. 3.1. analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro KLEAN (mixto) y las marcas AZUL - KLEAN (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico..

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea K 2, “¿“Senominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del e y nsumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso '_ SEG Increto si el elemento denominativo del signo mixto es el más po TA Ry E facterístico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, J S / 8 NN SY Proceso 722-1P-2018 la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.*? 3.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente??: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:** (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!%. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se 12 13 14 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N* 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de julio de 2016, Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial N? 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N* 2755 del 11 de julio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=NCu18TD (Consulta: 10 de marzo de 2020).

A AL D 346 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: / GN - DR +."1.m. Gram. Unidad minima aislablo en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos SY A» “omorfemas: mujer y -05S. Q vw ym. Gram, Por oposición a lexama, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -oro. A im. Gram. Unidad mínima de significado.

La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: SECRE G lfsona, primera, y número, plural” Disponible en: http-//dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 10 de o TARIA 3w9rzo de 2020). O j 15 =/ Xx / Ñ ar, 2) 9 Proceso 722-1P-2018 debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!”: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. y En la Interpretación Prejudicial N” 524-IP-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3071 del 4 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. e 6 A "3 " El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa, YN A “Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, A > aljefectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de SE colóres y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de o CRep diferenciación del signo solicitado a registro. [e] la 3) Sa Y, 10 N% 3.4. 3:5, 3.6.

Proceso 722-1P-2018 (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión, (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro, 18 c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?*? Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.?0 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. ?! Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Ver Interpretación Prejudicial N” 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2656 del 25 de enero de 2016, Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en == la Gaceta Oficial N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, licada en la Gaceta Oficial N* 2754 del 11 de julio de 2016. 'erpretación Prejudicial N* 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta lel Acuerdo de Cartagena N” 2606 del 14 de octubre de 2015. v/ 11 | | l A 4.1. 4.2. 4.3, 4.4. 4.5.

AR Proceso 722-1P-2018 Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, el tercero interesado señaló que el término KLEAN sería descriptivo respecto de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.22 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..P Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos 0,, -% FS o e) 2 “De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 336-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, ¿Ablicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2724 del 22 de abril de 2016. lo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 110-1P-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2624 del 6 de noviembre de 2015. 12 9 p ANO ll 4.6. 5.1 5.2, 5.3. 5.4, 5.5.

5.6. EX ZGNAL 2, Proceso 722-1P-2018 en conílicto.?* Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que dentro del proceso interno se alegó que el término KLEAN que conforma el signo solicitado a registro KLEAN (mixto), aludiría a la palabra "clean", que en inglés significa limpio, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.

Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, So 1) (k 5 a EC, o RE Ze Y, Nx Lo) Ny Dan Anos De Moto referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, Rfpubiicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 13 Proceso 722-1P-2018 la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 5.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza, a los cuales se pretende aplicar el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020130041600, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J- TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO EN FA bs 2 Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación + Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena. E %, Sy hi