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PROCESO 216-IP-2019CAN · Interpretaciones prejudiciales2020-07-15

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL CONSULTANTE: QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ EXPEDIENTE INTERNO DEL CONSULTANTE: 6482-2017-0-1801-JR-CA-24 REFERENCIA: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ñ /S ¡E $e 6 a TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 216-1P-2019 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 652192-2016/DSD 6482-2017-0-1801-JR-CA-24 Infracción a los derechos de propiedad industrial Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 6482-2017-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 06 de junio de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 6482-2017-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 03 de diciembre del 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. a SAD - ANTECEDENTES 5 S, EC ¡E "tanda: > Sy SY, o 0a DAN partos en el Proceso Interno Casuarinas Bistro S.A.C. Proceso 216-1P-2019 Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú La Parada Sanduchería S.A.C. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

La presunta infracción de los derechos de propiedad industrial de La Parada Sanduchería S.A.C. sobre su marca LA PARADA SANDUCHES, JUGOS Y CAFES EXPLOSIÓN DE SABORES (mixta), por el uso indebido de la denominación LA PARADA GOURMET 1062, por parte de Casuarinas Bistro S.A.C. para distinguir servicios de alimentación y anunciar publicidad, lo cual generaría confusión por ser similar a la marca registrada. 2.

Silas expresiones “LA PARADA” y "GOURMET”, son de uso común para los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual no se interpretará por no versar la controversia sobre temas de confundibilidad.

De oficio se interpretará el Artículo 155 de la Decisión 486 por ser parte central de la controversia la infracción a derechos de propiedad industrial. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 2.

Signos conformados por denominaciones de uso común. 3 Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. _—— ABLA ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ge 0 2 ES Ss Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una ll la "CR, marca) de impedir a un tercero la infracción de los derechos de NY SS Ya O 2 ny AD AN z, VS Q | MA 10 WS NS Y, 02 Proceso 216-IP-2019 propiedad industrial en el comercio 1.1.

Tomando en cuenta que dentro del proceso interno se manifestó que la compañía Casuarinas Bistro S.A.C. estarían infringiendo derechos de propiedad industrial de La Parada Sanduchería S.A.C., al colocar y aplicar en avisos exteriores e interiores, usar indebidamente, y vender productos falsificados, con la expresión LA PARADA GOURMET 1062, lo cual generaría confusión o asociación sobre el verdadero origen empresarial de LA PARADA SANDUCHES, JUGOS Y CAFÉS EXPLOSIÓN DE SABORES protegidos por las marcas pertenecientes al demandante, resulta necesario analizar el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?. 1.3.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;

O sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fínes comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O A servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño ¿GUAL DES económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón AN SEC Ko] 1 y 4 r Intérpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 4 » 3 << Da D ANO Proceso 216-1P-2019 de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado, Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: =Mupuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o yNAL Semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

PS - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o | 3 SECRE semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta > Abs == le) 2 Ver órjetación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. se ha registrado. Proceso 216-1P-2019 - Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos.

Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Es titular de | Aplica o coloca la | Marca protegida una marca que | marca O signo| para productos distingue idéntico o | aplicada o - productos. semejante colocada con una pol directamente sobre | marca o signo productos. idéntico o semejante sobre productos. Es titular de| Aplica o coloca la|Marca protegida uma marca que | marca O signo | para servicios distingue idéntico o | aplicada o servicios. semejante sobre | colocada con una productos marca 0 signo Supuesto || vinculados a los idéntico o servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos protegida. vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.

Es titular de | Aplica o coloca la|Marca protegida una marca que | marca O signo|para productos o distingue idéntico o | servicios aplicada o productos O | semejante sobre | colocada con una servicios. envases, marca 0 signo envolturas, idéntico o a embalajes o | semejante sobre acondicionamientos | envases, de productos. envolturas, embalajes o acondicionamiento s de productos, 1.7.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un === dad para su comercialización*, Asi, acondicionamiento es un término 7, AL] D SS 3 8 Er te Dal cierta condición o calidad. [o Rep, le) art 2 4 5 nt, ES) an Anos REAL AE ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar; 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. dilatar Proceso 216-1P-2019 tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. 1.8.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito?. 1.9.

El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, - Supuesto lll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Es titular de una | Suprime o | Marca protegida Supuesto | | marca que | modifica después | para supresiones o distingue de que se | modificaciones 4. trMéx, y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven, Adiestrar a un animal. 6. prmi.-Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0iBFo onsultá: 12 de noviembre de 2018). t y 2 ¡Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentaros, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, pp. 371-372.

Proceso 216-1P-2019 productos. hubiese aplicado | después de que o colocado la | hubiese sido marca O signo | aplicada o colocada idéntico o|con una marca O semejante signo idéntico oO directamente semejante sobre => sobre productos. | productos. Es titular de una | Suprime o | Marca protegida marca que | modifica después | para supresiones o distingue de que se | modificaciones servicios. hubiese aplicado | después de que o colocado la | hubiese sido marca O signo | aplicada o colocada Supuesto ll idéntico O|con una marca oO semejante sobre | signo idéntico O productos semejante sobre vinculados a los | envases, envolturas, servicios que | embalajes o distingue la | acondicionamientos marca protegida. | de productos.

Es titular de una | Suprime O | Marca protegida marca que | modifica la marca | para supresiones o distingue después de que | modificaciones productos o | hubiese sido | después de que servicios. aplicada o | hubiese sido colocada la | aplicada o colocada marca O signo |con una marca O Supuesto Il idéntico o | signo idéntico O semejante sobre | semejante sobre envases, envases, envolturas, envolturas, embalajes (e) embalajes o | acondicionamientos acondicionamient | de productos, === os de productos. 1.10.

En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?. 11, Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la E plicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes Y ly A » 2] ARS ) 7 Proceso 216-1P-2019 - Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1,12, El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.13.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.14.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraria contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. 1.15.

La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final, 1.16.

Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. ue 4 18 Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: e: () —Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan Alta E 8 1.19: 1.20. 121. 1.22.

Proceso 216-1P-2019 la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposiciónf, De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos.

La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 1.23. La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1,24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en 1.25.

A__——=—= cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con Cc Alquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese A SN AN y 9 2D ES2 Proceso 216-1P-2019 generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor” con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”, Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión?, 1.27.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, -=--..se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión AL 0,486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo o, Siguiente: a SECp 7. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. La a Y 1 Pe módo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de l 2 Unfayóde 2013.

Y ENS 10 Proceso 216-1P-2019 "Artículo 244- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 1.28. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica?, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.31.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o =——=compleja.

En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un Ds A Al “fespecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las ? Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administralivo General. En: Revista Se, v *Dereoho''4 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho $ Sociedad conformada por o CRp»,, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, | o 44 Ra” BP Po y 268.

NS y) 11 Proceso 216-1P-2019 derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 1.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años*?, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.33.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.

La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.34.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.35. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida _——“£onducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la yu APres| fipción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la den cia o > demanda, asi como la imposibilidad del titular del derecho de Qu paaiaa Pe del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de es-de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe. 12 Proceso 216-IP-2019 acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.37.El titular del derecho podria considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocia de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. 1.38. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.39.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.40.El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida.

Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del _—Aaño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que ¿NA prelgnde impedir.

SS. v, ) 1.41, Én cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con o SEG 'Rrla protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la eno brada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: "En efecto, la prot ión frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas NS 13 (8 e) VE o, Proceso 216-1P-2019 adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”!!. 1.42.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.43.

Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización. 1.44.En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta. 1.45.

Asi, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. 1.46.

El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, PT AS independientemente del medio de comunicación empleado y sin 2 perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

FE ( y y AY '9) cr 9 7 4 MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Y Ula > 14 NS Proceso 216-1P-2019 1.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 1.48.En sintesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca. 1.49.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma??, 1.50.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”*9. 1.51.Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común." 1.52.Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la _———— norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos FÁGNAL Y a De «modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de pS a diciembre de 2015.

Y AN | la Ec, De modo feferencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de lo LA suayo de 2015. NC 15 AN A xy / Y, AD AN Proceso 216-1P-2019 1.29 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial. 1.53, Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.54.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Signos conformados por denominaciones de uso común 2.1. En el presente caso la demandante señala que las expresiones “LA PARADA" y “GOURMET” son de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas.. 2.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país**; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios'*. 2.3.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza dad Gustávo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y - comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

Carlos Femández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra. Manual de la 4 jedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575. 16 Proceso 216-1P-2019 limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.**? 2.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*? 2.5.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 2.6. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 2.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

¿Qué se entiende por marca débil? a,, e JAT e Ll Oder Interpretación Prejudicial N” 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Ofidlal del Acuerdo de Cartagena N” 3003 del 26 de abril de 2017. AN SERE De mada referencial, ver Interpretación Prejudicial N? 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, Er, 4 ublicáda | ¡en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2752 del 11 de julio de 2016. 4 5) 17 Proceso 216-1P-2019 Las marcas débiles son aquellas que incluyen como parte de su conformación elementos denominativos o figurativos que son de uso común, descriptivo o evocativo y por tanto coexisten en el mercado con otros signos que también comparten dichos elementos comunes, descriptivos o evocativos.*$ Tales marcas contienen un elemento distintivo y, al mismo tiempo, el elemento común, descriptivo o evocativo, pues si solo estuvieran conformadas por el elemento común, descriptivo o evocativo carecerían de fuerza distintiva.

Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.!* Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?", Finalmente, respecto de los signos conformados por denominaciones de uso común, ver el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 3.2.

¿La búsqueda de antecedentes de elementos de uso común para el análisis de registrabilidad de una marca se restringe a la clase solicitada, o puede abarcar registros de signos que distinguen productos y servicios vinculados competitivamente, aun cuando pertenezcan a distintas clases? Si bien en el proceso interno se controvierte una presunta infracción a derechos de propiedad industrial, es preciso indicar que el que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase, no impide que también pueda serlo para un producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión. Por ello, tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el hd Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina -- Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 120.

GA Lo, L y Ver Interpretación Prejudicial N* 99-1P-2004 de fecha 22 de setiembre de 2004, publicada en la Gaceta Glicia] del Acuerdo de Cartagena N* 1134 del 3 de noviembre de 2004. | er Re. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, 10 É a E én la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2805 del 13 de setiembre de 2016.

E 18 Proceso 216-IP-2019 producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.3. ¿Existe riesgo de confusión entre dos signos mixtos, cuyo elemento relevante es similar y de uso común, pero que cuentan con características adicionales que les confieren distintividad? Si bien en el proceso interno se controvierte una presunta infracción a derechos de propiedad industrial, a fin de dar respuesta a la pregunta formulada, la Sala consultante podrá tomar en consideración los criterios desarrollados por este Tribunal en relación al cotejo de signos mixtos: En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Asi, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?' Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente??: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”, Como ejemplo = Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de 2 Hunio de 2016. LÁANNAL DAS AN 2 A” Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

SEO =1 LE ¿ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. “4 idad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, 19 Sy Y, Proceso 216-1P-2019 tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.25 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso?*: poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. oj., terr, en enterráis." Disponible en: http://dle.rae.es/?%id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario do la RAE. Definición de morfema: *1. m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres conliene dos _——Mmorfemas: mujer y -es. 1 42im¿r8m. Por oposición a lexoma, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. YD 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfomas: Q persona, pímera, y número, plural” Disponible en: http://dle.rac.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de a noviembre de' 2018).

SEO En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes o iniciones: Ú || Mo) A » 12 El Pron N sor) los trazos del dibujo que forman el signo, W Ca, y / 20 S *b NS 7 AD ANOS Proceso 216-1P-2019 (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.2” c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?8 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.? Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los coloros: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar ————-£apacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. y AL Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015.

Y "a Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de-2016, Pr C 7 4 1Ysf pg Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. 21 EN Proceso 216-1P-2019 cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N? 6482-2017-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J- TJCA-2020.

J S 2 Y A Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifiquese a la Sala consultante y recibes copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. a Ibídem. 22