TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente Interno del consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 244-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 169964 SC-CA.SAI1.73/2017 Cancelación de la marca WATT'S como medio de defensa en el proceso de registro Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio S/N de 10 de junio de 2019, recibido vía courier el 17 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin especificar los Artículos a interpretar, a fin de resolver el Proceso Interno SC-CA.SAII.73/2017; y, El Auto del 03 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. = A.
ANTECEDENTES 24 Partes en el Proceso Interno Demandante: Watt's Alimentos S.A. Proceso 244-1P-2019 Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero Interesado: Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt's Casal Ltda. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si procede la solicitud de cancelación parcial por falta de uso del registro de la marca presuntamente notoria WATT'S perteneciente a la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watts Casal Ltda., interpuesta por Watts Alimentos S.A. como medio de defensa dentro del proceso de oposición al registro como marca del signo WATT'S (denominativo). 2.
Si la marca WATT'S objeto de la acción de cancelación sería notoriamente conocida. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin especificar los Articulos; sin embargo se remite al pedido de las partes y estas solicitan que se interpreten los Artículos 165 al 170 y 224 al 236 de la Decisión 486, de los cuales se interpretarán los Artículos 165, 170, 228 y 229 de la Decisión 486* por ser pertinentes. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165,- La oficina nacional compotento cancelará el registro de una marca a solicitud do persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno do los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona aulorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicio la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la focha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vla administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios << peralos cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de 2) Ps uctos o servicios comprendidos en el registro de la marca, climinando aquéllos rospocto de Y PS los cuáles, taymarca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de ' Ps gn Jos productos 9 servicios. o SEC, »El registro ño podrá cancelarse cuando el lilular demuestre que la falta de uso se debió, entre | (9 DTS fuerza mayor o caso fortuito,” IN Ná, A 4D ANY.
S A ( o] “ 1 A, Proceso 244-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala consultante, ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro En razón de que en el proceso interno la demandante solicitó la cancelación de la marca WATT'S como medio de defensa en un proceso de oposición al registro del signo WATT'S (denominativo), resulta pertinente analizar el primer párrafo de la disposición citada, cuyo tenor es el siguiente: A “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.* “Articulo 228.- Para determinar la notonedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entro otros, los siguientos factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones U otros eventos de los productos o sorvicios, del establecimiento a de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efecluada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que so aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contablo dol signo como activo emprosañal; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; ) la existencia de actividades significativas do fabricación, compras o almaconamiento por ol titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional, o, K) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: SA Det registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) “no'haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividados o establecimientos en el País Miembro; o, j S, no 'hotoriamente conocido en el extranjero.” ES Cop e sea o| 3 E 1.2. 1.3. zi.
Proceso 244-1P-2019 “Artículo 165,- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. li." (Subrayado agregado) De conformidad con la norma comunitaria antes citada, si Ticio solicita el registro del signo "X”, y resulta que en este procedimiento (de registro) Lucio se opone sobre la base del registro previo de la marca “Y” (que es un signo distintivo idéntico o similar al anterior), en defensa de dicha oposición Ticio puede solicitar a la misma autoridad que está tramitando el referido procedimiento (de registro) la cancelación del registro de la marca “Y” por falta de uso de esta marca.
Es evidente que dicha autoridad primero tiene que resolver si corresponde o no cancelar el registro por falta de uso de la marca “Y”, para luego pronunciarse si corresponde o no el registro del signo "X”, Sobre la base de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, la oportunidad para que Ticio solicite la cancelación del registro de la marca “Y” es al momento de contestar la oposición de Lucio.
Distinto es el supuesto en que, con anterioridad a la solicitud de registro del signo distintivo "X" (procedimiento en el que Lucio se opone alegando el registro de la marca “Y” idéntica o similar a la anterior), Ticio (u otra persona) ya había iniciado (en trámite aparte) un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca "Y”.
En este caso, primero debe resolver la solicitud de cancelación del registro por falta de uso de la marca “Y”, para luego resolverse la solicitud de registro del signo "X”. Dicho en otros términos, el procedimiento de registro del signo "X” (en el que consta la oposición de Lucio sobre la base del registro previo de la marca “Y”) se suspenderá solo si con anterioridad Ticio (u otra persona) inició un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca "Y”, pues este procedimiento debe resolverse primero. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro En el caso concreto, el titular de la marca WATT'S, objeto de cancelación, afirma que dicha marca es notoriamente conocida. En consecuencia, el Y Definición - ÓN Aliribynal interpretará el presente tema. ¿Bbva ecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al a 5 4 47 y Ro 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 244-1P-2019 tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente?. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique*.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 2 El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: A —Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se 3 nAL aplique. Nd b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de O proíuctos o servicios a los que se aplique. 8 7 0 Los «ciróulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, EC DS actividad; praductos o servicios a los que se aplique. 3 Aríclly 230:de la Decisión 486.
Proceso 244-IP-2019 Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente*, La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoría non egent probatione), no son objeto de prueba”. e La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi lodo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.
Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. La marca notoria regulada en la Decisión 436 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).
Ena medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por LI? a autoridad de propiedad industrial. Si la aufóridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir SE, que su tifular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de Cp plo establecido|en el Artículo 228 de la Decisión 486. 6 2.6.
Proceso 244-1P-2019 La marca notoria extracomunitariaó no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 2.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El PA No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
ÓN JA ¿AR ' bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir fegistro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el casd-en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino, Proceso 244-1P-2019 competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: *“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la > protección;
H.., el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; Proceso 244-1P-2019 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, K) laexistencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 2.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 2.11.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!?, La notoriedad del signo solicitado a registro!' 2.12.De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 2.13.La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la a SN A fa DE S Ay AS Sobre esto se LAN ver la interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.
¿E a de cele acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 22015 publicada en la Gaceta Oficial No. 2712 del 18 de abril del 2016. ÁRr,; 9 A Proceso 244-1P-2019 oficina nacional competente. 2.14.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 2.15.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 2.16.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.
La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 2.17.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada!? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 2.18.Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho pais, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido pais.
La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del Z séaton pertinente.
PS Y y le S Que expresamenteño se encuentra regulada en la Decisión 486. “ARr 10 “A 4 Proceso 244-1P-2019 2.19.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación!?, 2.20.Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 3.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. had Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está excepluada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.
Dorecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentanos. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. * Por otra parte, la calidad de notoría de la Marca no dependo de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior darla pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoría registrada no es objeto de cancelación por falla de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere fa Decisión 486%." “540 Motke Méóndoz, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Socio jurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107." “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se prelende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más especificos, quien se verla afectado con dicha conducta es el público consumidor, <= pues este ostá acostumbrado a obtener cierta aplilud y calidad del producto que adquiere y AN e AL ¡Que está identificado con la marca de su preferencia***." SN ¿Forros Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falla de uso respecto Ss Ny %' de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, on E, QC - ¡LawReview, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación O ¡Semestral, Enero de 2013, p.8." 11 31. 3.2, Proceso 244-1P-2019 ¿Qué se entiende por cancelación de marca? La Sala consultante podrá tomar en consideración los criterios emitidos por este Tribunal en lo concerniente a la cancelación: “La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero mo usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.”?* ¿Qué elementos se debe considerar para comprender el uso continuo de una marca? El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.!* El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. *6 ¿Qué criterios se considera en la valoración de la prueba sobre el uso de la marca? - Da es, 16 De fjodo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016.
Ver Interprotación Prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 12 Proceso 244-IP-2019 La valoración de la prueba corresponde a la autoridad nacional competente conforme al derecho interno, apoyándose en los criterios desarrollados por este Tribunal. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.
Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486'” plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado!?. v Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuanda los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fuo registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alleren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” bos En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el usa intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Si ol titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado, Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo.
En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Blenes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo.
En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerio listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo hecesariamente con la puesta del producto en el comercio. S Y c) Bjenes suntuarios y de alto valor económico.
Es muy común que para este tipo de bienes ¿Cp los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de € Lp, tfánsacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe 4 Reg = 13 Le > Eg Proceso 244-1P-2019 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los paises miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirsse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.
Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y “ello es asi puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión _486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito QA. demestrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las 22 MArcas. “q 14 Proceso 244-1P-2019 comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los paises de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos lo So Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo “siguiente: 15 Proceso 244-IP-2019 demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente, Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 3.4.
¿Se puede determinar, que una marca es notoria cuando se cumple solo dos o tres criterios de los once establecidos en la Decisión 486? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en el Punto 2.10 del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 3.5. Cuáles son los criterios a considerar para que la notoriedad de una marca se pruebe con las facturas internas y las facturas de exportación relacionadas con el comercio internacional? Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una lempresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado. de marca.
Dn En Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la E naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas 0 “comerciales por cáusa de un terremoto. We 16 > Proceso 244-1P-2019 El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.
En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Además la Sala consultante deberá tomar en cuenta el contenido de los párrafos 2.8 a 2.11 del tema 2, del apartado E, de la presente interpretación. 3.6.
¿Cuál el alcance de uso de la marca y cuáles son las condiciones para la prueba de uso de una marca? La Sala consultante deberá remitirse a las respuestas desarrolladas sobre las dos preguntas dadas en los numerales 3.2 y 3,3, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno SC-CA.SAII.73/2017, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J- TJCA-2020. ” Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRE [ARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación > Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Sp O A ¡e >, Cc SD A 54D AND Ka 17