TRIBUNAL DE JUSTICIA Quito, 18 de junio de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: E LA COMUNIDAD ANDINA 319-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 06-47997 11001032400020080007800 Signo involucrado QUESONEZA (denominativo) Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas. 3. Marcas evocativas. Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 3528 del 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 29 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Qu 4 y [e SECRETARIA ) XI SS NS S SVIDAD NA itó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2400020080007800, y;
Proceso 319-IP-2019 El Auto de 4 de abril, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: CONOPCO, INC. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -— SIC — DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: COLOMBINA S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si el signo QUESONEZA (denominativo), solicitado por la SOCIEDAD COLOMBINA S.A., ostenta de distintividad intrínseca respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Si el término QUESONEZA es descriptivo respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Si el signo solicitado QUESONEZA (denominativo) es evocativo respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! el cual se interpretará por ser pertinente.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — ículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: rezcan de distintividad; NA 1.1, 1.2. 1.3. Proceso 319-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Marcas evocativas.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad La demandante alude que el registro del signo QUESONEZA (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual se procederá a desarrollar dicho tema. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1.4. 1:55 1.6. 1.7. 1.8.
Zi 22, o E Proceso 319-1P-2019 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho Artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.1 El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registtado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Signos conformados por denominaciones descriptivas Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que el signo QUESONEZA (denominativo) es presuntamente descriptivo respecto de los productos contenidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las —earacterísticas de los productos o de los servicios que buscan identificar.S 0 = Sy, ANS (F SECRETARIA”] Ver Ea Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. odo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.
Proceso 319-1P-2019 2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2.4.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil*. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 2.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.” 2.6.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 3. Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno, la SOCIEDAD CONOPCO, INC., señaló que la expresión contenida en el signo QUESONEZA (denominativo) es evocativa, resulta pertinente analizar el presente tema.: sep referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.
De a. ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de / mayo dl [+ SECRETARÍA Ñ < Es Ñ Proceso 319-IP-2019 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.3 3.2.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.? 3.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.10 3.4.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación QUESONEZA y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020080007800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Artículo 19, Literal c) del Estatuto del Tribunal y en la Letra f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-TJCA-2020.
( DE-> 8 Demo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. AN 9) Ibidea Y, pr DE 77 > VAS SO Proceso 319-1P-2019 Y >) Luis Felipe Aguilar eijoó. SECRETARI Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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