0> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de julio de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 123-1P-2019 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 539499A-2013/DSD 6211-2015-0-1801-JR-CA-23 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos ANN TAYLOR (denominativo) / ELIZABETH TAYLOR'S PASSION, TAYLOR MADE y EMPRESAS TAYLOR (denominativos) Literal a) del Artículo 136 y Artículos 151 y 159 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos denominativos compuestos 3, Acuerdo de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento 4.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Proceso 123-1P-2019 Magistrado ponente: Gustavo García Brito VISTOS: El Oficio N* 6211-2015-0-S-5'SECA-CSJLI-PJ de fecha 25 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 6211-2015-0-1801-JR-CA-23.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Annco Inc. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI= de la República del Perú B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Sielsigno ANN TAYLOR (denominativo) solicitado a registro*?, por parte de Annco INC, resultaría ser confundible con las marcas ELIZABETH TAYLOR'S PASSION, TAYLOR MADE y EMPRESAS TAYLOR (denominativas)?, cuyo titular es Empresas Taylor. y Para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. E Se solicitó registro multiclase para productos y servicios de las Clases 3, 18 y 35.

Dicha solicitud fue divida y se concedió el registro del signo solicitado para productos de las Clases 3 y 18 de la — Clasificación Internacional de Niza. “US distinguir productos y servicios de las Clases 3, 18 y 35 de la Clasificación Internacional de » DAN espectivamente. 0 y (AN >) RETARIA | E 2) IS Pp 0» C. Proceso 123-1P-2019 2.

La consecuencia jurídica que se derivaría de la presunta existencia de un Acuerdo de coexistencia de marcas entre las empresas titulares de los signos en conflicto. 3. Siexistiria conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se interpretarán los Artículos 151 y 159 de la Decisión 486*, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto y el tema de los Acuerdos de coexistencia de marcas. AF Ln Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior na determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pals Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. (sEn cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en ta Situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no está siendo utilizada A Nerritorio del pals importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización dsg marca obedece a causas justificadas.” Proceso 123-1P-2019 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos. 3. Acuerdo de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento. 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro ANN TAYLOR (denominativo) resultaria confundible con las marcas ELIZABETH TAYLOR'S PASSION, TAYLOR MADE y EMPRESAS TAYLOR (denominativas), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 4 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2747 dei 8 de junio de 2016, 466-JP-2015 de »w echa (0 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 Ya Júlio de 2016, y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial ds LANA 1.3. 1.4.

Proceso 123-1P-2019 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? Ms GULAT del Acuerdo de Cartagena N* 2755 dei 11 de julio de 2016 Sibidam. OR Ibidem. b) ye Proceso 123-1P-2019 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(í) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la 9 Ver Interpretación Prejudicial N” 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017 % 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 123-1P-2019 población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii), Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro ANN TAYLOR (denominativo) y las marcas ELIZABETH TAYLOR'S PASSION, TAYLOR MADE y EMPRESAS TAYLOR (denominativas), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que esos signos están conformados Únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias 0 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016. y 466-IP-2015 de “Mecha. 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11-de julio de 2016.

Proceso 123-1P-2019 letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!' 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:!? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*3, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?* Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un JU Ibidem. La Ibidem. a REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de junio de 2020). pa a ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos Ererane mujer y -es. e Por oposición a lexerna, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -8r0. E ll PE unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: 0% persona, “Grim ra, y número, plural.” Disponible en: http://dle rae,es/?id=Polt8j2 (Consulta; 08 de febrero de 2020). 2.4, Proceso 123-1P-2019 análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En el presente caso, se advierte que los signos en conflicio son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 1$ a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que 15 Verfipterpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016, y 466-1P-2015 de fecha 10 dé nio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del ¿ 11 de julio de 2016. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 123-1P-2019 ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de ta palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro ANN TAYLOR (denominativo) y las marcas ELIZABETH TAYLOR'S PASSION, TAYLOR MADE y EMPRESAS TAYLOR (denominativas).

Acuerdo de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento De los documentos adjuntos al proceso interno, así como de los alegatos de la apelación de Annco INC. se desprende que dicha empresa y Empresas Taylor suscribieron un Acuerdo de coexistencia de marcas. En tal virtud, es necesario hacer referencia al tema de "los acuerdos de coexistencia marcaría", contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486, siendo que además la consultante ha realizado una pregunta respecto de este tema.

Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancias de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.'* Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el 15 León y León, Gustavo, “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, tera Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391 10 Y 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Proceso 123-1P-2019 riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. *” La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaría, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos?*: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.'* En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.20 En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea 17 18 20 Ver Interpretación Prejudicial N* 57-1P-2002 de fecha 4 de septiembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 840 de 26 de septiembre de 2002.

Ver Interpretación Prejudicial N* 318-1P-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2626 de 9 de noviembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N” 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 739 de 4 de diciembre de 2001. Ver Interpretación Prejudicial N* 104-1P-2002 de fecha 4 de diciembre de 2002, publicada en la.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 891 de 29 de enero de 2003. 11 3.9. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 123-1P-2019 inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”?!, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

Conexión entre los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Se alegó que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.2 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público 21 2 y Ver Interpretación Prejudicial N* 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 739 de 4 de diciembre de 2001 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a las cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

(Subrayado agregado) 12 Proceso 123-1P-2019 consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.23 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se VeM interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada eñ E Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de 10 dex de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de 4.4. sustanciales: o servicios servicios. 2 julio NO 13 Proceso 123-1P-2019 complementa con el cepillo dental y con el hilo dental.

Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

(Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e Proceso 123-1P-2019 insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 5.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por el Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 5.1.

"¿Cuáles son los criterios para el cotejo marcario entre signos denominativos en el mismo idioma que comparten uno de sus términos y distinguen los mismos productos vinculados?” Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 5.2.

“¿El hecho que existe vinculación competitiva y que se comparta uno de los términos que conforman el signo solicitado respecto a las marcas confrontadas, es suficiente para generar riesgo de confusión indirecta, pese a que las marcas registradas cuentan con otros elementos denominativos?” Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

En-los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N* 6211-2015-0-1801-JR-CA-23, la 15 Proceso 123-1P-2019 que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13- J-TJCA-2020. ev Luis MO, es SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítask copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16