50) y2 pa [E WO o TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de julio de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: ); Ni US »p Ñ Magistrádo' ponente: CRETARIA ? Zj =) Ivy S NY y 735-A1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 12-53309 11001032400020140040800 Signos involucrados AVALON (mixto) / AVALON — (denominativo) / AWALON ORGANICS (denominativo) Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Artículo 168 de la Decisión 486 1.

Primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington 2. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación Gustavo García Brito Proceso 735-1P-2018 VISTOS: El Oficio 5000 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el día 19 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 134 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N” 11001032400020140040800.

El Auto del 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Avalon Pharmaceutical S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Avalon Natural Products Inc. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si correspondía denegar en Colombia el registro del signo AVALON (mixto), solicitado por Avalon Pharmaceutical S.A., empresa que alegó contar con un derecho preferente derivado de la cancelación de las marcas AVALON (denominativa) y AVALON ORGANICS (denominativa) registradas a favor de Avalon Natural Products Inc. en Estados Unidos de Norteamérica, con fundamento en la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, Convención de Washington. 2.

El presunto derecho preferente de Avalon Pharmaceutical S.A. para registrar el signo AVALON (mixto), al haber obtenido en Colombia la cancelación por falta de uso del registro de la marca AVALON (denominativa), cuyo titular era Quantum Laboratories Ltda. Para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza Proceso 735-1P-2018 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Sala consuitante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la interpretación del Artículo 168, por ser pertinente. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 al no ser tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro. 3.

De oficio se interpretará el Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?, para analizar el tema de la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington. 2.

El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente af registro, Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. 5 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - nn “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias; pr DE y U fara asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la /Q Q y unidad Andina. 5) Y D ¡QQ % 2 comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas lo nogmlas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” (E ARÍA [E SECRET. 3 Q ES Wo) y xb, > UN iDAD A 1.1. 1.2. 1.3.

Proceso 735-1P-2018 Dentro del proceso interno, Avalon Pharmaceutical S.A. alegó que gozaba del derecho preferente para registrar el signo AVALON (mixto), en virtud de haber obtenido su cancelación por falta de uso en Colombia, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, la SIC denegó dicho registro sobre la base de las marcas AVALON (denominativa) y AVALON ORGANICS (denominativa) registradas en Estados Unidos de Norteamérica con fundamento en la aplicación de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

Por tanto, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o de prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)? de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un País Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría “negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: “Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitano debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen.

Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [ ] Lo que resultaría entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori”, obstáculos constitucionales.

Tales actitudes señalarian bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional.” (Subrayado agregado) En: Pierre Pescatore, Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario.

Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por Fabián Novak Talavera, La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 735-1P-2018 jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan”, Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términosé: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o intemos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno ". (Subrayado agregado) En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 1- 1P-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.

Textualmente, señaló lo siguiente: “2, PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser caracteristica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.

Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Periodo de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la validez plena' de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros ”.

En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico- económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materíae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado internacional AS Ver Sentencia de Acción de Incumplimiento N? 7-Al-98 de fecha 21 de jutio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 490 del 4 de octubre de 1999 Ver Interpretación Prejudicial N* 2-IP-90 de fecha 20 de septiembre de 1990, publicada en la SGabeta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 69 de 11 de octubre de 1990 Proceso 735-1P-2018 de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel”. 1.7.

Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva — por aplicación de sus características "existenciales" de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia — la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo?. 1.8.

Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los Países Miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 1.9.

En efecto, si no existiera la primacia de la norma comunitaria andina por sobre la norma nacional no existiria el proceso de integración andino. La existencia de un proceso de integración parte de la premisa de reconocer la cesión de soberanía de los países miembros hacia el proceso de integración y de aceptar la existencia de normas supranacionales y obligaciones que vinculan a los países miembros? 1.10.Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington 1.11.En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate E Ver Interpretación Prejudicial N* 399-1P-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2932 del 4 de octubre de 1999.

O Ibidem. p Hugo R. Gómez Apac, El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en AA.VV (Hugo R. Gómez Apac, Director), Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la b. S Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia, editorial San Gregorio £) US S.A., Quito, 2019, p. 49. A /2L Ne pe / SECRETARÍA o Proceso 735-1P-2018 de aplicar normas legales en actos juridicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.12.Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal*? impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.13.

Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario!!. 1.14.En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones 10 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. De modo referencial, ver Sentencia de Acción de incumplimiento N* 34-Al-2001 de fecha 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 839 del 25 de: ¿septiembre de 2002; y 1-Al-2001 de fecha 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial debácuerdo de Cartagena N” 818 del 23 de julio de 2002.

Proceso 735-1P-2018 entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.15.En virtud de los referidos principios de autonomía y primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros.

En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo??. 1.16.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menos caben el Ordenamiento Comunitario. 2.

El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación 2.1. Como la controversia radica en el presunto derecho de prioridad que tendría Avalon Pharmaceutical S.A. originado en la acción de cancelación de la marca AVALON (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era Quantum Laboratories Ltda. en Colombia, el Tribunal a fin de realizar la interpretación pertinente, debe partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486, que de manera textual establece lo siguiente: “La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa” (Subrayado agregado) 077 Ú AN RETARIA | 3 JT] O S 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 735-1P-2018 Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes.

La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación?3, En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal**, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento'5, Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual “primero en el tiempo mejor en el derecho" (“Prior in tempore, potior in iure”.

En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.

Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con 13 15 METKE MÉNDEZ, Ricardo.

El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Estudios Socio-Juridicos, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p. 102, En http://www.scielo.orq.co/pdffesiu/v9n2/v9n2a4 pdf. (Consultada: 8 de mayo de 2017) MARÍN RUALES, Germán. Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario. En: Revista La Propiedad Inmaterial, pp. 131-132.

En: file:1/C Users TJCAUSER1/Downloads/Diainet- AccionesDeCancelacionEnElDerechoComunitario-3986107.pdf (Consultada: 8 de mayo de 2017) Ibidem. Proceso 735-1P-2018 posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca?', 2.6. A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación!”. 2.7.

En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente.

En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N? 11001032400020140040800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020. 13 A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto, ES US S v VEN rpretación Prejudicial N* 286-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Q y Gaoda ficial del Acuerdo de Cartagena N* 2719 de 20 de abril de 2016.

Sy Pr hd 10 SECRETARIA Na 3) o, S. (pá Luis Felipe Aguil ar Feijo SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y lemitase copia de la present Proceso 735-1P-2018 E SECRETARIA No N or S e. PS Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11