TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de julio de 2020 Proceso: 553-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 11-146314 Expediente interno del Consultante: 11001032400020130058500 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos POWER MANIA BONUS (mixto) / POKERMANIA (mixto) Normas a ser Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 interpretadas: de la Comisión de la Comunidad Andina Temas objeto de 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o interpretación: similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos Signos conformados por denominaciones de uso común 4.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza SS Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero NN DE y Fe UN AS) D AN <Q VISTOS: AN la el (E ener >| Ñ EPBfcro N* 5469 del 05 de diciembre de 2019, recibido via correo electrónico el 1006 del mismo po y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo /, / MoaD ”S / E No [+ l 1 Proceso 553-1P-2019 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020130058500, y;
El Auto de 8 de mayo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: ZITRO IP, S.ár.l Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: WINNER GROUP S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo POWER MANÍA BONUS (mixto) solicitado a registro por la sociedad ZITRO IP, S.ár.l para identificar productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible o no con la marca previamente registrada POKERMANIA (mixta) de titularidad de la sociedad GLORIA S.A. la cual ampara productos comprendidos en la clase antes mencionada.
Si la denominación MANÍA puede considerarse como una expresión débil al ser de uso común para los productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Si en la conformación de un signo distintivo es relevante el uso de palabras en un idioma extranjero. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos materia de discusión. SS it NORMAS / A SER INTERPRETADAS SECRÍ SN Ñ > > La Sala cónsultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Y 138 Literal 4) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, DRoOmN 1.1.
Proceso 553-1P-2019 de los cuales únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión antes mencionada! por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es materia controvertida en el proceso interno el concepto de marca.
De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de tratar el tema referente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Signos conformados por denominaciones de uso común. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Debido a que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro POWER MANÍA BONUS (mixto) y la marca POKERMANIA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión a de asociación;
(y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud o, ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 1.2. 1.3. Proceso 553-1P-2019 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 3 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:! a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Ver doradores Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 20163pu blicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2747 del 08 de junio de 2016; 466- 20 15|de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* Eee yl 11 de julio de 2016 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Mel Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016 o yA Proceso 553-1P-2019 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad rea! de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:* (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo GS nivel de percepción es variable en relación con la categoría de /Q (0) bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por E la autoridad nacional competente. SECRI A | NO = INC ideas BAD va nferpretación Prejudicial número 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 el 21 de julio de 2017.
Xx Es | 4) pp Proceso 553-1P-2019 El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al 1.6. 2. A p analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Comp la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitádlo. ¿a registro POWER MANÍA BONUS (mixto) y la marca POKERMANIA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ECRE'AmRhoA emiendo en cuenta que están conformadas por un elemento denomirafivo y uno gráfico.
O, 2.2. 2.3. Proceso 553-1P-2019 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:? a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (1) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! 7 8 El 10 DE SL (3 > [ + Secre NS Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 de fecha 11 julio de 2016; 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 el 11 de julio de 2016. lbidem.
Ver Interpretación Prejudicial número 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de fecha 11 julio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: "1. m. Ling gn ínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poséyel alos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráis” Dispo: http://dle rae.es/?id=NCu16TD (fecha de consulta: 13 de junio de 2020).
REAL acia lA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de morfema: da rm ¡era ps mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos ei see” y -es. 2. m. rap 7 or oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. Y, NA Umipan 7 Proceso 553-1P-2019 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:!? (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también 3. m. Gram.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (fecha de consulta: 13 de junio de 2020). a En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3071 el 4 de agosto de 2017 el TJCA recogió las siguientes definiciones: AS zado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El ÓN pto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. ectubr el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de color: difer: el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de ción del signo solicitado a registro.
ON Los cgldres: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, l pI pi E] e o y o! 2.4, 2.5. 2.6. Proceso 553-1P-2019 en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (ii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.13 c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?* Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.?* Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico O determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. !S Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2656 el 25 de enero de 2016.
Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 de fecha 11 julio de 2016; 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N* 2754 el 11 de julio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2606 del 14 de octubre de 2015, Ibiderí P 9 (a O) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 553-1P-2019 los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Signos conformados por denominaciones de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso la sociedad ZITRO IP, S.ár.l argumentó que la denominación MANÍA seria débil al ser de uso común dentro de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país??; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.** Los signos conformados exclusivamente por comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.
El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?? No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto,?0 17 DE Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170. ros Eemández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad InduSial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.
LAN Ver Intéppietación Prejudicial N” 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial dal fÁcuerdo de Cartagena N” 3003 del 26 de abril de 2017. De modo feferencial, ver Interpretación Prejudicial N* 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publigadia en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 10 Wo) 3.5. 3.6. 3.7. 4.2. 4.3.
4.4. SS GS JP [E SECRE vo L SS Y, o) Von PS Proceso 553-|P-2019 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.
El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto O servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero Tomando en cuenta los signos materia de discusión y lo manifestado por la sociedad ZITRO IP, S.ár.l referente a que su signo solicitado POWER MANIA BONUS (mixto) se traduce a “la locura o la manía por el poder de los bonos” y que la marca opositora POKERMANIA (mixta) significa “locura o manía por el 'POKER' (juego de cartas)”, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara 1 Dide, una expresión local.
Asi, no podrán acceder a registro aquellas derqn aciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso comino los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consurtidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz éomán*b| por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. >) 11 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3.
Proceso 553-1P-2019 Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Dentro del proceso interno se alegó la existencia de conexión entre los productos que distingue la marca con los productos amparados por el signo solicitado a registro, por lo que corresponde analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - culo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los EPgise ¿Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro del pss, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes, o Las clasés5 de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud «ui la Oisifnilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 12 5.4.
Proceso 553-1P-2019 por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?? Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. sí, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se plementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el E ¿E icio educativo con el material de enseñanza. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 de fecha 11 julio de 2016. 13 Proceso 553-1P-2019 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: -— La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
S Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e = insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., Ys ] a, ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel y 2 Qe 2 publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión / ¡3 — Gompetitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse ll SECI > bonjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia WS] y Me conexión competitiva.
NO >/ SÍ Pp ADE 14 Proceso 553-1P-2019 Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020130058500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J- TJCA-2020. > WN EA fe o a AS E E SECRETARIA ” bhitar NO ES Luis Felipe ilar Feijoó Na PS SECRETARIO moro p S/ Notifíquese a la Sala consultante y remitfase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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