PROCESO 13-IP-2020 — Comunidad Andina

UE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 13-1P-2020 Interpretación Prejudicial (consulta facultativa) Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2018-222886 Infracción a los derechos de propiedad industrial de la Sociedad Colombiana de Cirugia Ortopédica y Traumatología — SCCOT, por el presunto uso indebido de las marcas SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA - SCCOT (mixtas) Literales a) y c) del Artículo 155 de la Decisión 486 Acción por infracción de derechos.

Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio Gustavo García Brito El Oficio N*1003-031 de 2020 de fecha 30 de enero de 2020, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jutisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia remitió consulta facultativa y solicitó la Interpretación CRETA e[jsigbia de los Literales a) y c) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la AA > | ] Proceso 13-1P-2020 Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 2018-222886.

El Auto de fecha 17 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología -SCCOT- Demandado: Falabella de Colombia S.A. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si Falabella de Colombia S.A. habría infringido los derechos de propiedad industrial de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología -SCCOT— por el presunto uso indebido y no autorizado de sus marcas SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA - SCCOT (mixtas)'.

C. NORMA A SER INTERPRETADA 1. El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y c) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.? Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. ' Que distinguen productos y servicios comprendidos en las Clases 10, 20 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.:S Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular ol derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(..) 6) fabricar eliquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o | contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; Proceso 13-1P-2020 D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 2.

Respuesta a las preguntas formuladas por el Consultante. E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. En el proceso interno la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología -SCCOT- alegó que Falabella de Colombia S.A. habría infringido sus derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido y no autorizado de sus marcas SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA - SCCOT (mixtas).

La presunta infracción se habría materializado mediante: (i) La promoción de colchones no fabricados por Industrias Spring S.A.S. (quien sería la única sociedad productora y comercializadora de colchones autorizada exclusivamente para la utilización de los signos distintivos de SCCOT, con el propósito de indicar el carácter ortopédico de los productos avalados por la demandante);

(ii) A través de actividades de promoción y ofrecimiento de ventas al público de colchones ortopédicos supuestamente avalados por SCCOT, en la página web wwmw.falabella.com; y, (ii) Mediante la utilización no autorizada de las marcas SCCOT como instrumento de acreditación ortopédica. En atención a ello, resulta pertinente el desarrollo del presente tema. 1.2.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?, 1.3.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho _— de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los b ES siguientes actos: (AN A Ni 1229 y yA 5 + 2 || Ver Interpretación Prejudicial N* 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la 214 2» ]' Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2718 del 20 de abril de 2016.

Proceso 13-1P-2020 a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes 0 acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a Una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características*: e SAL Os a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: ¡Ver Interpretación Prejudicial N* 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2745 del 8 de junio de 2016. 4 Proceso 13-1P-2020 () El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial, (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. El Literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:? - Supuesto 1: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, - Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos..;

Í Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para E marca quelo signo idéntico o| productos aplicada o y “Supuesto | distingue semejante directamente | colocada con una LEIPSS productos, sobre productos. marca o signo idéntico o Ñ semejante sobre qn AN productos. 2er la Interpretación Prejudicial N* 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la _ faceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3266 del 2 de abril de 2018. ' 5 Proceso 13-1P-2020 El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o| servicios aplicada O distingue semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico o Supuesto ll los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca | = protegida.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la 1.8. forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicianar las calzadas. G 3, tr. climatizar, Ep 4 tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deporlista. 1 “ADT Ap =5i tr. Ven, Adiostrar a un animal. NO el “LA 26) prnl. Adquirir cierta condición o calidad." Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=0Y0Oi8Fo NS onsulta; 13 de agosto de 2020).

ÑN Y, Ny Y 6 Ano Proceso 13-1P-2020 ilícito”. 1.9. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto lll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. o Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de | Quien suprima o|Marca protegida contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido Supuesto | productos. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado o | productos. colocado directamente sobre productos.

Análisis y Cogmentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. 7 1.10, 1.11. 1.12. 1.13. 1.14, 1.45. Proceso 13-19-2020 En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor, La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?, Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:? - Que la marca del titular este "reproducida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1" La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.*! A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo articulo.*? La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Ibidem.

Var Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oricial del Acuerdo de Cartagana N? 3521 del 5 de febrero de 2019. Ibidem, Ibidem.. led Ibidem. po +, A Proceso 13-1P-2020 Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.'? 1.16.

Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. ** 1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.1? 1.18, Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber;*$ (0) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan O contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales, (iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.*? Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 13-1P-2020 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición*3. 1.21.

De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22.

En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.*? 1.23.La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.25.

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro, A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere An Ver Interpretación Prejudicial N* 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3051 dei 26 de junio de 2017. AN Ver Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la ON ¡Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3521 del $ de febrero de 2019. 20 a Ver Interpretación Prejudicial N” 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la O Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2725 del 22 de abril de 2015.

A, 10 NS Proceso 13-IP-2020 decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad, Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. e) Evento de presunción del riesgo de confusión, La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales. 1.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión?*, Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 NAL D 1:27.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, A ¡se debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la Decisión AN a 1 í hs LEN HARÁ $ Ver Interpretación Prejudicial N* 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la “a? ¡Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2230 del 25 de agosto de 2013.

“ Proceso 13-1P-2020 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 1.28.

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.?? 1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica??, a saber:?* a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo 2 Ver Interpretación Prejudicial N” 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2013. 24 Al respecto, se sugiere revisar: Victor Sebastián Baca Oneto, La Prescripción de las Infraccionos y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho 8 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 4 Sociedad conformada por estudiantes de lá Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 258 h y 269. ARA 3 Ver Interpretación Prejudicial N” 205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en ta 2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3391 del 3 de octubre de 2018. 12 Proceso 13-1P-2020 conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.? 1.31.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018,? 1.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años””, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:? - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo, - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.33.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad » Ibidem. 2% Ibidem. y Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Articulo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la impresciptibilicad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando 0 “(5 sichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.: 2% o Ver Interpretación Prejudicial N”205-1P-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la E 4RI, q ES Baceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018, 13 Proceso 13-1P-2020 jurídica en el mercado." 1.34.

El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.35.

Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocirniento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.* 1.36.

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocirniento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó a se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.?? 1.37.

El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.* 1.38.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos a 28 a Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem, Ibidem. 1 14 1.39. Proceso 13-1P-2020 de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.* Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 35 Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.40.

El Literal 0) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente 1,41. al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.36 En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobro las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia ", 1.42 En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está 35 Ver Interpretación Prejudicial N* 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3415 del 5 de noviembre de 2018. Ver Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 3521 del 5 de febrero de 2019, Ver Interpretación Projudicial N* 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2759 del 12 de julio de 2015.

P Mohtiano Monteagudo, l.a protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. / 15 Proceso 13-1P-2020 ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.3* 1.43.

Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 488 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.* 1,44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.* 1.45.Asi, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.“ 1.46.

El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:? a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales (9) comunicaciones escritas u orales, 38 33 41 “2 Ver Interpretación Prejudicial N* 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial N” 410-1P-2018 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3005 del 26 de abril de 2017. Ibidem. AL 6 Ibidem, E A Ibidem. Me Ss 5 16 1.47 1.48 1.49. 1.50, 1.51, Proceso 13-1P-2020 independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables,.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. $.En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.* Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma**. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria"*, Para los casos especificos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular dal signo tuvo conocimiento de tal uso.

“0 / 17 Ibidem. Ibidem. >, Ver Interpretación Prejudicial N* 348-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la ¡Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2725 del 22 de abril de 2016. ¡Ver Interpretación Prejudicial N? 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la ¡Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2532 del 8 de julio de 2015.

Proceso 13-1P-2020 “Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular cel signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.52.

Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 de la presente Interpretación Prejudicial. 1.53. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no 1.54. 4 2 autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Respuesta a las preguntas formuladas por el Consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formulada por el Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

En los términos del Literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486, ¿qué se entiendo, de forma específica, por colocar un signo distintivo idéntico o semejante para identificar servicios para los cuales se ha registrado una marca? Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 1.6 al 1.8 del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, ¿en qué casos puede generarse una confusión respecto de dos “signos mixtos utilizados en el mercado para identificar productos 1 servicios conexos competitivamente? ¿cómo se puede b | / 18 Proceso 13-1P-2020 establecer la similitud entre dos signos mixtos en cotejo? Para determinar si entre dos signos mixtos podría generarse confusión, y cómo puede establecerse la similitud existente entre los mismos, el Consultante puede tomar en consideración los siguientes criterios, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos: Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa;

Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta 47 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N” 2747 del 8 de junio de 2018; 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial ¿del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio da 2018.

“Ibidem. 19 Proceso 13-1P-2020 su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios**: (1) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios ON de restaurantes gourmet es consciente del servicio que ( Á 4 Er Ver Interpretación Prejudicial N? 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gacsta “UR ] Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3083 de! 21 de julio de 2017. 4 2) 20 Proceso 13-1P-2020 prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

Por otro lado, en el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.50 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente*!: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:%2 50 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 do junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015./ de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 1) ¿del 11 de julio de 2018. | / SEC st Abidem. a || 1 Na Interpretación Prejudicial N” 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la 21 (ii) Proceso 13-1P-2020 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.54 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. +» Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. me REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1, m. Ling, Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramalicales; p. ej, sol, O que, posoyóndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, on enterráis.* Disponible en: hito://dle.rae.es/?id=NCut6 1D (Consulta: 13 de agosto de 2020). a REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE, Definición de moriema: “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos ( dla mujer y -e5. Ur EÓA Gram. Por oposición a lexama, morícma gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. Gram. Unidad minima de significado. La peores verbal -mas contiene dos morfemnas: a, primera, y número, plural.” Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=Polt8i2 (Consulta; 13 de AR] A Sia 22 Proceso 13-1P-2020 determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Siresultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso”: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto sw En la Interpretación Prejudicial N” 524-1P-2015 de 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2992 del 21 de abril de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos dal dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quion la observa. os colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente » y fico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la hinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar ca cidad de diferenciación dei signo solicitado a registro. 23 Proceso 13-1P-2620 que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. * Cc) Sial realizarla comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elementa gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*? Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.* Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en tin momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 59 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Por último, para identificar la existencia de conexión entre productos y/o servicios de dos signos mixtos utilizados en el mercado, el Consultante puede tomar en consideración los siguientes criterios, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos: Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe ld Y y Var Interpretación Prejudicial N* 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2656 del 25 de enero de 2016.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 dal 11 de julio de 2018; y 418-1P-2015 de facha 13 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de julio de 2016. Var Interpretación Prejudicial N” 106-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la y Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2606 dol 14 de octubre de 2015, » se A |lbidem. 24 Proceso 13-1P-2020 similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.50 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.*! Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, 2 Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paisos Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1937, con sus modificaciones vigentes, Las clases de la Clasificación Intemaciona! referida en el párrafo anterior no determinarán la —z - similitud ni la disicilitud de los productos o servicios indicados exoresamonte.” % (Subrayado agregado) sn su Wer Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2015, publicada SE, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016, y 473-1P-2015 í a + 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 La de julio de 2015. 25 b) Proceso 13-1P-2020 desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre si de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, 26 Proceso 13-1P-2020 aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. e Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización: los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el rnismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., Un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolver el Proceso Interno N* 2018-222886 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de Y, y) 10 devabril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue Ñ Sp Y aprokiada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, y "ARA 5) 27 Proceso 13-1P-2020 Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020, A = ( AR AN Pa p | ps Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifiquesa al Consultante y remítasa copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 28