TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 114-IP-2019 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 613496-2015/DSD 1840-2017-0-1801-JR-CA-25 Nulidad del registro de la marca EL VERÍDICO DE FIDEL (mixta) Artículo 172 de la Decisión 486 1.

La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales 2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe 3. Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario Gustavo García Brito El Oficio N* 1840-2017-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ de fecha 15 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión Proceso 114-1P-2019 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 1840-2017-0-1801-JR-CA-25.

El Auto del 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Carmen Rosa Pérez Loyola Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú Rudecinda Graciela Acevedo Villanueva de Aymar B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es si la acción de nulidad interpuesta por la señora Carmen Rosa Pérez Loyola en contra del registro de la marca EL VERÍDICO DE FIDEL (mixta)! perteneciente a la señora Rudecinda Graciela Acevedo Villanueva de Aymar, habría prescrito.

C. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Procede Al presuntamente haberla obtenido de mala fe en perjuicio del nombre comercial EL VERÍDICO cuyo primer uso habría sido anterior al registro de la marca cuya nulidad se solicita, es decir desde el 18 de noviembre de 1993. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de Un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo A Al ol m) ñ Sy) N/D dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción / $ Ry L, AN prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

SECRETARIA >| 18) NS Ss) X/ U, O /. Vb AD PS == TR Proceso 114-IP-2019 la Interpretación solicitada por ser pertinente. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales. 2. Lanulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. 3. Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario. 4.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Laacción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales 1.1. Dado que en el proceso interno la señora Carmen Rosa Pérez Loyola solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca EL VERÍDICO DE FIDEL (mixta); y, a fin de dar respuesta a las preguntas efectuadas por la Sala consultante?, resulta pertinente analizar el presente tema. 1.2.

El Artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios ISS “DE para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos DUE p Ss ye vY o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” ÍS 0, 1% 1 Ver párrafos 4.1. y 4.2. de la presente Interpretación Prejudicial.

N p y SECRETARIA >| 3 e S ) Y, S/ Proceso 114-1P-2019 productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” 1.3. El Artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la nulidad absoluta y la nulidad relativa. 1.4.

La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 y todos los supuestos previstos en el Artículo 135 de la Decisión 486. Así, con relación al primer párrafo del Artículo 134, que también es la causal prevista en el literal a) del Artículo 135, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica.

Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al Literal b) del Artículo 135, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás Literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, |, m, n, o, p) del Artículo 135, La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, no prescribe la acción de la nulidad absoluta. 1.5.

La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, 9, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.

La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si vien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro. 2.

Lanulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. En el proceso interno la señora Carmen Rosa Pérez Loyola solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca EL VERÍDICO DE FIDEL (mixta) por presuntamente haber sido obtenido de mala fe. Por 4 2.2. 2.3. 2.4. 2,5, Proceso 114-IP-2019 consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes dos supuestos: (1) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.

(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.* El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.S Ver Interpretación Prejudicial N? 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2533 del 8 de julio de 2015.

Ibidem. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9, Proceso 114-1P-2019 Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.? Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.” Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.? La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.? 2.10.

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas 2.11 las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.!% De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de 5 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N” 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2602 del 12 de octubre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2533 del 8 de julio de 2015. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N” 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2602 del 12 de octubre de 2015. Proceso 114-1P-2019 que no es notorio en cualquiera de los países miembros.!! 2.12.El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.*? 2.13.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 1? 2.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2.15.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca El. VERÍDICO DE FIDEL (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. “ Ver Interpretación Prejudicial N” 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2533 del 8 de julio de 2015.

Ibidem. Ibidem. —Á 3H, 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 114-1P-2019 Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario Dado que en el proceso interno, tanto el INDECOPI** como el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú'*, declararon la prescripción de la acción de nulidad presentada en contra del registro de la marca EL VERÍDICO DE FIDEL (mixta); y, a fin de dar respuesta a una de las preguntas formulada por la Sala consultante*?, resulta pertinente analizar el presente tema.

Como se ha mencionado en el acápite anterior, la acción de nulidad absoluta no prescribe, mientras que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La prescripción bajo comentario es una prescripción extintiva, pues extingue la acción procedimental (que, según la normatividad interna de cada país miembro, se puede conducir en la vía administrativa o la jurisdiccional) destinada a lograr la nulidad del registro marcario.

La razón de esta prescripción es otorgar seguridad jurídica al mercado y a los partícipes en él. Dado que la nulidad relativa depende de la eventual afectación a un tercero, este, cualquier persona y la autoridad nacional competente tienen cinco años para plantear la referida acción. Vencido dicho plazo, y prescrita la referida acción, el registro marcario no puede ser invalidado bajo el argumento de estar afectando a un tercero. Por tanto, una vez prescrita dicha acción, el titular del registro sabrá que su registro es inmune a solicitudes de nulidad relativa, lo que significa seguridad jurídica para las inversiones, transacciones y operaciones comerciales correspondientes.

En consecuencia, tratándose de la acción por nulidad relativa de un registro marcario, el procedimiento administrativo o el proceso judicial que dé cabida o acoja dicha acción, debe iniciarse antes del plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a A través de las Resoluciones números 2831-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de septiembre de 2015 y 3452-2019/TPI-INDECOPI de fecha 15 de septiembre de 2018.

A través de la Resolución N* Diez (sentencia) de fecha 17 de septiembre de 2018. Ver párrafo 4.2. de la presente Interpretación Prejudicial. Proceso 114-1P-2019 precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1. ¿Un signo registrado con mala fe es equiparable a un signo contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres? No, por cuanto se trata de supuestos diferentes.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad absoluta de un registro marcario se declarará de oficio o a solicitud de parte cuando se haya concedido contrariando las disposiciones de los Artículos 134 (primer párrafo) y 135 de la Decisión 88, dentro de! cual se encuentra la causal de irregistrabilidad absoluta que prevé que no podrán registrarse como marcas los signos que 'sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”, erevista en el Literal p).

Por otro lado, la nulidad relativa de un registro marcario se declarará de oficio o a soliciud de parte cuando este haya sido concedido contrariando lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando la solicitud y posterior registro se haya obtenido de mala fe. Para complementar la respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos desarrollados en los Temas 1 y 2 de la presente Interpretación Prejudicial. 4.2.

¿En qué casos prescribe la acción de nulidad de una marca? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 1 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. Sin embargo, se debe precisar que, para el caso concreto de la nulidad absoluta, no existe plazo de prescripción, es decir, si una marca fue concedida en contravención de lo disouesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486, a petición de parte o de oficio en cualquier momento de la vigencia de la marca se podrá solicitar su nulidad, mientras que, en el caso de la nulidad relativa, el término para presentar la acción es de cinco años contados a partir de la concesión del signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja consignada la presante Interpretación Prajudicial para ser aplicada por el Sala nsultante al resolver el Proceso Interno N* 1840-2017-0-1891-JR-CA-28, la e esora adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo digo yesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de SECRETARIA > 9 Proceso 114-IP-2019 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020. 0 O Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10