TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 127-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 46344-C 245/2016 Cancelación del registro por falta de uso de la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta) perteneciente a la sociedad Louis Vuitton Malletier Artículos 165, 168 y 167 de la Decisión 486 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio ] 4. Independencia de una acción por infracción de derechos con relación a una posterior acción de cancelación del registro marcario Gustavo García Brito Proceso 127-IP-2019 VISTOS: El Oficio S/N recibido vía courier el día 27 de marzo de 2019, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 186, 167 y 258 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 245/2016.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Louis Vuitton Malletier Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual —SENAPI— del Estado Plurinacional de Bolivia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si procedía que el SENAPI declarara la cancelación por falta de uso del registro de la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta)! solicitada por la señora Aleida Adams Ramírez. 2. Sila sociedad Louis Vuitton Malletier habría acreditado el uso real y efectivo de la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta). 3. Si procedía la suspensión del procedimiento de cancelación contra el registro de la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta), por parte del SENAPI, debido a la existencia previa de una acción por infracción iniciada por Louis Vuitton Malletier en contra de la señora Aleida Adams Ramírez.

Ss LA Nas N? 48344-C, para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación ú Internacional de Niza. 3 Proceso 127-1P-2019 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente realizar la interpretación de los Artículos 185, 166 y 187 de la Decisión 486?, por ser pertinente.

No se interpretará el Artículo 258 de la Decisión 486, toda vez que en el presente caso no son objeto de controversia los actos de competencia desleal. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso, El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. 2 Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestra que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito." “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que nomalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. £/ uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” Proceso 127-IP-2019 4.

Independencia de una acción por infracción de derechos con relación a una posterior acción de cancelación del registro marcario. 5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En el procedimiento administrativo interno la señora Aleida Adams Ramírez solicitó y obtuvo en su favor la cancelación por falta de uso del registro de la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta).

Sin embargo, la sociedad Louis Vuitton Malletier alegó en la fase judicial que la señora Aleida Adams Ramírez no habría acreditado un legítimo interés 1 para obtener la cancelación del referido registro de marca. En consecuencia, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente?, 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización*, 1.4.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.? 1.5.

El primer párrafo del Artículo 185 de la Decisión 486 establece que, para > Ver Interpretación Prejudicial N” 436-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2729 del 22 de abril de 2018. Ver Interpretación Prejudicial N* 495-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2729 del 22 de abril de 2018, Ibidem.

SECRETARIA >| 1.6. Proceso 127-IP-2019 que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:* a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede sar promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso En el proceso interno la señora Aleida Adams Ramírez solicitó y obtuvo la cancelación del registro por falta de uso de la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta).

Por otra parte, la sociedad Louis Vuitton Proceso 127-1P-2019 Malletier alegó en su demanda que en el curso del procedimiento administrativo de cancelación del registro de la marca, habría aportado todos los medios probatorios conducentes a demostrar su uso, sin que el SENAPI los hubiera valorado debidamente. De esta manera, es pertinente realizar el análisis del presente tema. 2.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 187 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 488 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 3.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno, la sociedad Louis Vuitton Malletier alegó, en su demanda, que con los medios probatorios aportados habría demostrado el uso real y efectivo para los productos comprendidos en el registro de su marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta), por lo que, el SENAPI presuntamente habría incurrido en un error al cancelar el referido registro marcario; este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el Artículo 186 de la Decisión 486” plantea los supuestos ñ Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normaimente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo astablecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca." Proceso 127-IP-2019 bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se ancuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado?. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) Eluso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3 En la Interpretación Prejudicial N” 191-1P-2018 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediaños compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

AAA e) Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes es, p Pp ni PE yy los intermediaños compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de Pp U; h p SS 0, SN transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe Q a demostrar que se puso a cisposición del consumidor los productos identificados con las Las marcas. - > F SECRETARÍA - = /) 7 = Proceso 127-IP-2019 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6.

Cuando la autoridad competante analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar. con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidoraes— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado, 3.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 185 de la Decisión 488 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 186 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10.Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición dal mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 3.11.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de 8 la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto, ES identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento (> abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, fa e 3.12. 3.13, 3.14. 3.15, Proceso 127-1P-2019 radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

En ambos cesos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 168 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente O estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, Casos fortuitos o de fuerza mayor?, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 185 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación Sobre el particular, en la Interpretación Prejucicial N* 34-1P-2018 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3111 del 20 de octubre 2017; el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto. Proceso 127-1P-2019 de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entra otros. 4.

Independencia de una acción por infracción de derechos con relación a una posterior acción de cancelación del registro marcario 4.1. En el proceso interno, la sociedad Louis Vuitton Malletier alegó en su demanda que, debido a la existencia previa de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial iniciada contra la señora Aleida Adams Ramírez, por la presunta importación de productos falsificados identificados con la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS (mixta), el SENAPI debió suspender la acción de cancelación de la misma marca que sería objeto de la presunta infracción, iniciada por la señora Aleida Adams Ramírez, hasta tanto se obtuviera una decisión con respacto a la acción por infracción de sus derechos de propiedad industrial.

Así, corresponde analizar el presente tema. 4.2. La acción de cancelación de un registro marcario por falta de uso de un signo distintivo no tiene incidencia respecto de una acción por infracción de derechos (sustentada en dicho registro marcario) iniciada con anterioridad. En consecuencia, se cancele o no el registro marcario en el futuro, ello no afecta el que se hayan violado los derechos del titular sustentados en su registro marcario, en tanto la infracción haya ocurrido cuando el referido registro no había sido cancelado.

Ello es así porque si una persona desea usar una marca que, en su opinión, no está siendo usada en el mercado, primero debe solicitar la cancelación del registro marcario, y a continuación esperar la obtención ES ¿y de un fallo favorable, luego ejercer su derecho preferente, y recién E %e | SECRETARIA ”| Q ] > %, S 10 Y S Vinap > 4.4. 5.1.

Proceso 127-1P-2019 cuando la marca ha sido registrada a su favor podrá usarla en el mercado. Por tanto, sí comete una infracción quien usa una marca que no le pertenece, incluso si esta marca no está siendo usada por el titular del registro marcario. Lo correcto es primero lograr la cancelación por falta de uso de una marca, para utilizarla en el mercado una vez obtenido su registro.

El hecho de que se inicie una acción de cancelación por falta de uso de la marca determinada en nada afecta la acción previa de infracción de derechos que hubiera iniciado el titular del registro marcario contra aquél que creyó que podía usar dicha marca simplemente porque en su opinión este signo distintivo no estaba siendo usado en el mercado.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuál es el entendimiento sobre el término “interés legítimo” en una acción de cancelación del registro de una marca cuando quien la solicita ha sido declarado como infractor de la misma marca cuyo registro se solicita la cancelación? De acuerdo con los criterios desarrollados en el Literal a) del párrafo 4.6. del Tema 1 del Acápite D de la presente Interpretación Prejudicial, cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado, tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca.

Dicha legitimidad no se va afectada, mermada o deteriorada por el hecho de que el que solicita la cancelación haya sido previamente denunciado por infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de la marca cuyo registro es objeto de la solicitud de cancelación. Por otra parte, y en virtud de los criterios jurídicos desarrollados en el Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, se debe precisar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y la acción de cancelación del registro de una marca son dos figuras jurídicas independientes que tienen un procedimiento y características particulares.

Es decir, no existe vinculación ni grado de dependencia entre ellas. De manera complementaria a lo expuesto en los párrafos 4.2, a 4,4. del Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, 41 Proceso 127-1P-2019 corresponde señalar que el hecho de que el titular de un registro de marca haya iniciado una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, con independencia del resultado, no constituye óbice para que el presunto infractor o quien haya sido declarado como tal, pueda solicitar posteriormente la cancelación de la marca objeto de infracción, en la medida en que demuestre que cuenta con interés legítimo y cumpla con los demás requisitos legales. 5.2.

¿Para la valoración de la prueba con respecto al efectivo uso de la marca tomando en cuenta las resoluciones emitidas en los Países Miembros de la Comunidad Andina, el formalismo se sobrepone sobre el principio de verdad material? 5.3. ¿Los criterios a considerar en la valoración de la prueba sobre el uso de la marca son exclusivamente bajo parámetros formales independientemente de la verdad material? La respuesta a ambas preguntas es no. Al respecto, este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisorudencia!% en el sentido de que los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material son aplicables al derecho de proviedad industrial.

En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos, En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes, así como las autoridades jurisdiccionales, analizan los criterios de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado.

Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material. '2 pa Ver Interpretaciones Prejudiciales números 434-1P-2016 del 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-IP-2018 del 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3319 del 20 de junio de 2018; 531-1P-2018 del 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3832 del 18 de mayo de 2019; y 78-1P-2020 de fecha 18 de junio del 2020, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N? 4005 del 18 de junio de 2020. di Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 809.

Hugo R. Gómez Apac, £l principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En: The Trademark Reporter — The Law Journal of the International Trademark Association, Vol. 108, N” 3, May-Jun, 2018, p. 749. Q [2 F SECRETARIA No, 12 5.4. Proceso 127-1P-2019 En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad da los hechos.

Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contericioso-administrativos!3, Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.

Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que por meros formalismos, la autoridad se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho.

Por eso, las autoridades deben tener en consideración que las pruebas pueden ser presentadas, no solamente en la vía administrativa y en sus diferantes etapas recursivas, sino también en la etapa judicial. Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, siempre deben ser admitidos y merituados, de resultar pertinentes, claro está, en la instancia que fuere. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.

Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones. ¿La vinculación entre el “proceso de infracción” y la “acción de cancelación de un registro de marca” por identidad de partes, siendo el infractor (declarado en esa condición por el SENAPI) quien interpone la demanda de cancelación del registro de la marca, ¿No debería el tribunal valorar estos antecedentes a la luz Ver Interpretaciones Prejudiciales números 2-1P-2017 del 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3073 del 4 de agosto de 2017; y, 882-1P-2015 del 8 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2802 del 12 de setiembre de 2016. 13 Proceso 127-IP-2019 de la seguridad jurídica que debe primar en sus actuaciones y rechazar la solicitud de cancelación sobre la base de la ausencia de buena fe del solicitante? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N* 245/2016, la que deberá adootarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.

Lo de Luis Felipe AN ar NARA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14