TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 238-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 12-44460 11001032400020130049600 Diseño industrial “MOTOCICLETA” Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 1.
Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias Gustavo García Brito El Oficio N* 2223 de fecha 12 de junio de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113, 115 y 132 de la Decisión 486 de a > 9) e) pS y SECRETARIA Proceso 238-1P-2019 la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020130049600.
El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Bajaj Auto Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del Proceso Interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 4.
Si el diseño industrial “NOTOCICLETA” solicitado a registro por Bajaj Auto Limited, cumpliría con el requisito de novedad. 2. Si el diseño industrial “MOTOCICLETA” solicitado a registro por Bajaj Auto Limited, presenta diferencias secundarias o sustanciales con las anterioridades D1 y D2. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113, 115 y 132 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486!, por ser pertinente. >, YN Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma extema bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad A 1 válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, ediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Proceso 238-1P-2019 2. No procede la interpretación del Artículo 132 de la Decisión 486, al no estar controvertido el tema de la nulidad de un diseño industrial.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. 2. Lanovedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial.
Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección 1.1. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que en el proceso interno se controvierte la naturaleza del diseño industrial “MOTOCICLETA”, así como los derechos que confiere su registro y los alcances de su protección. 1.2. El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 1.3.
Lajurisorudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”? 1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” Ver Interpretación Prejudicial N” 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1235 de 23 de agosto de 2005. 1.5. 1.6.
LT 1.8. Proceso 238-IP-2019 opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad. En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.3 Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial. 4 De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 436: “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen O reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N? 470 (E) ISBN 92-805-0829-3, WIPO 1995, p. 229. Ver Interpretación Prejudicial N” 140-1P-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2257 de 28 de noviembre de 2013.
Ver Interpretación Prejudicial N? 55-1P-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N? 821 de 1 de agosto de 2002. Proceso 233-1P-2019 presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad?, sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).” 1.10.
Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)? en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (1) Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.? (ii) Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que El TJCA, en la Interpretación Prejudicial N? 486-1P-2015 de fecha 28 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2961 de 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: 1.
Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y 3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento. Ver Interpretación Prejudicial N? 483-IP-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2951 de 10 de marzo de 2017.
Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas? Ginebra, Octubre, 2002. Ver Interpretación Prejudicial N* 71-1P-2005 de fecha 8 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1235 de 23 de agosto de 2005. lis TL: Proceso 238-IP-2019 realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos.
Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. (iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos.
Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento.
Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado. !% 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los 2.1. 22, terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.
La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias En el proceso intemo se controviertte que el diseño industrial “MOTOCICLETA”, solicitado a registro por Bajaj Auto Limited, no cumpliría con el requisito de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 115 de la Decisión 488 dispone que: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” Ver Interpretación Prejudicial N* 382-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2698 de 22 de marzo de 2016.
A S 5 a pi D 2.3. 2.4. 2.6. Zo 2.8. 2.9. Proceso 238-1P-2019 Como se tiene dicho, el requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El Artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones!!, El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.
Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial.
Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios!?: “(1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.” En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica!? a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial!*, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el Ver Interpretación Prejudicial N* 122-IP-2012, de fecha 10 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2151 de 18 de febrero de 2013. LASTRES Otero, en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial.
Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva”. icha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Proceso 238-1P-2019 patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aolicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticicación perjucicial para la novedad”. 2.10. El Artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en disaños industriales que hayan sido accesibles al público por descrieciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.
Las diferencias secundarias 2.11. El citado Artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deven ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistraole.*$ 2.12.
En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del disaño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.!7 2.13.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la imoresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños indusiriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.!$ 2.14, Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos 15 LASTRES Otero, *E! Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. 48 Ver Interpratación Prejudicial N” 97-1P-2014, de fecha 19 de noviemtra de 2014, publicada en la Gaceta Oficial dai Acuerdo de Cartagena N” 2434 de 18 de enero de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N? 71-1P-2003, de fecha 8 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1235 de 23 de agosto de 2005.
Ibidem. Proceso 238-1P-2019 productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. 1? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N” 11001032400020130049600, la que dederá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito, en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020. / / E ] AN) Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO | Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 Ibidem.