TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 341-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 13-270899 11001032400020160026500 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) / lema comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo) Literal c) del Artículo 136 y Artículos 150, 151 y 175 a 177 y 179 de la Decisión 486 1.

Ellema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.

Comparación entre signos denominativos compuestos 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común 5. Marcas evocativas 6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 7. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Gustavo García Brito Proceso 341-IP-2019 VISTOS: El Oficio N* 3552 de fecha 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135, del Literal c) del Artículo 136, y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020160026500.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Banco Davivienda S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Global Investment £ Trading Management Inc. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del Proceso Interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo)!, solicitado a registro por parte de Global Investment 8 Trading Management Inc., resultaría ser confundible con el lema comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo)?, cuyo titular es el Banco Davivienda S.A. 2. Si las expresiones "UNA BANCA” y “DE SERVICIOS” serían descriptivas para los servicios que distinguen los signos en conflicto. 3.

Si el término “MULTILATINA” sería evocativo y de uso común para los servicios que distinguen los signos en conflicto. 4. Si existiría conexión entre los productos y servicios que distinguen “Y > Qu, Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. U* AN D 2 e y Para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 16, 35, 36 y 38 de la Clasificación pr == ¡Internacional de Niza. |” SECRETARIA >] 2 NO Y '/ Un NI "DAD 9» Proceso 341-IP-2019 los signos en conflicto. 5.

Sidentro del proceso interno la SIC habría realizado adecuadamente el examen de registrabilidad. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135, del Literal c) del Artículo 136, y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal c) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 488%, por ser pertinentes. 2.

No se interpretarán los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486, toda vez. que no está en discusión el concepto de marca ni los requisitos para su registro, tampoco se controvierten las causales da irregistrabilidad absoluta relacionadas con el registro de un signo. 3. De oficio se interpretarán los Artículos 151 y 175 a 177 y 179 de la Decisión 488*, con el fin de desarrollar el tema de la conexión entre los a Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(.)" “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 4 Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” “Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual sa usará." DECS “Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o Ay IN marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” (ON SO “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título ZA de Marcas de la presente Decisión.” ay > SECRETARIA > a y NO N 2 S VMiban Ny DRA a 1.4. 4,2. 1.3.

Proceso 341-IP-2019 productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, la figura del lema comercial y la aplicación de las normas sobre marcas al trámite de registro de lemas comerciales. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las mormas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos compuestos. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. Marcas evocativas. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.: Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se discute si existiría riesgo de confusión entre el signo solicitado a registro MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) por Global Investment 8 Trading Management Inc., y el lema comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo) perteneciente al Banco Davivienda S.A. En tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial y cómo debe aplicarse la normativa comunitaria sobre marcas en el proceso interno. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos? ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su Ver Interpretaciones Prejudiciales números 9-1P-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2514 del 9 de junio de 2015; y 02-1P-2014 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del cuerdo de Cartagena N? 2355 del 30 de junio de 2014.

Proceso 341-IP-2019 fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro dle un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.” 1.4.

En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 480). 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 1.6.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad”. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptua! o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) y el lema comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo) serían confundibles, es pertinente analizar el Literal c) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: Ver Interpretación Prejudicial N* 160-1P-2011 de fecha 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2053 del 22 de mayo de 2012. 7 "Mr Interpretación Prejudicial N? 132-1P-2004 de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada en la O iceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1148 del 1 de diciembre de 2004.

TARIA >] 5 T/ Sí 7 O/ Mbap PR Q% 8 2.2, 2.3. QA Proceso 341-1P-2019 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado O registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pucliera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, pora.te en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? Ortográfica: Se refiera a la semejanza de las letras de los signos en conflicio desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las A EN (a) R a E SECRETARIA > palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales puedan inducir en y =// mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 9 Ver Interpretacions Prejudiciales números 470-1P-2015 de fesha 19 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2747 del 8 de junio de 2018; 4€68-1P-2013 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2734 del 11 de julio de 2018; y 473-1-2015 de fecha 10 da junio de 2018, publicada an la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2018.

Ibidem. Proceso 341-IP-2019 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en as raíces o terminaciones; sin embargo, tamoién debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de dsterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza da los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el cencepto que evocan. | realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá e, a “las siguientes reglas para el cotejo de marcas:'? N a MY pol Do 3 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método dal cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es orocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de oroductos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!!: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional Icidem. 4 Ver Interpretación Prejucicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3083 del 21 de julio de 2017. 7 2.5. 2.6.

Proceso 341-1P-2019 competente. El grado de atención del consurnidor medio es un parámetro importante para el análisis de cenfundibilidad de signos que diferancien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ajemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasadocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atanto que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo cierios parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estáticos, de calidad y funcionamiento que la media de la poolación no sabría. Por sjemplo, el consumidor de semvicios de restaurantes gourmef es consciente del servicio que prestan, pues save datos de s.1 atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor esoscializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho ela hace una evaluación más prolija del bien o ervicios que desea acquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vaz señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos ticos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suo cien dee casar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes ejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe etc r todos los aspectos qua sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conílicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expusstas. Proceso 341-1P-2019 3. Comparación entre signos denominativos compuestos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) y el ema comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. !? 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. !* 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:1* a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!*. Como ejemplo tenemos el Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2747 del 8 de junio de 2018; y 468-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de julio de 2016. 39 Ibidem. 1% Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAS). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfamas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de ssgmentación; p. ej. terr, en enterráis.” isponible en: htto://dle.ras.es/?id=NCu18TD (Consulta: 18 de agosto da 2020).

Proceso 341-IP-2019 lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?*. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 9 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. o Si los signos en conflicto comparten un lexama, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En el presente caso, el demandante alegó que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:!? de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *4. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis merfolégico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Per oposición a lexema, morfama gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 2. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.* Disgonicle en: hito://dle rae es/?id=Polt8j2 (Consulta: 18 de agosto de 2020).

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2747 del 8 de junio de 2018; y 468-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 1 de julio de 2016. (e p) [E 10 3.5. Proceso 341-1P-2019 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La orimera palabra genera más poder de recordación en el públic consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proxirnidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampera, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palaoras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir lel cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpratación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de estaolecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudisra existir entre el signo solicitado a registro MULTILATINA DE SERVICIOS (denominativo) y el lema comercial UNA BANCA MULTILATINA (denominativo).

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que las expresiones “UNA BANCA” y “DE SERVICIOS” serían descriptivas; y qua, además, el término “MULTILATINA” sería de uso común respecto de los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. os signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente 11 Proceso 341-1P-2019 sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trata. 4.3. Se entiende por signo común o usual aquel que sa encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país!3; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que sa han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios!>, 4.4.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular ce una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.2 4.5.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado des distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?* Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho da Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comanterios, primera ecición, Thomson Reuters - EC3 Ediciones S.A.C,, Lima, 2015, p. 170.

Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Progieded Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurícicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575. Ver Interpretación Prejudicial N? 336-!P-2015 de fecha 23 ce junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N” 3003 del 23 de aoril de 2017.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N? 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, ublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2752 del 11 de julio de 2018, 12 Proceso 341-1P-2019 4.8. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos antes un elemento descriptivo o de uso común, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de regisirabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 4.7. El que un término sea descriptivo o da uso común para un producto o servicio de una class también codría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entra ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo o da uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.8.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos: descriptivos o da uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto de! signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. a Marcas evocativas 5.1.

Como en el proceso interno la SIC señaló que la expresión MULTILATINA contenida en los signos en conflicto sería evocativa, resulta pertinente analizar el presente tema. 5.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no sa refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo”. 5.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.2 De modo referencial, ver Intsreretación Prejudicia! N* 820-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2018, publicada en la Gacsta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2805 del 13 de septiembre de 2016.

A SECRETARIA ” (9) XI O 2 / NO 9/ MD AD y e [0d pm 13 Proceso 341-1P-2019 5.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.% 5.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación MULTILATINA y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. Por cuanto el demandante alegó que existiría conexión entre los: productos y servicios qua distinguen los signos en confiicto, corresponde analizar este tema. 6.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si exista similitud entra los productos o servicios objsto de análisis, tal como sa indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 489,2 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se deve analizar la naturaleza o uso ce los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueva que sean diferentes. 24 ltidem. 25 Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreclo do Niza del 135 de junio da 1937, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Cla similitud ni la disim ión Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la s ereductos e servicios indicados excresamenta.* dí (Subrayado agregaco) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018, putlicada Nen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2018; y 473-1P-2015 de 0 Cr 10 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2753 del 11 de ¡E Z ¡llio de 2015. |” SECRETARIA >] 14 a e) 6.

A Les Proceso 341-IP-2019 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos cojeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión esultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser ntercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se oresenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (0 servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva dal consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos O servicios en cuestión provienen dal mismo empresario. 15 8.5 Proceso 341-1P-2019 Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también exgende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conaxión entra productos y/o servicios. Los siguisntes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, puas esos necesariamente tienen que ser anelizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios dla la Clasificación Internacional da Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante par pr tos de estaolecer la conexión competitiva entre los productos o servicios oojeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase dea la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conaxión competitiva. = Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión comegstitiva.

Así, por ejemplo, dos nm uctos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si lo nsumidores Os Co comprenden con relativa fac cilidad que los productores s de ino no son” los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal da comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencia la existencia de conexión oetitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarsa conjuntamente con los criterios intrínsecos para otservar la existencia de consxión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios s= dirigan a destinatarios difsrentes, como regla general, no existirá conexión compati 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o 13 f 0] N Y A or Proceso 341-1P-2019 conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementarisdad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresari Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el proceso interno se ha alegado que la SIC no habría realizado un correcto examen de registradilidad entre los signos bajo análisis, por lo que, cresuntamente, se habría vulnarado el Artículo 150 de la Decisión 435 El Artículo 150 de la Decisión 488 determina lo siguients: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competenta procederá a realizar el examen de registradilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. A la oficina naciona! competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso queda ximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. AS simismo, el examen de registradilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Dec isión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486,7 El acto da concesión o de denegación del registro debe estar resoaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le simieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo decenderá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conílicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también auténomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores dacisiones expedidas por la propia oficina.

Este en razón a que sa del realizar el examen de registradilidad analizando cada caso concreto, | ncependiente de anteriores análisis soore signos idénticos Ñ fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la ar Interpretación a w» 242-12-2013 de art 2322 cel 8 de abril de 2014. aceta Oficial del Acus 17 19] ÓN É. Y ld ES Proceso 341-1P-2019 o similaras.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registravilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruetas que obran en cada trámite. otivada y expresar los fundamentos en los que se basó, Acerca de los tos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de agistiros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta da motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. 2 7.7.

En consecuencia, el examen de registradilidad debe ser plasmado en la olución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina acional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la olución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. xouestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja 2ssanta Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala lver el Proceso Interno N” 11001032400020130025500, la otarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo tículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal da Justicia de unidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de El susorito Secretario del Trivunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto dal Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero ds la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presenis Intereratación Prejudicial fue aprobada con el woto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vargara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito, en judicial de fecha 7de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18- CA-2020.

ECRETARI Se Proceso 341-1P-2019 Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. DE Y, ON AN 22 O Q >) E a SECRETARIA > 19