TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: 418-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 05-096572 11001032400020140035200 Irregistrabilidad de una marca cuando se infringe el derecho de autor de un tercero Artículo 136 Literal f) de la Decisión 486 Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 4033 del 30 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 02 de octubre de 2019, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal f) de la Decisión 486 _de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* APA E ONO tAo3S20n, y;
JAN DEJ Jy Go 3 0 El de 16 de julio de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la pr te Interpretación Prejudicial. Proceso 418-1P-2019 A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: INVERQUINTERO TORO LTDA. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercer interesado: SMILEY WORLD LTDA. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si la sociedad INVERQUINTERO TORO LTDA. al solicitar el registro del signo SMILEY (mixto) infringió o no los derechos de autor sobre la obra SMILEY DICTIONARY al presuntamente reproducirla.
C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser pertinente. D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra.
IZ. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra 1.1. Como en el proceso interno se discute si el registro del signo SMILEY (mixto) vulneró el derecho de autor sobre la obra SMILEY DICTIONARY, se abordará el tema planteado.
Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. — 12? consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; > (4) 1 ¡0 | SECRETARIA > Nh, D/ 2 Mo aD 1d Proceso 418-1P-2019 1.2. Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial.
Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los derechos de autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.? 1.3. Si alguien pretende registrar corno marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486. 1.4.
De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el Literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste. 1.5.
En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 1.6. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.7.
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”.3 1.8. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.* 2 Ver Interpretación Prejudicial N” 179-IP-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2259 del 27 de noviembre de 2013.
DE Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Zps E DS Artes. Cali. 2001. Pág. 21. Us %> 3 VAN Interpretación Prejudicial N” 98-IP-2014 de fecha 29 de abril de 2015, publicada en la Gaceta of del Acuerdo de Cartagena N? 2525 del 30 de junio de 2015. P SECRETARIA > l TI > y 2 Proceso 418-IP-2019 1.9.
Enrelación a dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artísticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. 1.10.
No se debe olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado solo en la creación, sino en la utilización, es decir se protege un signo compuesto por palabras, letras, gráficos, figuras, etc., que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Por lo tanto, una marca para ser tal, no necesita tener las características de originalidad, bastará que sea lo suficientemente distintiva frente a un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios. 1.11.En este sentido la independencia entre regímenes permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio.
Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.? 1.12. Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas.
Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente. 1.13. En efecto, es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.).
Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobra títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas, pero del mismo género.£ a Ver Interpretación Prejudicial números 32-1P-1997 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 418 del 15 de marzo de 1999; y 47-IP-2015 de fecha 3 z -. de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2577 del 3 de SS ySpiembro de 2015. [Po, N Y d» 2 Y Interpretación Prejudicial N* 32-1P-1997 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 416 del 15 de marzo de 1999. / | Proceso 418-1P-2019 1.14.
Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.” 1.15. De ahí que la prohibición a que se refiere el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra.
En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que: 1.15.1. Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. 1.15.2. El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, 7 Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comentó: “El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.
( ) “Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra. “Así, la diferencia entre los títulos originales, como la 'Doña Bárbara' de Gallegos, las 'Lanzas Coloradas' de Uslar Pietri o 'El General en su laberinto' de García Márquez, en comparación con los título genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como "Amor, 'Tú' o 'La Noche".
( ) “La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.
“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, corno parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: “diccionario, “enciclopedia”, 'recopilaciones', etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico- dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).
( ) Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título ——_ dela misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se — DE use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, pl Y ¿y jBnto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra. 50) Q EN Derecho de Autor, 2da.
Edición, Tomo |, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Lo resaltado 14 Cl onde a la presente sentencia). = SECRETARIA ” % / Na, S/ 5 N 3 Proceso 418-1P-2019 sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. 1.16.
Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”.
Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario y que no existe en el derecho de autor. 1.17.Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos.
Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratare de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autorización”, que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas. 1.18.Ahora bien, el Literal f) del Artículo 138 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho dle autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. arca los títulos de obras que se encuentren protegidas por el derecho de tor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, por cuanto Proceso 418-1P-2019 1.20.
Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso del título de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad que, como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. 1.21.
Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, se deberá considerar si la obra SMILEY DICTIONARY resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra literaria, y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado el signo solicitado SMILEY (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020140035200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 07 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA- 2020.
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