TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, Y de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 354-1P-2019 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 624138-2015/DSD 2193-2018-0-1801-JR-CA-25 La oposición temeraria Artículo 146 de la Decisión 486 La oposición temeraria Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 2193-2018-0-S-5'SECA-CSJLI-PJ de fecha 06 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 09 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo Proceso 354-1P-2019 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 2193-2018-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Pepsico Do Brasil Ltda. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP!I) de la República del Perú Tercero Interesado: TDNS.A.C. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la posible temeridad en la oposición presentada por Pepsico Do Brasil Ltda., en contra del registro del signo T QUALITA 1418 CORAZON DE LA FELICIDAD BIZCOCHO ESPECIAL CON CHISPAS SABOR A CHOCOLATE TODINNO y Logotipo (mixto), alegada por la compañía TDN S.A.C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser procedente, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en arcas que hubieren coexistido con la solicitada.” Proceso 354-1P-2019 D. TEMA OBJETO DE INPERPRETACIÓN 1.
La oposición temeraria. 2. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La oposición temeraria 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo T QUALITA 1418 CORAZON DE LA FELICIDAD BIZCOCHO ESPECIAL CON CHISPAS SABOR A CHOCOLATE TODINNO y Logotipo (mixto) sería temeraria o no, se desarrollará el presente tema. 1.2, El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales. 1.3.
Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.? 1.4.
A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (ii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.? 1.5.
Por lo expuesto, se considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento de registro de un signo, como parte de E * Ni la normativa comunitaria andina ( ) contemplan una definición de “oposición temeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La “oposición temeraria” supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe ”.
Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325. E “En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referimos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición;
(ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (tii) cuando se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado AL DE como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o S Y, fraudulentos; o (iv) cuando la opcsición se ha formulado con evidente mala fe. ( )”. Ibidem, pp. Proceso 354-IP-2019 una conducta conscientemente maliciosa, y esta podrá ser sancionada solo si así lo dispone la legislación interna. 1.6.
Conforme a lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si dentro del proceso interno la oposición interpuesta es o no temeraria. 2. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 146 de la Decisión 486, en lo referido al carácter temerario de las oposiciones contra la solicitud de registro de una marca? ¿Cómo se definiría a la oposición temeraria? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 2.2.
¿Cuáles son los supuestos para establecer que estamos frente a una oposición temeraria? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el último párrafo del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 2.3. ¿Cuáles son los criterios para determinar la existencia de indicios razonables que atribuyan que la conducta de la marca opositora constituya en una oposición temeraria? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el párrafo 1.4. del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 2.4.
¿La declaración de carácter temerario de una oposición es a pedido de parte o es de interés público? Procede de ambas formas. Puede ser alegado por la parte interesada, como también puede ser observado de oficio por la autoridad nacional competente. En este último caso, dicha autoridad está facultada para pronunciarse sobre el particular. 2.5.
¿Cómo se relaciona la buena fe y el interés para obrar al calificar la oposición del registro de una marca? _—_—_— Ao DE JA, El primer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, solo contempla el S SaWNegítimo interés para presentar oposición. se. o.. a 4 SECRETARIA > ES ES Wir.. SS) 2.6. Proceso 354-1P-2019 Tratándose de la oposición temeraria, la buena fe puede ser un elemento a tener en consideración, tal como se explica en la siguiente respuesta.
Cuando el Artículo 146 de la Decisión 486 otorga a los paises miembros la facultad de regular los supuestos de temeridad de las oposiciones, ¿se entiende que dicha regulación debe ser coherente con las normas comunitarias y con los derechos fundamentales que incluyen las garantías del debido procedimiento? El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 establece: * Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
( ) Como se puede apreciar, la norma andina citada reconoce que las autoridades legislativas nacionales tienen la facultad de establecer o no sanciones, que resulten aplicables en aquellos casos en los que se compruebe o verifique que existió una oposición temeraria. Al efecto, deberán observar el Principio de Complemento Indispensable. El Principio de Complemento Indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del Principio de Complemento Indispensable, les corresponde a esos paises llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de Una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinian aspectos esenciales por él regulados de manera gue signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.* En relación con la definición de la categoría “oposición temeraria” y en referencia a los criterios que debe tener presente la autoridad nacional competente para verificar su existencia. En el desarrollo del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, se explicó, NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos.
En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. Número 34, Abril 2011, pp. 109 -139. Disponible: http://www isonomia,itam.mx/docsfisonomia34/Isono_345 pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017). Proceso 354-1P-2019 únicamente a modo de ejemplo, que estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición;
(ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (ii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.(! Dado que son solo ejemplos de oposición temeraria, no puede desconocerse que existen otros supuestos que podrían calificar como tal; es decir, otro tipo de conductas cuya única finalidad es entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento, como sería el caso que la oposición temeraria sea una expresión manifiesta del ejercicio abusivo de un derecho. 2.7.
Teniendo en consideración la prohibición establecida en el numeral! 2 del Artículo 10 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, en relación a la interpretación de los alcances del derecho nacional, ¿el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puede relativizar las normas del derecho nacional que regulan las garantías del debido proceso y/o procedimiento en sede interna? Conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 10 del Reglamento que Regula Aspectos Vinculados con la Solicitud y Emisión de Interpretaciones Prejudiciales, el tribunal no interpretará el contenido y alcances del derecho nacional En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2193-2018-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal! y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.
Proceso 354-1P-2019 Luis Felipe Aghil Feljoó A) RIO Notifíquese a la Sala consultante y E copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.