TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 505-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 13-241737 110010324000201600060 00 Signos involucrados PROSPERITY BY WISE (denominativo) / PROSPERITY (denominativo) Articulo 150 de la Decisión 486 Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 4872 de fecha 15 de noviembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 110010324000201600060 00); y, Proceso 505-1P-2019 El Auto del 15 de abril de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.1. 1.1.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Jafer Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero Interesado: World Institute Of Scientology ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribumal considera que el tema controvertido es si la SIC realizó adecuadamente el examen de registrabilidad.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la interpretación Prejudicial del Articulo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', el cual se interpreta por ser pertinente. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el presente caso, se ha alegado porque la SIC presuntamente no realizó bien el examen de registrabilidad y por lo tanto vulnero presuntamente el artículo 150 de la Decisión 486.
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En aso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre tas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 505-1P-2019 “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.2? El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podria quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.? Proceso 505-1P-2019 1.6.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 110010324000201600060 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.
Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitake copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.