3 Y E Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a interpretar: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 125-IP-2020 Interpretación Prejudicial Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito de la República del Ecuador Proceso Arbitral N* 017-19 Actos de Competencia Desleal presuntamente realizados por Artegelato Ecuador S.A. en contra de SodalehgHelados S.A. y G.E.l. Grupo Essenziero ltaliano S.P.A., por la presunta violación del secreto empresarial y uso indebido de la marca AROMITALIA? de la cual G.E.l. Grupo Essenziero ltaliano S.P.A. es licenciataria en la República del Ecuador Artículos 258, 259, 260, 262 y 264 de la Decisión 486 1.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 2. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3. Explotar, comunicar o divulgar, — sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual.
Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal Gustavo García Brito Qs a SECRETARIA >” Proceso 125-1P-2020 VISTOS El Oficio N* CAM-A-070-017-20 de fecha 29 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 258, 259, 260, 262 y 264 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso arbitral interno N* 0147-19.
El Auto de fecha 20 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandantes: Sodaleh8Helados S.A. G.E.1. Grupo Essenziero ltaliano S.P.A. Demandado: Artegelato Ecuador S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso arbitral interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 4.
Si Artegelato Ecuador S.A. habria cometido actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por confusión, explotación de la reputación ajena, imitación, entre otros, en contra de Sodaleh£Helados S.A. y G.E.l. Grupo Essenziero Italiano S.P.A., a través del uso indebido de la marca AROMITALIAS!. 2. Si Artegelato Ecuador S.A. habría violado el secreto empresarial (know how) suministrado a través del «Convenio de confidencialidad, no divulgación, no circunvención y otros»? suscrito con las demandantes.
E Cuyo titular es GEl 1942 SAS, y de la cual G.E.l. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. es licenciataria en Ecuador. E G.£.1. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. y GEl 1942 SAS habrian aportado a Sodalehé. Helados S.A. el know how, información comercial e información confidencial para producir y vender productos de heladeria. El 12 de mayo de 2015, suscribieron un «CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD, NO DIVULGACIÓN, NO CIRCUNVENCIÓN Y OTROS» entre las siguientes personas naturales y urídicas: G.E.l. Grupo Essenziero ltaliano S.P.A., GEl 1942 SAS, Artegelato Ecuador S.A., Proceso 125-1P-2020 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 258, 259, 280, 262 y 264 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina?*.: Procede la interpretación solicitada por ser pertinente, con Artegel Italia Colombia, Florasintesis, Fragancias y Aromas Cía. Ltda., Marcseal S.A., señor Oswaldo Álvarez Plaza y señora Teresita de Jesús Brito Pinedo.
En el Oficio N* CAM-A-070-017-20 de fecha 29 de julio de 2020, el Consultante solicitó que este Tribunal que proceda a emitir la presente Interpretación Prejudicial de acuerdo con las normas citadas por la parte actora en el escrito de demanda. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.» «Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vincutados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio qua sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industriat o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre ta naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.» «Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y qua sea susceptible de transmitirse a un tercera, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los circulos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para manteneria secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción, o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.» «Artículo 262.- Quien licitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.
Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor, adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos comerciales honestos; explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los mec¡os referidos en el inciso Cc);
Proceso 125-1P-2020 excepción del Literal c) del Artículo 259 de Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es materia de controversia la competencia desleal por actos denigratorios. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Expiotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal.
NS) ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN m l. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 1.1. SodalehéHelados S.A. y G.E.l. Grupo Essenziero ltaliano S.P.A. alegaron en el escrito de su demanda que Artegelato Ecuador S.A. habría incurrido en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido, afectando la fuerza distintiva y la reputación de la marca AROMITALIA?, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. e) explotar ur secrato empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona qua lo comunicó adquirió el secrato por los medios referidos en el inciso c), o que na tenia autorización de su poseedor legitimo para comunicarlo; h comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conicrme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar ai poseedor legitimo del secreto empresanial.
Un secreto empresarial se censiderará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la insligación a realizar cualquiera de estos actos.» «Artículo 264 - Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendra la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso da dicho secreto.
En los cenvenics en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de inceniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales alli contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a as normas sobre libre competencia.» Proceso 125-1P-2020 Definición de competencia desleal 1.2.
Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”. 1.3.
Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción, optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. 1.4.
El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en al mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores.
Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. 1.5. Loilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobra la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 1.6.
Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 488 establece lo siguiente: «Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los Usos Al respecto, ver Interpretación Prejudicial N” 38-4P-98, de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 419, del 17 de marzo de 1999. pe =] (O Proceso 125-1P-2020 y prácticas honestos.» De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a ta propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado qua son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)?, Veamos en detalle ambos elementos: Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
E) — b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entra otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor u compatidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 10.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de Ver Interpretación Prejudicial N? 217-1P-2015 dal 24 d: agosto de 2015, publicada en la Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2615 del 28 de octubre de 2015, Ibidem Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la competencia desleal.
Qué ss, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. erecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143. 1.12. 1.13. Proceso 123-1P-2020 propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.? Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.
Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:?0 a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una oráctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
El análisis debe partir de «indicios razonables» que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado, Por «indicio razonable» se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.!? Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena ¿Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio qua otro lzidem. itidem.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, ¡publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M? 2533 del 8 de julio de 2015. 1,15. 1.19. iu 2.1. Proceso 125-1P-2020 empresario ha ganado en el mercado es un acto que deve estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrian generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.*? A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercade, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
¿La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producio o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir la imagen de una empresa.'* -Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística.
Permitir que de manera velada otro compatidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.!* En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción da aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. *5 Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.
El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!S: En el proceso arbitral interno, las demandantes alegaron que Artegelato 12 13 a 15 ES So ltidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. en la Gaceta Oñicial N? 1779 del 23 de noviembre de 2009; y, 123-1P-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1930 del 8 de marzo de 011 8 Ver Interprataciones Prejudiciales números 49-1P-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, publicada A A, a > Proceso 125-1P-2020 Ecuador S.A. habria violado el secreto empresarial suministrado a través del «Convenio de confidencialidad, no divulgación, no circunvención y otros», del cual es parte.
La conducta de la demandada se habría materializado a través de la utilización, para su beneficio, de información confidencial (información financiera técnica, estratégica, de propiedad intelectual, clientes, know how, de fabricación, comercial, de mercadeo, del cliente o similar), relacionados con el negocio que GEl 1942 y G.E.l. Grupo Essenziero ltaliano S.P.A. habrían aportado a Scdaleh£ Helados S.A. y, atodos sus accionistas.
En atención a ello, este Tribunal abordará el presente tema. Definición do secreto empresarial 2.2. Para Gustavo León y León el secreto empresarial «está constituido por toda aquel conocimiento o información útil y ventajosa para una empresa industrial o comercial que no es obvia ni conocida por otros en el comercio.»!? mn m Dentro del Título XVI de la competencia desteal vinculada a la Propiedad Industrial, sa incluye la regulación de los secretos empresariales O industriales.
Los Artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo ll, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas regias para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio. 2.4. Las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución. 5) a Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplen los requisitos normativos para el efecto.
El Artículo 250 define el secreto empresarial con las sicuientes características: > Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta. » Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico. 3 Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.
Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentaros, Tijomson Reuters, Lima, 2015, p. 830. Proceso 125-1P-2020 o Que dicha información pueda transmitirse a un tercero. Además de lo anterior, el mencionado articulo determina ciertas condiciones que dete cumplir la información para que sea considerada como secreta: o Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza.
Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secrato. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en acquirirlas. s Que ta información tenga un valor comercial por ser secreta.
El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial..
Que el titular o posesdor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida, se tiena que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes, 2.6.
El Tribunal, en anteriores interprataciones prejudiciales, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: «( ) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma da tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efacto, y sin perjuicio del limite que deriva 10 0) Su 2.8.
IN al 2.10. 2.11. Proceso 125-1P-2020 de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.»?8 En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad scbra la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el Artículo 262 de la Decisión 486.
Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o en virtud del incumpiimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.
Al tenor de los Artículos 284 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el sacreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, asi como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse d2 sarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.
Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el Artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aqueha que sea del dominio público. La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como paris del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.
Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secrato empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación d> reserva resultante da una relación contractual. Adquisición dol secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal Del proceso arbitral interno sa desprende que el conflicto se deriva de la Ver Interpretación Prejudicial N* 104-1P-2003 de fecha 12 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1689 del 20 de enero de 2009, 11 (90 ad a 3.4 3.5.
Proceso 125-1P-2020 presunta violación de un secreto empresarial por parte de Artegelato Ecuador S.A. en perjuicio de las demandantes, en virtud del incumplimiento del «Convenio de confidencialidad, no divulgación, no circunvención y otros» suscrito con las demandantes, por lo cual, es pertinente analizar este supuesto. Al respecto, el Articulo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio.
Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial. Los literales a) y b) del Artículo 282 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señalan: «a) explotar, sin autorización de su poseedor legitimo, un secreto empreserial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secrato empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obiener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor, (.J> Los mencionados actos sa pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.
Literal a) del Arúculo 262 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina La configuración de la competencia desleal en el Litera! a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el varbo explotar de la siguiente manera: «explotar: 1. tr.
Extraer da las minas la riqueza que contienen. 2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. 3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona».'? Entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, se pueden presentar los siguientes supuestos para la configuración de un acto de competencia desleal: isponible en: httos://dle.rae.es/?id=HKOxVB11NX34<70 (Consulta: 27 de octubre de 2020). 0) e] 8. ca 3.11.
Proceso 125-1P-2020 a. Que la explotación se dé sin el consentimiento dal titular. b. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral. Ahora bien, queda claro que para que se configure un acto de competencia desleal, la explotación de un secreio empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estariamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial.
A su vez, es necesario para que se configure un supuesto de competencia desleal que quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relación laboral o contractual, existente o que hubiesa existido, entre el poseador legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto empresarial.
En el segundo supuesto y en un caso concra:a, el secreto empresarial deba haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde s2 sañale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico. Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 435 da la Comisión de la Comunidad Andina.La configuración de la competencia desleal en el Literal b) del Artículo 252 de la Decisión 486, puede presentarse en los casos de cornunicación y divulgación de un secreto empresarial.
Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera: «comunicar: |. tr. Hacer a una persona participe de lo que se tiene. 2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. 3. tr. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. U. t. c. prnl. ( Ja? «divulgar: 1. tr.
Publicar, extendor, poner al alcance del público algo. U. tc. prnl»? La norma comunitaria, distingue tres situaciones: a. Inexistancia de autorización por parte del legítimo poseedor. Disponidie en: hitos //die rae,es/?id=A5G24NP (Consulta: 27 da octubre de 2020). Disconibla an: hitos //dle rae.es/?%id=E109Jay (Consulta: 27 de octubre da 2020) 13 3.12.
C) e cy 3.15. 3.16. Proceso 125-1P-2020 b. Ánimo de obtener utilidad en provacho propio o de un tercero, y, c. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial. Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentariíamos a un acto de comunicación y divulgación de un secrato empresarial.
Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo consistents en el ánimo de obtener un provecho ya sea propio o ya en beneficio de un tercero, de la persona que comunique y divuigue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro, cuyo provecho no sólo se traduca en un enriquecimiento, sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier indole, ya sea, por ejemplo informativo, estratégico, etc.
Finalmente, la norma establece que debe existir un deseo de causar perjuicio al poseedor da un secreio empresarial. ! Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del Artículo 2682 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales hones:os, talas como: el espionaje industrial, el incurnplimiento de un centrato u oira obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos acios, entre otros.
Adquisición del secreto empresaria! como medio para la comisión de actos de competencia desleal?? En el proceso arbitral interno, Sodaleh£/Helados S.A. y G.E.l. Grupo Essenziero ltaliano S.P.A. alegaron que Artegelato Ecuador S.A. habria incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empressriales. En atención a lo anterior, este Tribunal abordará el presante tema.
Al respecto, el Artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secrato por parte de terceros y de manera contraña a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respacto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales Ver Interpretación Prejudicial N” 123-1P-2019 de facha 12 de enero de 2011, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1930 del 3 de marzo de 2011. 14 Proceso 125-1P-2020 honestos. 3.17.El último inciso de dicho artículo señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incurnplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un daber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros. [9] > (3).En el presente caso, el Consultante deberá determinar si Artegelato Ecuador S.A. incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en contra de SodalehéHelados S.A. y G.E.!.
Grupo Essenziero Italiano S.P.A. En los tárminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consuiltante al resolver el proceso arbitral interno M* 017-119, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en a] Artículo 35 del Tratado de Creación del Trinunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abri! de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y rlugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-3-TJCA-2020, sk Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquase al Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su 15